Octrooirecht - Droit des brevets  

Cour de Cassation 18 octobre 2013, C.11.0719.F (Meura et Boccard contre Berewtec et Anheuser Busch Inbev)
La Cour rejette le pourvoi. Brevet. License. Het Hof weigert de voorzieningen. Sur le premier moyen: L'arret considere que « l'objet du contrat n'est pas limite à l'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpement et l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevets luxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutes les applications possibles de cette invention ».

Ni par cette consideration ni par aucune autre, l'arret ne decide que la licence accordee par les defenderesses à la premiere demanderesse a pour objet un savoir-faire.

Citations:

1. L'arret constate que la convention du 5 juin 1986 « prevoit unepremiere phase, de communication par P. et SBF d'informations et deconstruction par [la premiere demanderesse] et d'experimentation d'unpremier filtre industriel, phase au terme de laquelle [cette derniere]disposait d'une faculte de se desister, et une seconde phase, defabrication et d'exploitation dudit filtre » et que, « dans le cadre decette seconde phase, l'article 6 de la convention prevoit, sous le titre`licence de brevet', que [la premiere demanderesse] rec,oit de P. une`licence exclusive de fabrication et d'exploitation pour toutes lesapplications possibles des brevets [luxembourgeois] (et de leurs eventuelsbrevets complementaires) en matiere de boissons fermentees ou autresmatieres à filtrer, que la licence s'etend à toutes les applications del'invention decrites dans les brevets qui font l'objet de la presenteconvention et à celles qui s'y rattachent implicitement' ».
Il constate par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 de la convention, lapremiere demanderesse paiera à P., pour cette licence de brevet, uneredevance exprimee en pourcentage du chiffre d'affaires realise par lavente des filtres fabriques sous licence ou des elements de ceux-ci.

Sur le second moyen:
Quant aux troisieme et septieme branches :
Apres avoir decide que « l'objet du contrat n'est pas limite àl'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpementet l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevetsluxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutesles applications possibles de cette invention », l'arret considere queles demanderesses « soutiennent vainement que l'idee technique àl'origine de cette invention etait dans le domaine public et que lesbrevets luxembourgeois seraient sans valeur ; que, si le procede àl'origine de l'invention avait certes donne lieu à des brevets anterieurs(hongrois, britannique), il n'en reste pas moins que ce procede n'avaitete ni conc,u pour ni applique au filtrage du mout de biere et autresboissons fermentees et que force est de constater que [la premieredemanderesse], specialiste seculaire en la matiere, n'avait jamaisauparavant pense recourir à cette technique ; que, par ailleurs, lesbrevets luxembourgeois n'ont jamais ete contestes, ni annules et que, memes'il existe quelques differences par rapport aux brevets luxembourgeois,il n'en reste pas moins que le recours à cette technique pour ce typed'application a donne lieu non seulement au brevet 555 mais egalement àd'autres brevets (espagnol, japonais, americain) ».
L'arret repond ainsi aux conclusions de la seconde demanderesse quifaisait valoir, pour demontrer l'existence d'une restriction interdite deconcurrence, que la technologie faisant l'objet du contrat etait enrealite libre et exploitable par quiconque.
Par ailleurs, l'arret considere que le brevet 929 « revendique d'ailleursune entree dans un plan faisant un angle a de 30DEG maximum avec le plande la membrane au repos, ce qui est clairement une amelioration de larevendication nDEG 10 du brevet initial ». Il repond ainsi auxconclusions de la seconde demanderesse qui invoquait l'absence de liend'amelioration entre les deux brevets en cause.

(...) L'accord entre le donneur de licence exclusive de brevet et le preneur delicence, qui contient, d'une part, l'obligation pour le preneur de cederau donneur de licence une partie des droits existant sur une ameliorationdu brevet initial indissociable de celui-ci, que le preneur aura apportee,et, d'autre part, l'obligation pour le preneur de payer des redevancespour l'exploitation de l'amelioration brevetee au nom des deux, neconstitue manifestement pas un accord qui a pour objet d'empecher, derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marcheinterieur ou le marche belge, au sens des dispositions precitees.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 14 oktober 2013, zaak C-539/13 (Sigma Pharmaceuticals PLC. tegen Merck Canada Inc en Merck Sharp & Dohme Ltd) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk.
Octrooirecht. ABC. Geneesmiddelen. Merck verwijt Sigma inbreuk te maken op haar octrooirechten door parallelimport in het Verenigd Koninkrijk vanuit Polen van een geneesmiddel van Merck, genaamd „Singulair” (generieke naam: „montelukast”, een geneesmiddel voor de behandeling van astma). Het octrooi voor dit geneesmiddel is in oktober 2011 verstreken, maar er is een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) geldig tot februari 2013. Sigma betwist niet dat dit ABC door Merck kon worden ingeroepen op basis van het ‘specifieke mechanisme’, een bijzondere bepaling in de Toetredingsakte van onder meer Polen (2004) op grond waarvan mag worden afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

 

Volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk hebben octrooihouders het recht om zich te verzetten tegen inbreuken op hun octrooirechten. Na de toetreding van de NLS in 2004 heeft de firma die in het Verenigd Koninkrijk de exclusieve rechten op het octrooi had verkregen (Merck Sharpe & Dohm, MSD) als interne beleidslijn aangenomen zich te verzetten tegen parallelimporten vanuit onder meer Polen. Het kantoor ontving zo in 2009 170 kennisgevingen van (voorgenomen) parallelimport, waaronder van Pharma, een met verweerster verbonden onderneming. Pharma meldde zich per brief bij MSD met het verzoek mede te delen of MSD zich zou verzetten tegen de door Pharma voorgenomen vergunningaanvraag, maar MSD heeft die brief, door een administratieve vergissing, nooit beantwoord, terwijl praktijk was dat zij dergelijke brieven beantwoordde met de mededeling dat zij in verzet zou komen. Latere brieven van Pharma over voorgenomen ompakking van de producten werden evenmin beantwoord, maar tegen die praktijk verzet MSD zich niet.

In december 2010 start MSD een procedure tegen Pharma nadat zij de naam Pharma XL als houder van de product licence (parallel-import) (= PL(PI)) had aangetroffen op verpakkingen van het medicijn in het Verenigd Koninkrijk. Zij eist schadevergoeding en vernietiging van de onverkochte voorraad.

Het aanvraagformulier voor een PL(PI) bevat (overeenkomstig de vereisten van het ‘specifieke mechanisme’) de verplichting voor de aanvrager om in het geval van een voorgenomen parallelimport vanuit een van de NLS te verklaren dat het ‘specifieke mechanisme’ niet van toepassing is op het betrokken product, dan wel aan te tonen dat de houder van de relevante rechten een maand van tevoren in kennis is gesteld van de voorgenomen invoer. De in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijke instantie ‘Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA verleent de PL(PI) ongeacht of het mechanisme van toepassing is en verleent dit ook bij verzet van de octrooihouder.

Het Patents County Court waar de zaak is aangebracht stelt verzoekster in het gelijk. Sigma gaat daartegen in beroep.

 

Prejudiciële vragen:

Toepassingsvoorwaarden voor het specifieke mechanisme
1. Kan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, zich enkel op zijn rechten krachtens de eerste alinea van het specifieke mechanisme beroepen indien hij vooraf zijn voornemen in die zin kenbaar heeft gemaakt?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
(a) Hoe moet dat voornemen kenbaar worden gemaakt?
(b) Kan de houder, of zijn begunstigde, zich nog op zijn rechten beroepen ten aanzien van de farmaceutische producten die in een lidstaat zijn ingevoerd of in de handel gebracht vóór de verklaring van zijn voornemen om die rechten in te roepen?

De kennisgever
3. Wie moet de in de tweede alinea van het specifieke (omissis) mechanisme bedoelde voorafgaande kennisgeving aan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, doen? In het bijzonder:
(a) Moet de voorafgaande kennisgeving worden gedaan door degene die voornemens is het farmaceutische product in te voeren of in de handel te brengen?

of
(b) Is, indien een wettelijke toelating wordt aangevraagd door iemand anders dan de toekomstige importeur (wat op basis van de nationale regelgeving mogelijk is), de voorafgaande kennisgeving door de aanvrager van de wettelijke toelating geldig, wanneer hij niet voornemens is het farmaceutische product zelf in te voeren of in de handel te brengen maar de voorgenomen invoer en het in de handel brengen zullen plaatsvinden op basis van de wettelijke toelating die aan de aanvrager is verleend? En
(i) Maakt het daarbij verschil of in de voorafgaande kennisgeving de persoon wordt vermeld die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen?
(ii) Maakt het daarbij verschil of de voorafgaande kennisgeving is verzonden en de wettelijke toelating is aangevraagd door een rechtspersoon in een groep van ondernemingen die een economische eenheid vormen, en de producten worden ingevoerd of in de handel gebracht door een andere rechtspersoon van die groep, op basis van een vergunning van de eerste rechtspersoon, terwijl de voorafgaande kennisgeving de rechtspersoon die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen niet vermeldt?

Geadresseerde van de kennisgeving
4. Aan wie moet de in de tweede alinea van het specifieke mechanisme bedoelde kennisgeving worden gericht? In het bijzonder:
(a) Wordt onder begunstigde van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat enkele diegene begrepen die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om dat octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden?

of
(b) Volstaat het, wanneer een groep ondernemingen een economische eenheid vormt die bestaat uit een aantal rechtspersonen, om de kennisgeving te richten aan de rechtspersoon die in de lidstaat van invoer de operationele dochteronderneming en houder van de vergunning voor het in de handel brengen is, in plaats van aan de entiteit in de groep die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden, op grond dat een dergelijke rechtspersoon kan worden gekwalificeerd als begunstigde van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, of dat mag worden aangenomen dat een dergelijke kennisgeving normaliter wordt bezorgd aan de personen die beslissen namens de houder van het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat?
(c) Indien vraag 4 (b) bevestigend wordt beantwoord, wordt een kennisgeving die voor het overige conform de voorschriften is, niet conform wanneer zij is gericht aan de „Manager, Regulatory Affairs” van een onderneming die in de groep niet de entiteit is die naar nationaal recht het recht heeft een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat te doen gelden, maar de operationele dochteronderneming of houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van invoer en die afdeling „Regulatory Affairs” in de praktijk regelmatig kennisgevingen van parallelimporteurs betreffende het specifieke mechanisme en andere zaken ontvangt?

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-484/12 (Georgetown University) - dossier
Zie eerder: IEF 11908 en IEF 11581. Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s-Gravenhage. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van ABC-geneesmiddelenverordening. Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Basisoctrooi dat meerdere producten beschermt. Al dan geen recht op certificaat voor ieder product.

Conclusie A-G:
„1) Afstand van het aanvullende beschermingscertificaat wordt beheerst door artikel 14, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en niet door nationaal recht. Aangezien afstand enkel voor de toekomst werkt, kan bovendien niet achteraf ervan worden uitgegaan dat door die afstand voor het betrokken product nooit een certificaat in de zin van artikel 3, sub c, van die verordening is afgegeven.

2) In de situatie waarin een aanvrager meerdere aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten heeft ingediend voor verschillende, maar door eenzelfde octrooi beschermde producten, is het aan hem te beslissen welke van die aanvragen voorrang heeft. Bij gebreke van die keuze is het aan de nationale autoriteiten om daar de eventuele gevolgen naar nationaal recht aan te verbinden.”

Gestelde vragen:

Vraag 1 Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?

Vraag 2 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

Vraag 3 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 4 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 5 Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

Commissie juridische zaken, Commissievergadering - 4 en 5 november 2013. Afgelopen maandag en dinsdag zijn er diverse besprekingen geweest, waaronder over thuiskopiëren, oneerlijke handelspraktijken, auteursrechtelijke beperkingen voor visueel beperkten, het gemeenschapsmerk en de Unitary Patent Package.

Maandag 4 november 2013
punt 4.0 (JURI/7/12936) Private Copying Levies van 15:14:20 tot 15:33:30.
punt 7.0 (JURI/7/12941) The implementation of the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC van 15:33:30 tot 15:39:55.

Dinsdag 5 november
punt 10.0 Exchange of views with the Commission on the next steps on the Treaty on copyright limitations and exceptions for visually impaired persons and persons with print disabilities with a view to its conclusion van 09:14:20 tot 09:47:10.
punt 19.0 (JURI/7/13679) Laws of the Member States relating to trade marks (Recast) van 09:47:10 tot 10:14:19.
punt 24.0 Public Hearing Implementation of the unitary patent package: state of play van 15:38:00 tot 16:46:30.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 15 oktober 2013 AR/13/0084 (Friesland Brands BV tegen Incopack NV)
Uitspraak ingezonden door Michael D’Aubrey, AdLex Advocaten cvba. Mede ingezonden door Johan Brants en Ellen Crabbe, BrantsandPatents en Tanguy de Haan en Philippe Péters, NautaDutilh.
Friesland was houder van twee gemeenschapsmodellen met betrekking tot een innovatieve spuitmond. In 2010 stelde Friesland een stakingsgprocedure in bij de rechtbank van Koophandel te Brussel. De rechtbank verklaarde de modellen nietig, deze hadden een gebrek aan nieuwheid en individueel karakter. Ook ging het om uitsluitend een technische functie. Friesland heeft nu twee Europese octrooien (EP339 en EP655) gebaseerd op een basisoctrooi en vordert onder andere dat Incopack staakt inbreuk te maken op haar octrooien met daarmee overeenstemmende slagroompuitbussen. Incopack stelt in haar tegeneis dat de octrooien nietig zijn. De rechtbank beoordeelt eerst deze vordering en wijst deze toe. De uitvindingen hebben wel een technisch effect en ze hebben ook geen toegevoegde materie ten opzichte van het basisoctrooi.  Incopack toont aan dat alle kenmerken als weergegeven in octrooi EP339 zijn terug te vinden in de technische voorstelling van de spuitmond V05.499 als weergegeven catalogus van COSTER van mei 1990, maar het gebrek aan nieuwheid slaagt niet. Toch verklaart de rechtbank de octrooien nietig, er is geen sprake van uitvinderswerkzaamheid. De vakman maakt al gebruik van een dergelijke spuitmond bij confrontatie met het op te lossen problemen. Hij behoorde al tot de stand van techniek.

Beoordeling
V.B.1 (...) Zowel EP’339 als EP’655 beschrijven wat het beoogde technische effect ervan is. Het technisch effect dat door FRIESLAND wordt vooropgesteld is dubbel:

-  "verbeterd vormgeven van het voedselproduct zodat een gedoseerd uitgespoten voedse/product met een verbeterd scherp reliëf daarmee kan worden verkregen" (paragraaf 0009 EP’339 en paragraaf 0008 in EP'655)

-“compacte” spuitmonden die "grondig gereinigd kunnen worden met relatief gemak’ (paragraaf 0016 EP'399 en paragraaf 0014 EP’655)

De conclusies van beide octrooien maken duidelijk dat deze voordelen (zelfs als deze een subjectieve invulling vereisen) worden bereikt met behulp technische maatregelen. De bewijslast dat de vinding geen technisch karakter zou hebben in het licht van het inherent attribuut waarop gewezen wordt in de octrooiaanvraag, dient gedragen te worden door INCOPACK. Zij dient m.a.w. het bewijs te leveren dat de technische effecten niet (inherent) aanwezig zijn en/of dat deze technische effecten niet worden bereikt via technische middelen.

Er wordt geoordeeld dat INCOPACK hierin niet slaagt  (...)

V.B.2 (...)Noch EP’339 noch EP'655 bevatten toegevoegde materie t.o.v. W0’33005.(...)

V.B.3.b. (...) INCOPACK slaagt in haar bewijslast en toont voldoende naar recht aan dat alle kenmerken als weergegeven in EP’339 terug te vinden zijn in de (technische) voorstelling van de spuitmond VO5.499 als weergegeven cataloog van COSTER van mei 1990 (en bij uitbreiding de spuitmond zelf zoals deze kon besteld worden minstens vanaf mei 1990). (...)Het verweer tot nietigverklaring van EP'339 op grond van gebrek aan nieuwheid na toevoeging van kenmerk (j) op basis van de COSTER-spuitmond (V05.499) slaagt niet. Dit kenmerk is niet terug te vinden in de spuitmond van COSTER (V05‚499). (...)

V.B.4.b. (...)
Vraag 4: Wat is dan het objectief technisch probleem onderliggend aan de opgeëiste uitvinding?

Het objectief technisch probleem betreft het voorzien van een aerosolcontainer met een compacte spuitmond die de slagroom (door FRIESLAND ruimer aangegeven als "het voedselproduct“) bij het afgeven ervan een betere, met verbeterd scherp reliëf. vormgeving geeft en die (in haar compactheid) gemakkelijker te reinigen is (en hygiënischer is).

Vraag 5: Zou een vakman dit probleem oplossen op de wijze aangegeven, op grond van het geheel van de stand van de techniek, zonder op enig ogenblik gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid?

Vraag 5.1. Geeft de stand van de techniek (met inbegrip van de meest nabije stand van de techniek) een wijze aan om het objectief technisch probleem op te lossen?

In de stand van de techniek bestaan spuitmonden die de vooropgestelde technische effecten bereiken, waarbij wordt gewezen op de inherente voordelen van tulpvormige spuitmonden als gebruikt op sifon spuitbussen (...)

De (hierboven geïdentificeerde) vakman (team) zou om dit probleem op te lossen en uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, doch terugvallend eveneens op de algemene stand van de techniek, komen tot de opgeëiste uitvinding zonder gebruik te maken van uitvinderswerkzaamheid.

Er bestaan voldoende aanwijzingen in de stand van de techniek die de vakman (het team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe gebracht zouden hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen.(...)

Besluit
Aangezien de vakman (geïdentificeerd team), geconfronteerd met het objectief technisch probleem, de tulpvormige (verbrede) spuitmond als gebruikt op sifoncontainers (stand van de techniek) zou combineren met de aerosolcontainers met traditionele spuitmond (meest nabije stand van de techniek), wordt geoordeeld dat de opgeëiste uitvinding als weergegeven in EP'339 (minstens de eerste conclusie) niet voldoet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid en alsdusdanig nietig is.

 

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-210/12 (Sumitomo Chemical) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing van Bundespatentgericht, Duitsland.
ABC gewasbeschermingsmiddelen. Vergunning van kracht bij ABC-aanvraag. Uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, ABC-Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarden voor verkrijging van het aanvullend beschermingscertificaat. Mogelijkheid tot afgifte van dit certificaat op basis van een overeenkomstig artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG verleende vergunning voor het in de handel brengen. Werkzame stof clothianidine. Het Hof verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 [ABC-gewasbescherming] moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een noodvergunning voor het in de handel brengen is verleend op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005.

2) De artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, van verordening nr. 1610/96 moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat wordt ingediend vóór de datum waarop voor het gewasbeschermingsmiddel de bij artikel 3, lid 1, sub b, van deze verordening vastgestelde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen wordt afgegeven wanneer een van kracht zijnde vergunning op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG is verleend?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
Verlangt artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 dat de vergunning nog van kracht is op de datum van de aanvraag van het certificaat?
3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Moet artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 1610/96 aldus worden uitgelegd dat een aanvraag reeds vóór het begin van de in deze bepaling genoemde termijn kan worden ingediend?

W. Pors, B. Vandermeulen, Bird & Bird submission on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court, brief 30 september 2013.
Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court: On behalf of Bird & Bird LLP we hereby submit our comments on the Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court as published on the website on 31 May 2013. This submission was prepared by the International UPC Steering Group of Bird & Bird, which comprises patent litigators and patent attorneysin the various countries in which we practise. We have also been involved in the preparation of the submissions of AIPPI and EPLAW and have taken these submissions into account. We have further also taken the epi submission into account. This submission represents our independent professional view of the Rules of Procedure and is made to support the further improvement of the envisaged system.

We have taken the UPC Agreement as a given starting point that currently cannot be changed any more, which does not mean that we support all choices made in that Agreement. However, in some instances we cannot avoid suggesting some small amendments to the Agreement, but only where we think such amendments do not touch on political issues.

Lees de gehele bijdrage hier.

Technical Board of Appeal of the European Patent Office, 11 July 2013, ECLI:EP:BA:2013:T167007.20130711 (Nokia Siemens Networks - Method for planning a shopping trip using a mobile device)
Met samenvatting van John Allen, NautaDutilh.
In the continuing search for clarification of the patentability and inventive step criteria for computer implemented inventions, a Technical Board of Appeal of the EPO has used surprisingly clear wording to stop computer implemented inventions from expanding into the realm of functional, business method type claims. It has become more or less standard for applicants to argue that because of an "interaction" between basic technical features (such as processors, memories and displays) with "non-technical" features (e.g. certain specific data), the claim as a whole could constitute a patentable invention. It is exactly the nature of this "interaction" that is discussed in the recent decision T-1670/07. The EPO now warns that a lot of these arguments are considered "fallacies".

Shopping, anyone?
The case concerned the refusal of the grant of European Patent Application EP 1 216 450 ("EP 450") as applied for by Nokia. Nokia's application relates to a method and system of shopping with a mobile device to purchase goods and/or services. In short, the users would enter some of the items he (or she) would be looking for on his shopping spree, and a server in connection with the mobile device would identify the best shops to go or plan the shortest possible round trip. A great idea for those who regard shopping as a necessary evil, but a patentable invention?On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention?

On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention.

Technical effects: sold out?
In the earlier stage of the prosecution the examining division had described the object of the "invention" as "providing a technical means to optimise an itinerary" (shopping trip). It was deemed to lack an inventive step.

On appeal the Technical Board went some steps further and held that providing the user with a choice of an order of visiting shops and (thus) making the itinerary a function of the user profile, did not involve any technical effect at all. The Board rejected Nokia's argument that non-technical features "interacted" with technical features such as to provide an overall technical effect.

Citing older case law, the Board considered that what was required as the result of such an interaction, would be a "real" technical effect. For example, where software interacted with an X-ray apparatus and the result was a longer lifespan of an X-ray tube, there is a clear technical effect. If on the other hand the interaction results only in the display of different information on a screen, there is no technical effect.

The Board's view on "software patenting fallacies"
Discussing the "interaction" arguments raised by Nokia, the Board described these as different typical "fallacy" arguments. Relying on the interaction between the technical features (e.g. the server) and the non-technical features was described as the "technical leakage fallacy", i.e. the intrinsic technical nature of the implementation "leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem". Secondly, the fact that a user of the alleged invention was presented with a "possible choice" as to his shopping trip was described as the "broken technical chain fallacy": a technical effect might result from a user's reaction to information, but this also shows that a technical process is "broken by the intervention of the user" and any technical effect becomes dependant on the "mental activities of the user".

More generally the Board held that where the provision or generation of data is a key feature of the invention, a technical effect may arise from "either the provision of data about a technical process" (such as status information on the operation of a machine or device) or from "the provision of data that is applied directly in a technical process". Neither applied in this case.

So what's the problem?
Turning back to the technical problem, the Board held that describing the problem underlying the alleged invention as " providing a technique which has greater flexibility and can provide results tailored to the user's preferences is not a technical problem and is too general. The Board added that even where the claimed subject matter was different from the prior art and no clear reason could be found for modifying the prior art, this does not mean that there is an inventive step. This reasoning - according to the Board a "non-technical prejudice fallacy" - disregards that it is not so much why, but rather how the prior art was modified. If conventional technical features are used and these perform their tasks in an obvious way, there is no technical reason why the skilled person would refrain from making changes to the prior art. To summarize, the skilled person is basically, in a technical sense doing the same thing: in this case he is planning a shopping trip where two or more items could be bought from multiple vendors, as opposed to the solution in the prior art: identifying just one vendor who has all the items available. The Board held that there was no technical reason why a skilled person would not make this particular modification.

Analysis
The Board did not depart from its "technical contribution" doctrine where even trivial technical claim features would be sufficient to escape the patentable subject matter exclusions ("software as such" and "presentation of information as such".

However, the Board appears to be raising the bar in certain respects, particularly by specifying the nature of the "interaction" that is required between technical and non-technical claim features. Applicants and litigants should take notice of the "red flags" that the Board raises for computer implemented inventions. Particularly, certain types claims may particularly be regarded as "suspect":

 

• claims that essentially deal with standard human behavioural concepts such as going to the bank or going shopping;
• claims that provide for a technical effect or outcome, depending on the reaction of the user;
• claims said to provide for abstract solutions such as "greater flexibility", "customization"," individualization" etc.; and
• claims using functional langue in combination with trivial/well known technical features (such as standard hardware), especially where the patent does not specify how (i.e. in which technical way) the conventional hardware is to be modified.

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939

P. van Gemert en W. Pors, The effect of an opt out under Article 83 of the agreement on a Unified Patent Court on Jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions
Een bijdrage van Peter van Gemert en Wouter Pors, Bird & Bird.

1. The Unified Patent Court and the issue of Article 83
Since the Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (Unitary Patent Regulation) and the Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation ar-rangements (Regulation on Translation Arrangements) have been adopted in December 2012 and following that the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) was signed on 19 February 2013, the creation of a Unitary Patent and of a Unified Patent Court to enforce it seem to be making steady progress towards implementation, which is expected early 2015. As of then, Unitary Patents, with effect in all Member States partici-pating in the enhanced cooperation can be obtained and the first action can then be launched in the Unified Patent Court.

It is clear that the Unified Patent Court will have exclusive jurisdiction for the infringe-ment and validity of Unitary Patents right from the start, without any exception. In addi-tion to that, the Court is also intended to have exclusive jurisdiction for traditional Euro-pean patents, which will remain a permanent alternative for the Unitary Patent. Howev-er, giving unconditional exclusive jurisdiction for those patents to a court that does not exist yet and that will apply rules that are not yet completely known was one step too far. Therefore, the UPC Agreement contains a transitional regime which will initially apply for a period of at least 7 years, but may even be prolonged.

(...)

2. The effect of an opt out on actions on the merits

Basically there are two possible interpretations. First, the phrase “opt out from the exclu-sive competence” may simply have been worded that way because Article 32 contains the phrase that “the Court shall have exclusive competence in respect of” and may thus have been intended as a simple reference to the competence of the Court in general, which happens to include the word “exclusive” in Article 32. This interpretation would indeed mean that an opt out for a given traditional European patent fully blocks out the Unified Patent Court’s competence with regard to that patent.

3. Preliminary injunctions

(...)

The issue gets even more complicated in case of a preliminary injunction. Article 24(1)a UPCA provides that Union law takes priority over the UPC Agreement and Article 31 UP-CA provides that jurisdiction shall be established in accordance with the Brussels I Regu-lation. Also, in view of the light of Article 5 Unitary Patent Regulation and its history, it is quite clear that both the European Union and the contracting Member States of the en-hanced cooperation agreed that Union law should have priority. Now, Article 35 of the Brussels I Regulation (recast) provides that “application may be made to the courts of a Member State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that Member State, even if the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter”. Under Consideration 11 of the Brussels I Regulation (recast) and certainly under the proposed Brussels I Amendment it is clear the Unified Patent Court is a court as meant in Article 35.