Merkenrecht - Droit des marques  

Hof Amsterdam 23 mei 2017, IEF 16823; IEFbe 2191 (Ravensburger tegen Jaludo) Merkenrecht. Ravensburger is houdster van het Benelux-woordmerk 'MEMORY'. Jaludo heeft online spellen met een woordcombinatie met memory. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, omdat het publiek begrijpt dat met het woord memory wordt gedoeld op de inhoud van het spel, niet op het merk. Het hof acht het woordmerk 'MEMORY' onderscheidend en rechtsgeldig. Het feit dat het bij het spelen van een spel aankomt op gebruik van het geheugen, maakt het woord 'memory' niet zuiver beschrijvend. De onderscheidende kracht van het woordmerk is door het wijdverbreide gebruik van het merk door Ravensburger in de Benelux aanzienlijk toegenomen. Ravensburger heeft actief opgetreden tegen derden die het teken 'memory' gebruiken, waardoor het merk niet tot soortnaam is verworden. Gebruik van 'memory' in verband met spellen kan door het relevante publiek als herkomstaanduiding worden opgevat, waardoor de suggestie kan ontstaan van een verband tussen merkhouder Ravensburger en de desbetreffende spellen. Ook het gebruik van het woord 'memory' in beschrijvende zin ("een leuke Memory-variant" en "net als in Memory") moet als inbreuk worden aangemerkt. Het hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van het merk/teken MEMORY op last van een dwangsom.

We hebben in een aantal recente beslissingen kunnen vaststellen dat de stakingsrechter te Brussel herhaaldelijk voorlopige inbreukverboden uitspreekt op grond van artikel 19, lid 3 Ger.W., in afwachting van een beslissing ten gronde (zie onder meer Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2180; IEF 16804 (Fatboy the Original tegen Makro en Belgocamp) en Rechtbank van Koophandel Brussel 14 september 2016, IEFbe 1971 (BBraun Becton Dickinson)). Dit maakt het de IE-rechtenhouder wel heel gemakkelijk die op die manier een (weliswaar voorlopig maar even reëel) stakingsbevel bekomt op straffe van dwangsommen, op basis van een laagdrempelige prima facie beoordeling en zonder vereiste van urgentie. De stakingsrechter van zijn kant bespaart zich - minstens voorlopig - een diepgaande beoordeling ten gronde.

Gerecht EU 3 mei 2017, IEF 16820; IEFbe 2188; zaak T‑681/15 (Environmental Manufacturing/EUIPO - Wolf) Verwateringsgevaar. Gevaar voor free-riding. Voor het vergelijken van de tekens moet naast de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten gekeken worden naar de totaalindruk. Visueel zijn de tekens redelijk gelijk, auditief is er geen vergelijking mogelijk en begripsmatig zijn ze ook redelijk gelijk.  Verder is er sprake van een kans op verwarringsgevaar. In voorgaande beschikkingen zijn alleen de litigieuze tekens onderzocht in het licht van artikel 8 lid 5. Het verwarringsgevaar ex artikel 8 lid 1 sub b is niet onderzocht en er zal niet verder op in worden gegaan. In voorgaande beschikkingen [IEF 14639, IEF 13223 en IEF 11342] werd alleen het probleem van verwatering en free-riding aangehaald. In die context is er geen onderzoek nodig naar het verwarringsgevaar, aangezien het bestaan van een gelijkenis tussen de betrokken tekens voldoende is. Het verzoek tot schending wordt daarom ongegrond worden verklaard. Het beroep wordt in zijn geheel afgewezen.

Conclusie AG HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; IEFbe 2182; ECLI:EU:C:2017:394 ; C‑56/16 P (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) Geografische aanduidingen. Woordmerk ‚Port Charlotte’. Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht. BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port. Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en wijst de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring af. Gerecht EU wijst het beroep van IVDP gedeeltelijk toe; de hogere voorziening geeft blijk van een onjuiste opvatting dat, a) volgens EUIPO, BOB's bescherming ook door nationaal recht wordt geregeld en, b) volgens IVDP, bevestiging dat het merk PORT CHARLOTTE verenigbaar is met BOB Porto/Port. Conclusie AG: vernietig de beslissingen.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 3 mei 2017 (Fatboy tegen Blokker), 9 mei (tegen Leen Bakker) en 18 mei 2017 (tegen Makro), IEF 16803. Merkenrecht. Modellenrecht. Grijsmaking volgens 1019b-d en 1019e Rv. Gestelde inbreuk op merken- en modellenrechten op de LAMZAC THE ORIGINAL door de verkoop van de 'opblaasbare lounger'. Voorzieningenrechter beveelt staking binnen 4 uur na betekening voor aanbieden via Blokker.nl als in de winkelfilialen en verwijdering van afbeelding van de website en in de folder. Op last van een dwangsom van €25 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000. Leen Bakker blijkt een zustervennootschap van Blokker te zijn, het is Fatboy niet bekend of Blokker de voorraden heeft doorgespeeld aan Leen Bakker. Staking binnen 24 uur door Leen Bakker, en 12 uur door Makro met dwangsom van €250 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000.

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 27 april 2017, IEF 16797; IEFbe 2175 (MSD tegen PI Pharma) BMS (Bristol-Myers Squibb)-voorwaarden [C-427/93, C-429/93 en C-436/93] Ompakken geneesmiddelen. Merkenrecht. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevestigt in de eerste plaats de schending van de derde BMS-voorwaarde. De voorzitter past daarbij het arrest van het Hof van Justitie inzake Orifarm (C-400/09) toe en bevestigt dat ofwel de daadwerkelijke ompakker/heretiketteerder moeten worden vermeld, ofwel de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Het volstaat niet dat één van deze entiteiten louter wordt vermeld (bijvoorbeeld voorafgegaan door “ingevoerd door”); er dient wel degelijk ook vermelding te worden gemaakt van “omgepakt door”. Ook een bevestiging vanwege het FAGG dat de term “omgepakt door” mag worden weggelaten, vormt geen rechtvaardiging om één van de BMS-voorwaarden te negeren.

Gerecht EU 16 mei 2017, IEF 16795;  IEFbe 2174; ECLI:EU:T:2017:335 (Airhole Facemasks tegen EUIPO) Uniebeeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT. Nietigheidsprocedure. Kwade trouw. Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Wijzigingsbevoegdheid. De nietigheidsafdeling heeft het betwiste merk in zijn geheel nietig verklaard en sindustrysurf verwezen in de kosten. In het bijzonder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat sindustrysurf bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw was. Sindustrysurf beschikte niet over een legitieme reden om het betwiste merk op haar eigen naam aan te vrage. De kamer van beroep heeft ten onrechte heeft besloten dat zij niet te kwader trouw was. De beslissing wordt vernietigd en het beroep van sindustrysurf wordt verworpen.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16785; IEFbe 2171; C-148/17 (Peek & Cloppenburg) Merkenrecht. Het Duitse BGH vraagt uitleg van artikel 14 Vo 2008/95/EC en 34 lid 2 Uniemerkenrichtlijn. Verzoekster Peek en Cloppenburg Hamburg en verweerster Peek en Cloppenburg Düsseldorf zijn ondernemingen in de kledingsector. Zij zijn juridisch en economisch onafhankelijk van elkaar. Verzoekster is houdster van het woord- en beeldmerk PuC met voorrang uit het jaar 1953 voor kleding en verweerster voor woordmerk PUC uit 1978 en 1982 ook voor kleding. Verzoekster vraagt verweerster op 18-11-2004 om vrijwillige doorhaling van haar DUI woordmerken PUC wegens verval en als daar geen gehoor aan wordt gegeven start zij 11-02-2005 een procedure tot doorhaling, een zaak die in juli 2005 in der minne wordt geschikt: de twee woordmerken worden na afstand door verweerster doorgehaald. Verweerster beschikt ook over een op 06-04-2001 ingeschreven Uniewoordmerk PUC voor kleding. Dit merk roept voor het toepassingsgebied van DUI de anciënniteit van de twee doorgehaalde nationale merken van verweerster in. Verzoekster stapt op 12-03-2010 weer naar de rechter en vordert dat verweerster niet langer de anciënniteit van de doorgehaalde nationale merken kan inroepen. Zij stelt dat de nationale merken vóór doorhaling reeds vatbaar waren voor verval en dat de merken hadden kunnen worden doorgehaald op grond van verzoeksters oudere merkrechten. Zowel de lagere als de appelrechter stellen verzoekster in het gelijk. De zaak ligt nu voor in ‘Revision’ bij de verwijzende rechter. 

Voor de verwijzende DUI rechter (Bundesgerichtshof) hangt de beslissing af van nadere uitleg van artikel 14 van RL 2008/95 en artikel 34.2 van Vo. 207/2009. Volgens het DUI merkenrecht kan vervallenverklaring van een merk alleen worden vastgesteld indien de voorwaarden voor doorhaling reeds waren vervuld op het tijdstip waarop het merk werd doorgehaald wegens niet vernieuwen van de beschermingsperiode of na afstand. Maar de DUI wetgever heeft een tweede vereiste gesteld: het nationale merk moet reeds op het tijdstip van doorhaling in het register met succes door middel van een vordering tot doorhaling wegens onvoldoende gebruik zijn aangevochten. Derhalve vereist de vaststelling van de vervallenverklaring van een merk waarvoor een daaraan gelijk Uniemerk de anciënniteit inroept, een beoordeling van de voorwaarden voor vervallenverklaring op twee verschillende tijdstippen. Dienovereenkomstig worden aan het slagen van een vordering tot vaststelling van de vervallenverklaring van een doorgehaald nationaal merk waarvan de anciënniteit door een Uniemerk wordt ingeroepen, hogere eisen gesteld dan aan het slagen van een vordering tot doorhaling op grond van de DUI merkenwet. Hij vraagt zich echter af of deze regeling verenigbaar is met EU-recht. 

In tegenstelling tot het oordeel van de appelrechter is de verwijzende rechter van mening dat door het beëindigen van de doorhalingsprocedure zonder rechterlijke beslissing de blokkerende werking van de Merkenwet is geëindigd zodat in beginsel de nationale merken weer rechtsinstandhoudend hadden kunnen worden gebruikt. Maar of dat zo is is afhankelijk van de vraag welk rechtsgevolg het inroepen van de anciënniteit van het oudere nationale merk door het Uniemerk volgens artikel 34.2 van Vo. 207/2009 heeft. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Is het verenigbaar met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG dat de nietigheid of vervallenverklaring van een nationaal merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit van een Uniemerk en waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop van het merk afstand wordt gedaan of waarop het merk vervalt, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid of de vervallenverklaring wordt vastgesteld?

2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, heeft het inroepen van de anciënniteit overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 als rechtsgevolg dat het nationale merkrecht vervalt en niet meer rechtsinstandhoudend kan worden gebruikt, of blijft het nationale merk op grond van het Unierecht gehandhaafd, ook wanneer het niet meer in het register van de betrokken lidstaat is opgenomen, zodat het merk nog steeds rechtsinstandhoudend kan en moet worden gebruikt? 

Gerecht EU 3 mei 2017, ECLI:EU:T2017:295, IEF 16783; IEFbe 2169 (Enercon tegen EUIPO) Uniemerkenrecht. Teken dat bestaat uit overlappende kleuren groen voor windmolens wordt geweigerd voor inschrijving op absolute gronden vanwege ontberen van onderscheidend vermogen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, hebben kleur geen onderscheidend vermogen, maar kunnen dat wel krijgen als resultaat van het gebruik van de kleuren in relatie tot goederen of diensten uit de merkaanvraag. Deze 'blend of several shades of green' heeft geen onderscheidend vermogen (verkregen door gebruik).

HvJ EU 11 mei 2017, IEF 16782; IEFbe 2168; ECLI:EU:C:2017:360; C‑421/15 P (Pi-Design tegen Yoshida Metal Industry) Uniemerkenrecht. Inschrijving van tekens die een oppervlak met zwarte stippen weergeven. Hogere voorziening na Gerecht EU [RENV IEF 14953 en IEF 13616] waaruit volgt dat dit teken geen vormmerk is. In casu voert Yoshida louter aan dat de litigieuze tekens aanzienlijke decoratieve en onderscheidende bestanddelen bevatten. Zij legt echter ter onderbouwing geen gegevens of stukken over waaruit duidelijk blijkt dat het Gerecht de feiten en de bewijzen onjuist heeft opgevat waar het tot de slotsom komt dat het specifieke ontwerp van het geheel van zwarte punten een ontoereikend treffend sierkarakter vertoonde om als een wezenlijk niet-functioneel element van de litigieuze tekens te kunnen worden beschouwd. Hogere voorziening wordt afgewezen.