Merkenrecht - Droit des marques  

EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484, IEFbe 2888; (Van Haren tegen Louboutin) In navolging van de rechtbank Den Haag [IEF 18217] heeft het EUIPO de door Van Haren ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk voor de rode zool afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat:
(i)  de nieuwe nietigheidsgrond bepaald in artikel 7(1)(e)(iii) van de Uniemerkenverordening niet van toepassing is op merken gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe nietigheidsgrond;
(ii) de rode zool hoe dan ook niet onder deze nieuwe nietigheidsgrond valt, nu de rode zool geen wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Zie ook: IEF 17759; IEF 17487; IEF 17209; IEF 16890; IEF 15786; IEF 15746; IEF 14828; IEF 13716; IEF 12902 en IEF 12573.

HvJ EU 15 mei 2019, IEF 18472, IEFbe 2885; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO) In 2009 heeft VM Vermögens-Management bij EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009 voor woordteken 'Vermögensmanufaktur'. Interveniënte in eerste aanleg, DAT Vermögensmanagement, diende bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk in. VM voert zes middelen aan, waaronder schending van artikel 65, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, in samenhang met artikelen 17 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van artikel 36, eerste zin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hogere voorziening wordt in geheel afgewezen. Het argument van VM dat het gerecht blijk gaf van onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste, alleen omdat de uitdrukking Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

Gerecht EU 14 mei 2019, IEF 18456; IEFbe 2881; T-795/17; ECLI:EU:T:2019:329 (NEYMAR) Merkenrecht. Het Gerecht EU bevestigd dat de registratie van het woordmerk NEYMAR door een derde partij ongeldig is. De aanvrager geeft toe dat hij wist van het bestaan van Mr. Da Silva Santos Júnior, maar niet wist dat de Braziliaanse voetballer een 'rising star in football' was wiens talent internationaal bekend was. Hij claimt dat dit nog niet in Europa bekend was. Het EUIPO bewijst dat er veel over hem was gepubliceerd tussen 2009 en 2012 met name in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

HvJ EU 11 april 2019, IEF 18390, IEFbe 2863; ECLI:EU:C:2019:317 (ÖKO-Test Verlag tegen Dr. Rudolf Liebe Nachf) Merkenrecht.

1) Artikel 9, lid 1, onder a) en b), [UniemerkenVo] en artikel 5, lid 1, onder a) en b) [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

2) Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken.

Conclusie AG HvJ EU 28 maart 2019, IEF 18346; IEFbe 2857; ECLI:EU:C:2019:276; C-172/18 (AMS Neve) Bevoegdheid. Merkenrecht. Grondgebied waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Op een website afgebeelde advertenties en verkoopaanbiedingen. Conclusie AG:

Artikel 97, lid 5, van [Uniemerkverordening] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een onderneming, die gevestigd is en haar hoofdkantoor heeft in lidstaat A, aldaar stappen heeft ondernomen om te adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel handelaren als consumenten in lidstaat B, een rechtbank voor het Uniemerk van lidstaat B bevoegd is om uitspraak te doen over een vordering wegens inbreuk op het Uniemerk vanwege deze advertenties en verkoopaanbieding van deze producten op dit grondgebied.

Het is aan de verwijzende rechter om over dit punt een beslissing te nemen bij de toetsing van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat uit hoofde van artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

HvJ EU 27 maart 2019, IEF 18351; IEFbe 2859; C‑578/17; ECLI:EU:C:2019:261 (Hartwall) Kleurmerk of beeldmerk – Grafische voorstelling van een merk in de vorm van een afbeelding. Naar aanleiding van een tussenbeslissing van het nationale bureau voor de intellectuele eigendom heeft Hartwall toegelicht dat zij verzocht om inschrijving van het litigieuze merk als „kleurmerk” en niet als beeldmerk. HvJ EU:

1)      Artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de door de aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als „kleurmerk” of „beeldmerk” een van de relevante elementen vormt voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van deze richtlijn en of, in voorkomend geval, dit teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn, maar dat deze kwalificatie de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet ontheft van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, hetgeen betekent dat die autoriteit de inschrijving van een teken als merk niet kan weigeren op de loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten.

Rechtbank Gelderland 27 maart 2019, IEF 18345; IEFbe 2856; ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (Frito-Lay tegen Intersnack) Merkenrecht. Inbreuk. Frito-Lay is houder van het woordmerk TIJGERNOOTJES. Intersnack brengt Girafnootjes op de markt. Intersnack stelt dat TIJGERNOOTJES is verworden tot soortnaam, maar heeft dit onvoldoende onderbouwd. De nootjes zelf zijn een samengesteld merk (merk 2) dat zowel kleur- als vormelementen kent, maar hoeft niet te voldoen aan zowel de vereisten voor zuivere kleurmerken, als de vereisten voor zuivere vormmerken. Dit geldt niet voor alle samengestelde merken van Frito-Lay, uit een zwart-wit foto, zonder beschrijving valt niet af te leiden wat beschermd dient te worden. Het patroon van de noot is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Daarnaast is er geen sprake van een technisch effect o.i.d. nu het merk enkel het patroon op de nootjes betreft. Er is onvoldoende overeenstemming tussen de het woordmerk TIJGERNOOTJES en Girafnootjes. Het uiterlijk van de nootjes stemt wel voldoende overeen om van inbreuk te spreken. Het gebruik van een afbeelding van de open noot is geen inbreuk nu dit een informatief doel dient. Geen slaafse nabootsing, wel merkinbreuk op het patroon van de nootjes.

Prejudicieel gestelde vragen HvJ EU 28 november 2018, IEF 18325; IEFbe 2849; C-772/18 (Yhtiö-slof en cognac) Merkenrecht. Een Finse onderneming A is houder van een internationaal merk voor onder meer lagers. Een Finse particulier B heeft in 2011 een partij van zulke lagers ontvangen uit China (zonder betrokkenheid bij de verzending), opgehaald van het vliegveld en enkele weken opgeslagen in zijn huis. De partij lagers is vervolgens opgehaald en naar Rusland gebracht. Als beloning voor zijn verrichtingen heeft de particulier B een slof sigaretten en een fles cognac gekregen. Onderneming A heeft bij de civiele rechter een vordering tot schadevergoeding tegen particulier B ingesteld, wegens een inbreuk op haar merkenrecht. Artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG (hierna: de richtlijn) verbiedt derden namelijk gebruik te maken van een ingeschreven merk in het economisch verkeer. Deze vordering ligt nu voor de hoogste Finse rechter, die nu vier prejudiciële vragen aan het Hof stelt.

Gerecht EU 20 maart 2019, IEF 18316; IEFbe 2845; ECLI:EU:T:2019:171; T‑762/17 (Grammar tegen EUIPO) Merkenrecht. Grammar heeft aanvraag gedaan voor twee EU-beeldmerk die een vorm voorstelt. Absolute weigeringsgrond, ontbreken van onderscheidend vermogen. De kamer van beroep herroept de beslissing, omdat de aangemelde vorm een etiket voorstelt en het merk zich richt tot een deels tot een gespecialiseerd vakpubliek en deels tot consument richt met een verhoogde opmerkzaamheid. Het Gerecht EU wijst het beroep toe en veroordeeld EUIPO in de kosten.

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2019, IEF 18303; IEF 2844; ECLI:NL:RBROT:2019:1824 (Heineken tegen De Laak) Merkinbreuk. Heineken is houdster van woord- en beeldmerken Heineken en Amstel. De Laak drijft een horecaonderneming. Als onbetwist staat vast dat door De Laak ander bier dan Heineken bier is getapt uit de taps met daarop aangebracht het Heineken logo/beeldmerk. Het enkele feit dat De Laak het bier op de tapinstallatie nooit heeft aangeprezen als zijnde Heinekenbier, kan De Laak c.s. niet baten. De Laak heeft de op de tapkranen aangebrachte logo’s niet afgeplakt en/of voorzien van een andere etikettering. De aanzienlijke kans dat bij derden/consumenten de indruk is ontstaan dat het bier afkomstig was van Heineken is op geen enkele wijze is weggenomen, zodat afbreuk is gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Betaling aan Heineken van €200.000 bij wijze van voorschot op de schadevergoeding in de schadestaatprocedure, winstafdracht, recall, schriftelijke opgave en andere nevenvorderingen.