Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020, IEF 19516, LS&R 1872, IEFbe 3136; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood) Merkenrecht. Normaal gebruik. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: ‘het Glenwood-merk’) en gebruikt dit merk voor libido-verhogende capsules. Glenwood heeft het Duitse merk verkocht aan Pharma. Vervolgens is Pharma onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof op de Duitse markt gaan brengen en heeft Pharma via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO ingeschreven. Pharma vordert vervallenverklaring van het Benelux-deel van het Glenwood-merk op grond van artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19515, IEFbe 3135; C/09/586364 / HA ZA 20-33 (Ledar tegen Ikea) Merkenrecht. Vonnis in incident. Het Duitse bedrijf Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ledar vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Ikea c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar en een verbod tot iedere (verdere) inbreuk. Ikea heeft bij het EUIPO verval van het LEDARC-merk en de nietigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk ingeroepen. Ikea c.s. vordert bij wijze van incident om de procedures op grond van artikel 128 lid 4 jo. 132 lid 1 UMVo te schorsen, wegens de aanhangige procedures bij het EUIPO. De procedure in de hoofdzaak wordt geschorst, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan aangaande de geldigheid van de merken.

HvJ EU 8 oktober 2020, IEF 19470, IEFbe 3129; ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) Merkenrecht. Östgötatrafiken heeft aanvragen voor ‘positiemerken’ gedaan bij het bureau voor intellectuele eigendom in Zweden voor de beschildering van verschillende voertuigen. Deze aanvragen zijn afgewezen, omdat ze elk onderscheidend vermogen misten. De Zweedse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU [IEF 18629] over de uitleg van artikel 3 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn. Volgens het HvJ EU moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor een teken dat bedoeld is om uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op een groot deel van de bussen en treinen, ‘slechts’ rekening gehouden dient te worden met de perceptie van het relevante publiek. Anders dan bij vormmerken, hoeft voor de kleurpatronen op een bus of trein niet te worden nagegaan of het teken significant afwijkt van de norm of van wat in de de betrokken economische sector gangbaar is.

HvJ EU 16 september 2020, IEF 19453, IEFbe 3126; ECLI:EU:C:2020:714 (Edison tegen EUIPO) Merkenrecht. Edison heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het beeldmerk dat het woordelement EDISON bevat. Na de inschrijving heeft Edison het EUIPO verzocht om in te schrijven dat zij afstand doet van een deel van de waren van klasse 4 van de classificatie van Nice waarvoor het merk was ingeschreven. Edison stelde voor om de oorspronkelijk aangewezen waren van die klasse te herdefiniëren. Het EUIPO weigerde, omdat dit zou leiden tot uitbreiding van de lijst van waren waarop de inschrijving van het Uniebeeldmerk EDISON betrekking op had. Het Gerecht heeft het beroep van Edison verworpen. Edison betoogt dat het Gerecht de draagwijdte van de termen ‘verlichtingsstoffen’, ‘brandstoffen (waaronder motorbenzine)’ en ‘motorbrandstoffen’ in de zin van de achtste editie van de classificatie van Nice onjuist heeft beoordeeld, waardoor het ‘elektrische energie’ ten onrechte heeft uitgesloten van klasse 4 ervan. Volgens Edison heeft het Gerecht alleen de 'ontologische' kenmerken van elektrische energie in aanmerking genomen en is het voorbijgegaan aan de 'functionele' kenmerken ervan. De hogere voorziening wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 september 2020, IEF 19447, IEFbe 3125; ECLI:EU:T:2020:433 (Bauer Radio tegen EUIPO) In 2013 deed de Weense Simon Weinstein bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag betreffende het woordteken MUSIKISS. In 2014 heeft Bauer Radio oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, deze oppositie is gebaseerd op de oudere woord- en beeldmerken KISS, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven. 
Ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, behoudt de zaak haar voorwerp. Er kon wel degelijk oppositie worden ingesteld op grond van de oudere KISS-merken tegen MUSIKISS. Het EUIPO en Weinstein voeren twee middelen van niet-ontvankelijkheid aan, ontleend aan artikel 66, lid 2, van verordening 2017/1001 en aan artikel 72, lid 4, van deze verordening. Deze middelen worden afgewezen.

HvJ EU 17 september 2020, IEF 19427, IEFbe 3121; ECLI:EU:C:2020:722 (MESSI) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17657], [IEFbe 2560]. Uit het persbericht: Het HvJ EU verwerpt de beroepen van het EUIPO en een Spaanse vennootschap in de zaak MESSI. Het Gerecht vernietigde de beslissing van het EUIPO, omdat de bekendheid van de voetbalspeler Lionel Messi opweegt tegen de visuele en fonetische overeenstemming tussen zijn merk en het merk MASSI. In tegenstelling tot wat het EUIPO in beroep betoogt, heeft het Gerecht wel degelijk rekening gehouden met de opvattingen van het gehele relevante publiek. Daarnaast heeft het Gerecht, in tegenstelling tot wat de Spaanse vennootschap stelde, terecht geoordeeld dat de reputatie van Messi een relevante factor vormde voor het vaststellen van een conceptueel verschil tussen de tekens ‘Messi’ en ‘Massi’.

Ondernemingsrechtbank Gent 26 augustus 2020, IEF 19394, IEFbe 3115; A/20/00069 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco en Axone Pharma) Laboratoire de la Mer en Omega Pharma zijn fabrikant resp. verdeler van neussprays op basis van zeewater ‘Physiomer’. Zij vorderen dat het Febelco en Axone Pharma wordt verboden om een verpakking te gebruiken, omdat deze verwarring zou wekken met de verpakking van Physiomer: Ceres Pharma is de leverancier van Febelco en Axone Pharma. Zij komt vrijwillig tussen in de procedure en vordert de onontvankelijkheid van de vordering op basis van artikel 2.19 BVIE. Volgens die bepaling kan niemand in rechte bescherming vorderen voor een teken dat voor merkinschrijving in aanmerking komt, tenzij hij of zij beschikt over een geregistreerd merk. Ceres Pharma deponeert de opmaak van de verpakking als experiment.
De rechtbank wijst de vorderingen af. De voorzitter stelt vast dat het depot van Ceres op absolute gronden wordt aanvaard en dat het alle kenmerken die eisers claimen omvat. Dat artikel 2.19 BVIE strijdig zou zijn met het Unieverdrag van Parijs, aanvaardt de rechtbank niet. Het gaat om een verdoken merkinbreukvordering die onontvankelijk is.

Bundesgerichthof 23 juli 2020, IEF 19342, IEFbe 3111; 093/2020 (Ritter Sport tegen Milka) Merkenrecht. Het Duitse Bundesgericht heeft geoordeeld dat de vierkante vorm van de Ritter Sport-chocola het merkenrecht behoudt. De vierkante vorm van de verpakking in combinatie met de bekende slogan “Square. Practical. Good” kan ertoe leiden dat de beslissing van de consument om Ritter Sport chocola te kopen wordt bepaald door de vorm, omdat de consument dit ziet als een indicatie van de herkomst van de chocolade van Ritter Sport en daarmee samenhangt met een bepaalde kwaliteitsverwachting. De producent van Milka - Mondelēz - probeerde de rechten op de vorm van de chocola op te heffen, maar dat is niet gelukt. De vorm van goederen of verpakkingen kan alleen van merkenrechtelijke bescherming worden uitgesloten, als de vorm de goederen een wezenlijke waarde geeft. In het geval van de Ritter Sport chocolade gaat het om de vorm, maar in combinatie met de slogan.