Merkenrecht - Droit des marques  

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 13 mei 2020, IEFbe 3105; A/19/06296 (BVBA Black & Gold tegen SSPCS) Merkenrecht. Black & Gold en SSPCS (Suspicious Antwerp) verkopen kledij gericht op een jong publiek. Black & Gold vordert dat SSPCS wordt verboden om gebruik te maken van haar logo en merk. Zij voert aan dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merken, haar auteursrecht en de eerlijke marktpraktijken. De vordering wordt ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank hebben “de merken van Black and Gold enerzijds, en het merk van SSPCS anderzijds, als gemeenschappelijk element een schedel. Daar houdt het ook grotendeels mee op”. Er bestaat geen verwarringsgevaar. Anders oordelen zou “impliceren dat Black and Gold het gebruik van eender welke schedel als merk voor kleding kan monopoliseren, wat vanzelfsprekend een stap te ver is”. Één van de merken van Black & Gold werd per vergissing als ontwerptekening gedeponeerd, met een blauwe achtergrond en technische verwijzingen. Rechtbank: “Uit het registratievereiste van merken volgt dat het met het merk als gedeponeerd is dat de vergelijking moet worden gemaakt, niet met een interpretatie of correctie ervan”. Black & Gold voldoet niet aan haar bewijslast op auteursrechtelijk vlak. Zij beperkt zich tot de bewering dat de oprichters en de designer van Black & Gold op creatieve wijze te werk zijn gegaan. Rechtbank: “Vanzelfsprekend volstaat dit niet om originaliteit te bewijzen. Zeker wanneer de materie binnen een bepaalde stijl moet worden geplaatst, en waar de ontwerpers zoals Black and Gold verklaren inspiratie te hebben gezocht in een bepaalde culturele achtergrond (de Dia de los Muertos iconografie) moet op des te preciezere wijze worden aangegeven wat de werken in kwestie onderscheidt van het referentiekader. Dit gebeurt hier zoals gezegd geenszins.” Black & Gold bewijst tot slot evenmin dat er sprake is van oneerlijke marktpraktijken.

Parket bij de HR 19 juni 2020, IEF 19322, IEFbe 3103; ECLI:NL:PHR:2020:687 (Laroche tegen 4 EW) Merkenrecht. Procesrecht. Heeft 4 EW door het aanbieden en verkopen van een restvoorraad merkproducten van Laroche die overbleef na loyaliteitsspaaracties van supermarktketen Carrefour in Frankrijk en België, inbreuk gemaakt op Laroche’s merkrechten of is hier sprake van uitputting? Het hof oordeelt - in tegenstelling tot de rechtbank - dat er sprake is van merkenrechtelijke uitputting. Laroche gaat hiertegen in cassatie. A-G van Peursem overweegt onder meer dat het hof niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat “achteraf toestemming geven” kan worden gekwalificeerd als “instemming” van de merkhouder. Met “duur van de licentie” in artikel 22 lid 2 sub a UMVo wordt volgens Van Peursem - mede gelet op de aangehaalde Duitse, Zweedse en Tsjechische tekst van de verordening - ook daadwerkelijk de duur van de licentie bedoeld en niet de duur van de overeenkomst waarin de licentie is opgenomen. Tot slot concludeert de A-G tot vernietiging van de uitspraak van het hof.

EUIPO 12 maart 2020, IEF 19315, IEFbe 3099; 28 762 C (Worldwide Machinery tegen Scaip) Merkenrecht. De rechten van Scaip, houder van Uniemerk 11 385 33, worden gedeeltelijk ingetrokken, omdat in een periode van vijf jaar met betrekking tot sommige betwiste goederen geen sprake was van normaal gebruik en er geen redenen waren voor niet-gebruik. Normaal gebruik vereist daadwerkelijk gebruik op de markt van de geregistreerde waren en diensten. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, tussen deze factoren is een zekere afhankelijkheid. Met betrekking tot sommige betwiste goederen is wel aangetoond dat het Uniemerk in de relevante periode op het relevante grondgebied in voldoende mate is gebruikt. Opvallend is dat normaal gebruik in deze zaak wordt aangenomen bij gebruik van het Uniemerk in slechts één lidstaat. Bij deze beoordeling wordt ook een door partijen overeengekomen geografische beperking meegenomen.

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 13 februari 2020, IEFbe 3095; A/19/02799 (Kadine tegen FOG en PacSun) Merkenrecht. Kadine, een onderneming die kleding verdeelt onder het merk “ESSENTIEL”, verzet zich tegen het gebruik door FOG en PacSun van de benaming “ESSENTIALS (FEAR OF GOD)” in de EU op onder meer kleding, verpakkingen en in reclame op een wijze die bewerkelijk overeenstemt met haar ESSENTIEL-merken. Voor PacSun staat vast dat zij gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer in de Benelux. Dit geldt niet voor FOG. Daarnaast is er sprake van overeenstemming van merk en teken: het “ESSENTIEL”-woordmerk en het “ESSENTIALS”-teken zijn in hoge mate visueel, auditief en conceptueel overeenstemmend. Ook gaat het om overeenstemmende waren en is er tenslotte sprake van verwarringsgevaar. Derhalve maakt PacSun inbreuk maakt op de merkenrechten van Kadine overeenkomstig artikel 2.20.2.b BVIE.

EUIPO 8 mei 2020, IEF 19275, IEFbe 3088; 34 124 C (Interstyle tegen Casa International) Het Uniemerk toebehorende aan Casa International nv (België) is nietig verklaard door het EUIPO op grond van het beschrijvende karakter van het woord “casa” in relatie tot alle in 2003 door Casa International ingeschreven waren en diensten, alsmede het gebrek aan onderscheidend vermogen. De vordering tot doorhaling was in maart 2019 geïnitieerd namens Interstyle bv, welk bedrijf sinds 2009 reeds handelt onder de handelsnaam “Casa Wonen” te Utrecht.

BenGH 15 juni 2020, IEF 19264, IEF 3087; C 2019/5/6 (SPORTS DIRECT) SPORTS DIRECT (hierna: SDC) is in 2009 door het Hof Arnhem-Leeuwarden - op vordering van Sport Direct Holding - verboden de handelsnaam SPORTS DIRECT te gebruiken, omdat het teken inbreuk maakt op de oudere handelsnaam SPORT DIRECT van Sport Direct Holding. Sindsdien gebruikt SDC in Nederland de naam SPORTS WORLD. In 2012 heeft SDC een aanvraag gedaan voor Uniewoordmerk SPORTS DIRECT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In 2018 heeft het Benelux-Bureau voorlopig besloten om de aanvraag te weigeren, omdat het teken te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. SDC maakt bezwaar tegen deze weigering. Zij stelt dat het teken SPORTS DIRECT niet beschrijvend is en doet bovendien een beroep op inburgering, waardoor er sprake zou zijn van onderscheidend vermogen. Tot slot stelt SDC dat het wettelijk stelsel, waarbij gekozen is voor één Benelux-merk en een unitair territorium, ervoor zorgt dat haar ondernemersvrijheid (artikel 16 Handvest) ten opzichte van merkhouders in andere EU-landen ernstig wordt belemmerd. Vanwege een plaatselijk recht in Nederland wordt haar feitelijk het recht op merkbescherming in België en Luxemburg ontzegd. Desondanks heeft het Benelux-Bureau in 2019 de aanvraag definitief geweigerd.

BenGH 15 juni 2020, IEF 19237, IEFbe 3086; C 2019/6/9 (Pet’s Budget) Merkenrecht. ANISERCO heeft op 24 januari 2017 een aanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor een Benelux-merk “Pet’s Budget”. Het Benelux-Bureau heeft deze inschrijving geweigerd, omdat het teken van Pet’s Budget te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. ANISERCO betwist de weigering en stelt dat de uitdrukking Pet’s Budget niet beschrijvend is voor de verkochte waren. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het merk ingeburgerd door constant gebruik als merk sinds meer dan tien jaar. Dit onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat de inschrijving niet geweigerd kan worden op de grond dat het teken beschrijvend is. Toch weigert het Benelux-Bureau op 30 januari 2019 de aanvraag definitief. Volgens het Benelux-Bureau zal de consument het teken als beschrijvend opvatten en is er geen sprake van onderscheidend vermogen, omdat ANISERCO dat niet voor de hele Benelux heeft aangetoond.

In 2015, Gömböc Kft. applied for the registration of a national Hungarian three-dimensional trademark for decorative items and toys. The sign was represented by a single view image of a homogenous stone-like object. This object is recognizable for the public in Hungary as a popular gadget that has the characteristic to always fall into the same position, which apparently is a mathematical discovery. The Hungarian Intellectual Property Office refused registration of the application on the basis that the shape of the good is necessary to obtain a technical result.

After the appeals were dismissed in first and second instance, Gömböc Kft. brought an appeal before the Kúria (Supreme Court of Hungary). The Supreme Court of Hungary raised three preliminary questions, asking the ECJ to clarify the interpretation the grounds of exclusion for signs that consist exclusively of the shape of goods that are necessary to obtain a technical result and that gives substantial value to the goods (Articles 3(1)(e)(ii) and (iii) Trade Mark Directive 2008/95 respectively).

Lees hier de hele samenvatting en analyse van het arrest Gömböc [IEF 19169] van kantoor Hofhuis Alkema Groen.

HvJ EU 23 april 2020, IEF 19169, IEFbe 3067; ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc) Gömböc heeft een aanvraag gedaan voor inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor siervoorwerpen (overkoepelend en siervoorwerpen van glas en keramiek) en speelgoederen in Hongarije bij het Bureau voor IE. Het Bureau heeft deze aanvraag op basis van een weigeringsgrond in de Hongaarse Merkenwet afgewezen. De inschrijving als speelgoed is geweigerd omdat het teken een vorm is die noodzakelijk geacht wordt voor de technische uitkomst van Gömböc, wat de keuzevrijheid van concurrenten zou beperken. Met betrekking tot het merk als siervoorwerp stelt het Bureau dat siervoorwerpen worden uitgesloten van merkregistratie als ze uitsluitend bestaan uit de vorm, en de Gömböc ontleent zijn opvallende verschijningsvorm aan het ontwerp. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

In deze tijden van Corona zijn er uiteraard al personen op het idee gekomen om “COVID-19”, “CORONAVIRUS” of varianten erop als merk te registreren. Maar gaat dat wel? Kunnen dergelijke merken wel onderscheidend zijn? En vooral, is dat wel gepast? Of zou dat niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden? Het ideale moment om even op te frissen hoe het nu ook alweer zat met merken en openbare orde en goede zeden.

De openbare orde en de goede zeden in de EU
In de EU heeft het EUIPO traditioneel steeds een streng standpunt ingenomen over de toepassing van de weigeringsgrond van de openbare orde en goede zeden,  die in de Uniemerkenverordening is opgenomen in artikel 7 (1) (f). Dat strenge standpunt werd herhaaldelijk bevestigd door het Gerecht van de EU. De lijst van  merken die op EU-niveau zijn geweigerd of nietig verklaard omdat ze in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden is dan ook lang.