HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to our yearly Study Day on Thursday the 3^rd of December 2020.

The theme is: Patents, Trademarks, Cost & Compensation in IP Disputes – Recent Developments.

Please find enclosed the detailed programme, practical information and registration link. (The registration software is hosted by AIPPI International. It is possible that some of the language used automatically appears in Dutch on your computer. In that case, we apologize for the inconvenience).
We look forward to your participation!

Feel very free to share this information with your colleagues and contacts!

Very cordially,

André Clerix (BNVBIE / ANBPPI) & Dominique Kaesmacher (AIPPI Belgium)

HvJ EU 22 oktober 2020, IT 3311; ECLI:EU:C:2020:856 (Sportingbet en IOE tegen Santa Casa) Prejudiciële verwijzing. Sportingbet en Internet Opportunity Management (‘IOE’) bieden gokdiensten aan via het internet en hebben door middel van Portugese wetgeving een boete opgelegd gekregen omdat zij binnen de staatsmonopolie op gokdiensten zou opereren. Op grond van artikel 8 lid 1 Richtlijn 98/34/EG moeten lidstaten elk ontwerp voor een technisch voorschrift meedelen aan de Europese Commissie. Niet-nakoming van die verplichting is een zeer ernstige procedurefout, die wordt bestraft met de niet-toepasselijkheid van deze technische voorschriften. De vraag is of de wettelijke bepaling een ‘technisch voorschrift’ is. Artikel 1 punt 11 Richtlijn 98/34/EG, gelezen in samenhang met artikel 1 punt 5 van deze richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat een nationale wettelijke regeling waarin is bepaald dat het aan een overheidsinstantie verleende exclusieve recht om voor het gehele nationale grondgebied bepaalde kansspelen te exploiteren zich mede uitstrekt tot de exploitatie van deze spelen op het internet, een ‘technisch voorschrift’ is in de zin van eerstgenoemde bepaling. Het feit dat dit technisch voorschrift niet is meegedeeld aan de Europese Commissie ex artikel 8 lid 1 van die richtlijn, heeft tot gevolg dat de regeling niet kan worden tegengeworpen aan particulieren.

HvJ EU 28 oktober 2020, IEF 19542, IT 3301, IEFbe 3142; ECLI:EU:C:2020:863 (BY tegen CX) Auteursrecht. Verzoeker en verweerder in het hoofdgeding zijn natuurlijke personen die elk een eigen website beheren. In het kader van een procedure voor de civiele rechter in Zweden heeft verweerder in het hoofdgeding een kopie van een tekstpagina met een foto overgelegd als bewijsstuk aan de rechter bij wie de zaak aanhangig was. Verzoeker in het hoofdgeding meent dat daarmee zijn auteursrechten zijn geschonden. De Zweedse rechter heeft het HvJ EU prejudiciële vragen gesteld. In wezen wenst de Zweedse rechter te vernemen of het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3 lid 1 Richtlijn 2001/29 zich mede uitstrekt tot het geval waarin een beschermd werk langs elektronische weg aan een rechter wordt overgelegd als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure tussen particulieren. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zou ernstig worden aangetast indien een rechthebbende zich tegen de overlegging van bewijsstukken aan een rechter kon verzetten op de enkele grond dat die bewijsstukken auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

Lees hier de noot van Frédéric Lejeune bij dit arrest.

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom lijkt een streep te hebben gezet door de merkenactiviteiten van zelfbenoemd serie-ondernemer Michael Gleissner. In haar uitspraak van 20 oktober jl. oordeelt het Bureau dat de merkaanvraag van Gleissner te kwader trouw is verricht en om die reden nietig wordt verklaard. En die uitspraak legt een bom onder alle merkinschrijvingen waar Gleissner achter zit. En dat zijn er in de Benelux al ruim 570 (!), wat ook bleek uit ons eerder gepubliceerde onderzoek.

Gleissner had via een van zijn bekendste depotondernemingen, CKL Holdings NV, een merkaanvraag ingediend (en een inschrijving gekregen) voor het merk ONEWORLD. Datzelfde merk wordt door Oneworld Alliance LLC gebruikt voor een wereldwijde vliegtuigalliantie van 13 maatschappijen waaronder British Airways en Iberia. Uit de uitspraak blijkt dat CKL eerst de bestaande merkinschrijvingen van Oneworld Alliance heeft aangevallen op basis van niet-gebruik en tegelijkertijd een eigen aanvraag heeft gedaan voor het merk, waarmee een later hersteldepot van Oneworld Alliance dus altijd later in rang zou zijn.

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

Ondernemingsgrechtbank Gent 22 oktober 2020, IEFbe 3138; A/19/01407 (Eiser tegen OVS Home) Auteursrecht. Eiser ontwerpt kunstwerken die zich kenmerken door het gebruik van gerecycled papier. Eind 2018 stelt eiser vast dat OVS Home een werk te koop heeft aangeboden dat hij als een illegale reproductie beschouwt van zijn werk ‘Colours’. Volgens eiser maakt OVS Home derhalve inbreuk op zijn auteursrechten. Eiser heeft een beschrijvend beslag met bezwarende maatregelen doen uitvoeren. Niet is gebleken van eigen vrije en creatieve keuzes van eiser. Het werk van eiser voldoet in het licht van het vooraf bestaand vormgevingserfgoed niet aan de vereiste van originaliteit en is derhalve niet auteursrechtelijk beschermd. De vorderingen van eiser worden afgewezen. De tegenvorderingen van OVS Home worden gedeeltelijk toegewezen. Eiser moet in totaal € 7.500,- schadevergoeding betalen wegens misbruik en verlies van beslagmaatregelen en wegens het tergende en roekeloze geding.

Hof Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19522, IEFbe 3137; ECLI:NL:GHDHA:2020:2050 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vervolg op [IEF 18611]. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Stichting WOW afgewezen. Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, beschikt het woordmerk van Stichting WOW over een (normaal) onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor Stichting WOW dat heeft ingeschreven. Gelet op het onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk, de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring. Saladdin heeft met het gebruik van het teken WOW inbreuk gemaakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting WOW. Het bestreden vonnis wordt vernietigd. Saladdin wordt bevolen om iedere inbreuk op het Benelux-woordmerk WOW van de Stichting te staken, ieder gebruik van strijdige handelsnamen te staken en de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven uit het handelsregister.