Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 30 januari 2023, IEF 21293; IEF-be 3625, A/21/03459 (Moncler tegen Mongrel) Moncler Groep (hierna: Moncler) is de eigenaar van het merk ‘Stone Island’ en het bijbehorende windroos logo. Volgens de modeblog ‘Big Brand Boys’ is het merk Stone Island met het windroos logo een van de meest iconische en herkenbare logo’s in de geschiedenis van de mode. Mongrel Fashion (hierna: Mongrel), verweerster, is gespecialiseerd in het ontwerpen en verkopen van herenkleding. Ter versiering van haar waren maakt verweerster sinds 2013 onder meer gebruik van een stervormig teken. Volgens Moncler maakt Mongrel gebruik van een zeer gelijkaardig teken, te weten, een vierpuntige ster. Het gaat om het volgende teken:

Tribunal de l'entreprise Francophone de Bruxelles 25 januari 2023, IEF 21278, IEFbe 3624, A/22/02093 (Louboutin tegen The Level Group) In deze zaak stelt Louboutin dat de persoonlijke stempel en de vrije en creatieve keuzes die in de drie versie van het model ‘Hot Chick’ terugkomen, zich kenmerken door de combinatie van vier elementen, te weten, de zeer uitgesproken décolleté, het puntige uiteinde, de naaldhak en de bijzondere uitsparing in het achterste gedeelte aan de zijkanten van het bovenwerk. Laboutin heeft bewezen dat het model voor het einde van 2013 werd gecreëerd. Verweerder, The Level Group, is er niet in geslaagd te bewijzen dat de vier door Laboutin opgeëiste kenmerken in 2013 of daarvoor gezamenlijk in een schoenmodel zijn belichaamd.

HvJ EU 2 maart 2023; IEF 21277; IEFbe 3623; ECLI:EU:C:2023:141, C‑684/21 (Papierfabriek Doetinchem tegen Sprick) Sprick vervaardigt dispensers voor verpakkingspapier. Zij is houder van een gemeenschapsmodel dat betrekking heeft op een ‘packing device’. Papierfabriek Doetinchem (hierna: Papierfabriek) maakt en verkoopt een voortbrengsel dat concurreert met dat van Sprick. Sprick is van mening dat er inbreuk wordt gemaakt op de rechten verbonden aan haar model. Papierfabriek vordert in reconventie dat het model van Sprick nietig wordt verklaard omdat alle kenmerken ervan uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 16 februari 2023, IEFBE 3622; (eisende partijen tegen verwerende partijen) Bij beschikking van 15 januari 2021 kende de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) op eenzijdig verzoekschrift een machtiging tot beslag inzake namaak toe aan verweerster omwille van een beweerdelijke inbreuk op haar sui generis-databankenrecht. Op 25 januari 2021 ging verweerster over tot het beslag inzake namaak, zowel in de private woningen als in de kantoorruimte van verzoeksters. Op derdenverzet, en later bevestigd in hoger beroep, werd de machtiging tot beslag inzake namaak ingetrokken, gezien verweerster niet aantoonde dat zij prima facie over een sui generis-beschermde databank beschikte. In navolging hiervan, stelden verzoeksters een vordering tot schadevergoeding in voor de door hun geleden materiële en morele schade ingevolge het onrechtmatig beslag inzake namaak. De ondernemingsrechtbank oordeelde, in toepassing van artikel 1398, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, dat de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis alleen op risico gebeurt van de partij die daartoe last geeft. Deze objectieve aansprakelijkheid leidt ertoe dat de schade die de beslagene lijdt door de enkele tenuitvoerlegging van de machtiging tot beslag inzake namaak dient vergoed te worden door de beslaglegger, zonder dat daartoe enige kwade trouw of fout in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het oud Burgerlijke Wetboek is vereist. Ten overvloede benadrukte de ondernemingsrechtbank dat de partij die om machtiging verzoekt, zelf dient te onderzoeken wat haar slaagkansen zijn. Op derdenverzet hebben de beslagenen op grond van hun kennis van (de werking van) het systeem en de activiteiten van verweerster, de databank getoetst aan de voorwaarden voor een sui generis-bescherming ervan. Verweerster beschikte op het moment van verzoek tot machtiging over dezelfde kennis en had aldus dezelfde toetsing kunnen (of moeten) uitvoeren.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 januari 2023, IEFBE 3621 (eisende partij tegen verwerende partij) Eisende partij in dit geschil is een Nederlandse fotograaf woonachtig in Nederland en verwerende partij is gevestigd in Nederland. Verwerende partij had een foto van de eisende partij bewerkt en gebruikt op diens .nl-website zonder de toestemming of naamsvermelding van de fotograaf. De website van verwerende partij is toegankelijk vanuit België, dus de inbreuk kon daar ook worden vastgesteld. Eerder hadden partijen reeds een kortgedingzaak gevoerd in Nederland waarbij de verwerende partij eiste van de eisende partij dat deze de zaak in België zou staken. De vordering werd door de Nederlandse rechter afgewezen.

De ondernemingsrechtbank bevestigt met dit vonnis nogmaals dat het begrip 'plaats van de namaak' erg ruim moet worden uitgelegd. Aangezien de website van de verwerende partij toegankelijk is vanuit België, hebben de Belgische rechtbanken rechtsmacht en kunnen zij over deze geschillen oordelen in zoverre er schade is ingetreden op het Belgisch grondgebied.

HvJ EU 16 februari 2023; IEF 21240; IEFbe 3620; ECLI:EU:C:2023:105, C‑472/21 (Monz tegen Büchel) Monz is een Duitse vennootschap die houder is van een model dat reeds sinds 2011 is ingeschreven bij het Duits octrooi- en merkenbureau (hierna: het DPMA). Het model is ingeschreven voor de voortbrengselen ‘fiets- en motorfietszadels’ met één enkele afbeelding van de onderkant van een zadel. Büchel heeft het DPMA verzocht dit model nietig te verklaren. Het zou namelijk niet voldoen aan de voorwaarden, nu het model is toegepast op een zadel – een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zoals een (motor)fiets – dat bij normaal gebruik van dat voortbrengsel niet zichtbaar is.

Conclusie A-G HvJ EU 8 december 2022; IEF 21238; IEFbe 3619; C‑686/21 (Legea) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken in Italië, hierna: de Corte suprema) wenst in de zaak Legea van het Hof van Justitie van de Europese Unie te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie. De Corte suprema dient zich namelijk uit te spreken in een zaak waarin meerdere personen medehouder zijn van een merk, de gezamenlijke merkhouders besloten hebben een licentie voor het gebruik ervan te verlenen aan een vennootschap en een van de merkhouders op een later moment toch te kennen heeft gegeven de licentie niet te willen laten voortduren. Het merk in casu betreft het merk ‘Legea’ voor sportartikelen.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 9 februari 2023, IEF 21222, IEFBe 3618; N. 2017524 (Pepsi tegen Paupsy) Op 5 november 2021 heeft opposant, Pepsi, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk Paupsy voor diensten in de klassen 18 en 25. Opposant stelt dat beide tekens dezelfde lengte en structuur hebben. Beide hebben namelijk drie gemeenschappelijke letters die in ongeveer dezelfde volgorde staan. Fonetisch gezien (Frans) bestaat het teken daarnaast uit twee lettergrepen en is het ritme en intonatie hetzelfde. Opposant benadrukt dat de eerste lettergreep begint en eindigt met de dominante letter P en voorts dat het begin van de tweede lettergreep dezelfde uitspraak kent (Frans: SI/SY). Verweerder voert hiertegen in dat het ene teken uit vijf letters bestaat en het andere uit zes. Daarnaast verschilt de klank van de eerste lettergreep (Frans: Pèp…/Pòep…).

Gerecht EU 21 december 2022; IEF 21221, IEFbe 3617; T‑44/22, ECLI:EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak)  Deze zaak betreft de welbekende ‘red rooftop’ die op de sigarettenpakjes van het merk Marlboro prijkt. Het bestreden teken is afkomstig van een Armeense tabaksfabrikant, International Masis Tabak. Het Gerecht EU (eerste kamer) bevestigt dat het bestreden teken, die bescherming zoekt voor tabak en sigaretten (klasse 34), oneerlijk voordeel geniet van de reputatie van het eerdere merk. Het Gerecht merkt in dat verband op dat het teken van Masis puur figuratief is, gegeven het feit dat het verbale element onleesbaar is. Het Gerecht oordeelt daarnaast dat de twee tekens een dominant element gemeen hebben, te weten, een gekleurde veelhoek in het bovenste deel van het teken. Ondanks hun verschil (in kleur), hebben zij een zelfde impressie, namelijk dat van een witte driehoek. Masis Tabak is het niet eens met deze conclusie, gezien zij in hun verzoek van inschrijving hebben toeglicht dat de lijnen in vorm van een driehoek juist lijken op de toppen van een berg.  Het Gerecht oordeelt echter dat dit de perceptie van Masis betreft en niet die van het relevante publiek.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.