Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16150, IEFbe 1883 (Telenet tegen BBIE; PLAY MORE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY MORE als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Aanpassing na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een limitatieverzoek is volgens het hof onontvankelijk. Na de voorlopige weigering door het BBIE is het depot niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16149, IEFbe 1882 (Telenet tegen BBIE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Hetzelfde geldt aangaande het PLAY MORE-teken. Dit geldt niet als een verzoek tot beperking. Beroep na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zo’n verzoek is volgens het hof onontvankelijk. Anders gesteld, werd het verzoek tot inschrijving na de voorlopige weigering door het BBIE niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Prés. du Tribunal de commerce de Liege 28 juin 2016, IEFbe 1853 (Caterpillar contre Clohse)
Appel peut encore être interjeté contre cette décision. Le Président du Tribunal de commerce de Liège a décidé que l’usage du signe TIGERCAT ne constitue pas une atteinte à la marque CAT, que ce soit sur base de l’article 2.20.1 b ou de l’article 2.20.1 c de la CBPI. Le Président a tout d’abord estimé que le public pertinent à prendre en compte en l’espèce était constitué de professionnels des domaines de la construction et de la foresterie, particulièrement attentifs et spécialisés. Le Président a jugé qu’il n’existait qu’une faible similarité entre les produits vendus sous le signe TIGERCAT (machines et équipements du secteur de la foresterie) et ceux visés par les enregistrements de CATERPILLAR (produits de classes 7 et 12, principalement des machines liées aux domaines de la construction et de l’agriculture). Le Président a ensuite décidé que les faibles similarités visuelles et phonétiques entre les signes étaient neutralisées par les différences conceptuelles (CAT se référant à la société Caterpillar et TIGERCAT n’ayant pas de signification particulière). Au vu de ce qui précède, le Président a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion en l’espèce. En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 2.20.1c de la CBPI, le Président a estimé que les signes ne pouvaient pas être considérés comme étant similaires et que, dès lors, CATERPILLAR ne pouvait revendiquer l’application de l’article précité. Un appel est toujours possible.

Cour d'appel Bruxelles 3 juin 2016, IEFbe 1881 (SABAM contre ETAT BELGE)
Faits pertinents Dans le courant de l’année 2011, la SABAM a adressé des courriers aux fournisseurs belges d’accès à internet (ci-après « FAI »), à savoir, Belgacom (aujourd’hui Proximus), Telenet, Brutele et Tecteo (aujourd’hui Nethys), les informant de sa décision de ne plus tolérer que ces FAI communiquent au public des œuvres de son répertoire et qu’elle entendait leur appliquer un tarif annuel de 3,4% sur le prix annuel d’abonnement payé par les internautes à ces FAI. La SABAM considérait, en effet, que ces FAI exploitent sans autorisation son répertoire sur internet et se rendent donc coupables d’une violation de l’article XI.165, §1er, alinéa 4 du Code de Droit Economique (ci-après « CDE »).

Les FAI, appuyés par l’Etat belge, soutenaient, pour leur part, qu’il était illégal d’appliquer un tel tarif et d’en réclamer le paiement. L’Etat belge cita la SABAM en cessation, estimant, d’une part, que les FAI n’accomplissaient pas de communication au public au sens du droit d’auteur, et, d’autre part, qu’en tout état de cause, la législation sur le commerce électronique empêchait de pouvoir tenir pour responsables les FAI agissant en cette qualité. Les FAI susvisés intervinrent volontairement à la cause.

Par un jugement du 13 mars 2015 [IEFbe 1259] , le Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles décida que ces FAI jouaient un rôle purement technique de transmission de contenu et n’effectuaient donc pas de « communication au public » au sens de l’article XI.165 du CDE, et ordonna à la SABAM de mettre fin à la tarification qu’elle réclamait aux FAI. La SABAM fit appel de cette décision.

Décision Par son arrêt du 3 juin 2016, la 9ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel de la SABAM non-fondé, et rejeta également sa demande, à titre subsidiaire, de poser trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La Cour d’appel a, en effet, considéré que, s’il est vrai que l’article XI.165, §1er, al. 4 du CDE, règle de droit objectif, reconnait à l’auteur le droit exclusif de communiquer son œuvre au public, cet article ne prévoit, en revanche, pas le droit subjectif pour l’auteur d’imposer aux tiers le paiement d’une rémunération lorsque, comme en l’espèce, l’auteur donne son autorisation à la communication au public de son œuvre. La Cour rejette ainsi la prémisse de la SABAM selon laquelle cet article prévoirait, comme corolaire au droit exclusif de l’auteur de communiquer au public, un droit à rémunération.

La Cour ajouta également que la SABAM n’était pas une autorité administrative habilitée par la loi ou le Roi à établir des tarifs ayant une valeur règlementaire à l’encontre des tiers, et que la SABAM ne justifie d’aucune base légale obligeant les FAI à contracter avec elle.

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, IEF 16145; IEFbe 1880 (Fyffes tegen Chiquita)
Merkenrecht. Fyffes is houdster van de HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen. Volgens Chiquita blijkt uit de door Fyffes in het geding gebrachte verkoopcijfers niet dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux en het ruitmerk in de EU. Op de facturen staat bovendien op diverse plaatsen vermeld dat het gaat om transito-goederen. Er kan nog slechts worden gekeken naar het niet gebruiksplichtige Uniebeeldmerk waarvan de geldigheid niet is bestreden. Er is niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Auditief is er slechts in geringe mate overeenstemming in de klank van bestanddeel HOYA tegenover veel langere (H)OLA BANANA. De voorziening wordt geweigerd.

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 30 maart 2016, IEFbe 1879 (Vaillant-Saunier Duval tegen Eco-Star)
Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Vaillant en Saunier DUVAL zijn titularis van Beneluxmerken BULEX. ECO-STAR is erkend distributeur, heeft accounts op professioneel luik van de sites, maar is geen officieel verdeler; zij registreert vaillant(-)shop.be en bulex(-)shop.be. De site vermeldt uitdrukkelijk "geen officiëel dealer", maar dat is niet relevant voor het nagaan van de voorwaarden van art. XII.22 WER. Zij biedt toestellen aan via de site. Dat het merkenrecht is uitgeput op elk apparaat of toestel dat door of met toestemming van de eisende partijen in de markt is gezet, impliceert geen uitputting van het recht van de merkhouder om dit merk te gebruiken in een domeinnaam. ECO-STAR behaalt ongerechtvaardigd voordeel uit de registratie van de domeinnamen, omdat zij bewust zijn gekozen en geregistreerd zodat zoekrobotten de site beter zouden vinden. Ex XVII.23 par 3 WER wordt bevolen de domeinnamen over te dragen.

Prejudiciële vraag HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16136; IEFbe 1878; C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Via Minbuza: Verweerster is sinds 7 september 1979 ingeschreven als houdster van een beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Oorspronkelijk stond het merk op naam van de onderneming van haar vader, van wie zij (blijkens verklaring van erfrecht, bij het BBIE overgelegd op 14 november 2003) enige erfgenaam is. Het merk is toen op haar verzoek overgezet op verweersters naam. Verzoekster (een NL beleggingsbureau) stelt dat zij ingevolge een reeks van overgangen van het litigieuze merk de werkelijke houdster van de rechten is geworden en eist dat verweerster bij het BBIE verklaart geen rechten meer op het merk te hebben en af te zien van inschrijving als merkhoudster. Er zou duidelijk sprake zijn van verjaring. De Rb Düsseldorf wijst verzoeksters vordering af: er is geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking en verweerster is niet ten onrechte in het BBIE ingeschreven aangezien het merk onderdeel uitmaakt van het vermogen van haar (overleden) vader en aan verweerster krachtens rechtsopvolging onder algemene titel is overgedragen. Verzoekster gaat tegen dat besluit in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

Volgens de verwijzende DUI rechter ( Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak in deze zaak af van de uitleg van artikel 22, punt 4, van Vo. 44/2001, aan de hand waarvan (ambtshalve) moet worden bepaald welke rechter bevoegd is. Verweerster heeft woonplaats in DUI zodat op grond van artikel 2, lid 1 de DUI rechter internationaal bevoegd is. Maar de NL rechter zou bevoegdheid aan artikel 22.4 kunnen ontlenen omdat het BBIE in NL gevestigd is. Het gaat dan om het begrip ‘geschillen’ inzake de registratie of geldigheid van octrooien. Volgens jurisprudentie van het HvJEU moet dit begrip autonoom worden uitgelegd. Volgens het Duijnstee-arrest (1983) en ook in de DUI rechtsleer inzake internationaal privaatrecht wordt ervan uitgegaan dat geschillen inzake de hoedanigheid van houder van een IE-recht niet vallen onder de bepalingen van het EEX-verdrag. Hij wijst ook op de recente conclusie van de AG in C-230/15. In de ontwikkelingen in het IE-recht sinds 1983 en de nieuwe versie van artikel 18 van Vo. 2015/2424 (tot wijziging van de gemeenschapsmerkVo. 207/2009) ziet hij een pleidooi voor een sterkere band tussen de houder van de rechten en de plaats van registratie.

De verwijzende rechter besluit een vraag aan het HvJEU voor te leggen omdat, wanneer hij de internationale bevoegdheid van de DUI rechterlijke instanties ten onrechte aanvaardt, het gevaar bestaat dat de partij die in de onderhavige procedure in het ongelijk wordt gesteld, een procedure in NL aanhangig kan maken met hetzelfde voorwerp en daarbij kan aanvoeren dat die uitspraak niet rechtens bindend is wegens het ontbreken van internationale bevoegdheid van de DUI rechter. Zijn vraag luidt als volgt:

“Omvat het begrip geschillen inzake “de registratie of de geldigheid van [...] merken” als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ook een vordering die ertoe strekt dat de in het Benelux-merkenregister formeel ingeschreven houdster van een Benelux-merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom verklaart dat zij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster?”

Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:

Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16133; IEFbe 1877 (Halfords 2.0 tegen SRM)
Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. In het FD is een advertentie geplaatst door SRM. Halfords 2.0 doet een beroep op merkinbreuk en onrechtmatige daad door SRM. De rechtbank Amsterdam komt tot het oordeel dat door SRM met de advertentie, waarin de online marketing van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht met onder andere een verdeling in ‘hot’ or ‘not’, geen merkinbreuk wordt gemaakt en niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens Halfords 2.0. Er is geen sprake van merkinbreuk. In het kader van onrechtmatige daad overweegt de rechtbank dat bij een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van eer of goede naam in dit geval, de vrijheid van meningsuiting voor SRM zwaarder moet wegen.

HvJ EU 21 juli 2016, IEF 16128; IEFbe 1347; LS&R 1874; C‑4/15;  ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos)
Douanerecht. Veredelingsproducten (brandstof). De Hoge Raad wenst met name verduidelijking van het begrip „communautaire veredelaars” aangezien die economische voorwaarden betrekking hebben op het ontbreken van een ernstige schade voor de wezenlijke belangen van deze veredelaars.  HvJ EU:

Artikel 148, onder c), van [Douaneverordening], moet aldus worden uitgelegd dat, om in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.