Conclusie AG HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-100/11P (Rubinstein en L'Oreal tegen OHIM) - dossier

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Gemeenschapsmerkenrecht. Nietigheidsprocedure. Op basis van nationaal beeld- en diverse woordmerken BOTOX wordt de nietigheid ingeroepen van woordmerken BOTOLIST en BOTOCYL. Deze zouden schadelijk zijn voor de reputatie. De AG concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
36. Uit de gehele motivering van het bestreden arrest blijkt dat het bestaan van de bedoeling om mee te liften is afgeleid uit een aantal vaststellingen betreffende de keuze van rekwirantes om in hun merken een prefix te gebruiken dat bijna het gehele oudere merk weergeeft – een keuze die volgens het Gerecht en, vóór het Gerecht, de kamer van beroep(34), niet kan worden gerechtvaardigd door het doel om te verwijzen naar botulinetoxine, dat bovendien geen deel uitmaakt van de samenstelling van de waren waarvoor de bestreden merken zijn ingeschreven(35), – en betreffende de kenmerken van het oudere merk, dat wil zeggen het grote onderscheidend vermogen, dat ook toe te schrijven is aan de omstandigheid dat het uniek is, en de ruime bekendheid van dit merk. Anders dan rekwirantes betogen, heeft het Gerecht dus concreet, overeenkomstig de hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof, een globale beoordeling van de relevante gegevens van de onderhavige zaak verricht. Het argument van rekwirantes dat er geen bewijs is voor de stelling dat er sprake is van de bedoeling om mee te liften, is dan ook ongegrond. De vaststellingen waarop die stelling is gebaseerd, zijn feitelijk(36), zodat het Hof deze niet kan beoordelen.

37. Rekwirantes beroepen zich alleen op de beslissingen van de kamer van beroep om de relevantie te betwisten van de verwijzing naar de „bijzonderheid” en de „uniciteit” van het merk BOTOX, die volgens hen relevante gegevens vormen wanneer het om verwatering van het merk gaat, maar niet wanneer meeliften aan de orde is. Indien het bezwaar aldus moet worden opgevat dat het ook betrekking heeft op het bestreden arrest, waarin het Gerecht eveneens verwijst naar die gegevens en naar het gevaar voor „waardeverlies van het merk” (punt 88), moet het worden afgewezen. Zoals hierboven is opgemerkt, heeft het Hof immers reeds gepreciseerd dat het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde is om van meeliften te spreken, maar, wanneer het zich voordoet, wel een gegeven vormt waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel.

B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
44. Ik ben niet overtuigd door de stelling van het BHIM, die bovendien niet aansluit bij de redenering van het Gerecht, dat zich niet uitspreekt over de gevolgen van het ontbreken van een vertaling in de zin van regel 38 van verordening nr. 2868/95, maar in wezen enkel stelt dat een vertaling in casu niet noodzakelijk was. Het BHIM hanteert een uitlegging van die regel die a contrario uit regel 19 van deze verordening, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1041/2005, is afgeleid. Deze laatste verordening heeft echter ook regel 98 van verordening nr. 2868/95 („Vertalingen”) gewijzigd. Volgens de nieuwe tekst van deze regel wordt, tenzij in verordening nr. 40/94 of verordening nr. 2868/95 anders is bepaald, „een document waarvoor een vertaling moet worden ingediend, geacht niet door het Bureau te zijn ontvangen indien de vertaling door het Bureau wordt ontvangen na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het origineel of de vertaling”. Gesteld al dat op de feiten van de onderhavige zaak de gewijzigde versie van verordening nr. 2868/95 van toepassing zou zijn, kan mijns inziens derhalve niet uit de omstandigheid dat regel 38 geen uitdrukkelijke sanctie bepaalt wanneer de vertaling van een document niet is ingediend en uit het feit dat regel 19 iets anders bepaalt voor oppositieprocedures, worden afgeleid dat dit document toch ontvankelijk is indien het BHIM niet anders heeft bepaald. Regel 98 staat namelijk in de weg aan die uitlegging, aangezien dit afsluitend voorschrift voor gevallen waarin een vertaling te laat wordt ingediend, a fortiori van toepassing is wanneer deze vertaling niet wordt ingediend. Bovendien waren de bewoordingen van regel 19 vóór de wijziging bij verordening nr. 1041/2005 in wezen gelijk aan die van regel 38 en legde het Gerecht deze aldus uit dat een document waarvan de vertaling in de procestaal niet was ingediend, niet kon worden aanvaard.(39)

45. Ik ben het echter evenmin helemaal eens met de redenering in het bestreden arrest, althans wanneer deze op de feiten van de onderhavige zaak wordt toegepast. Ik sluit namelijk weliswaar niet radicaal uit dat bewijsstukken waarvan de woordelementen niet of niet volledig hoeven te worden vertaald, ontvankelijk zijn wanneer de bewijswaarde ervan daadwerkelijk losstaat van de inhoud van deze elementen of wanneer deze elementen onmiddellijk kunnen worden begrepen, maar dit lijkt mij niet het geval te zijn voor krantenartikelen die beogen aan te tonen dat informatie over de therapeutische kenmerken van een farmaceutisch product is verspreid en dat die informatie reeds vóór de publicatie van deze artikels ruim bekend was bij een gespecialiseerd publiek en/of bij het grote publiek (zie punten 51 en 52 van het bestreden arrest).

46. Maar zelfs indien in het licht van de hierboven uiteengezette redenen zou moeten worden aangenomen dat het Gerecht de artikelen in kwestie ten onrechte als bewijs heeft aanvaard, zou een dergelijke fout, aangezien het daarbij gaat om de beoordeling van het bewijs(40), niet aan de orde kunnen worden gesteld in het kader van de onderhavige hogere voorziening. Ook indien het om een onjuiste „rechts”opvatting zou gaan, zou dit op zich niet voldoende zijn om de vernietiging van het bestreden arrest te rechtvaardigen. De regel dat het bewijs ter onderbouwing van de beweringen van de opposant of van de indiener van een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een merk moet worden ingediend in de procestaal of vergezeld moet gaan van een vertaling in de procestaal, wordt immers gerechtvaardigd door het feit dat het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van gelijke wapens (equality of arms) tussen de partijen in procedures inter partes moeten worden geëerbiedigd.(41) In casu heeft de onregelmatigheid die de kamer van beroep heeft begaan en die niet door het Gerecht aan de orde is gesteld, rekwirantes niet belet om nuttig verweer te voeren voor beide instanties. Zij hebben zelf toegegeven dat zij de inhoud van de betrokken artikelen begrepen. Zoals uit hun stukken voor het Gerecht en het Hof blijkt, hebben zij bovendien de bewijswaarde die eerst door de kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht aan die artikelen is gehecht, helemaal begrepen.

C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
51. Tot slot stellen rekwirantes meer specifiek dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op bepaalde documenten – de verklaring van een bestuurder van Allergan en een marktstudie van 2004 – die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd en die volgens rekwirantes niet in aanmerking zijn genomen door de kamer van beroep omdat zij te laat waren ingediend. Het Gerecht zou zijn controlebevoegdheid hebben overschreden toen het concludeerde dat de kamer van beroep dat bewijs „impliciet maar noodzakelijkerwijs” ontvankelijk had geacht.

52. In dit verband merk ik op dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, na in herinnering te hebben gebracht dat het BHIM krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 een ruime discretionaire bevoegdheid heeft bij de beslissing over de ontvankelijkheid van bewijs dat niet tijdig is overgelegd, uiteenzet dat aangezien de kamer van beroep het in die documenten vervatte bewijs niet uitdrukkelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard, zij het noodzakelijkerwijs, zij het impliciet, ontvankelijk heeft geacht. De door rekwirantes bestreden conclusie is dus het resultaat van de concrete toepassing van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geeft. Uit het betoog van rekwirantes kan niet worden opgemaakt hoe het Gerecht de grenzen van het in artikel 63 van verordening nr. 40/94 bedoelde rechterlijk toezicht op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM heeft overschreden door gewoon het recht uit te leggen en toe te passen. Het bezwaar van rekwirantes moet dus worden afgewezen.

53. Er kan echter worden getwijfeld aan de juistheid van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, geeft. Het Gerecht lijkt die bepaling namelijk aldus uit te leggen dat het BHIM alleen uitdrukkelijk moeten verklaren dat een bewijsstuk dat niet tijdig is overgelegd niet-ontvankelijk is, maar dit niet uitdrukkelijk ontvankelijk hoeft te verklaren. Die uitlegging is in strijd met de uitlegging van het Hof, die zeker beter rekening houdt met de tegengestelde belangen die in procedures inter partes voor het BHIM aan de orde zijn. Het Hof heeft in het door de Grote kamer gewezen arrest Kaul duidelijk te kennen gegeven dat het BHIM zijn beslissing dient te motiveren, ongeacht of het beslist om een dergelijk bewijsstuk buiten beschouwing te laten dan wel beslist om het in aanmerking te nemen.(43) Rekwirantes hebben in hun hogere voorziening echter niet aangevoerd dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 om de uiteengezette redenen was geschonden, zodat de onjuiste uitlegging door het Gerecht niet aan de orde kan worden gesteld in de onderhavige hogere voorziening.

D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/9458.
58. In punt 94 van het bestreden arrest stelt het Gerecht dat de motivering van de bestreden beslissingen over de gevolgen van het gebruik van de merken van rekwirantes weliswaar „summier” was, maar rekwirantes toch in staat heeft gesteld over de nodige informatie te beschikken om de conclusies van de kamer van beroep op dat punt aan te vechten. In dit verband merken rekwirantes enkel op dat wat het Gerecht een motivering noemt, slechts uit twee zinnen bestaat en stellen zij enkel apodictisch dat deze motivering geen „motivering in juridische zin” is. Anders dan rekwirantes beweren, kan op basis van de punten 42 en 43 van de beslissing Helena Rubinstein en de punten 44 en 45 van de beslissing L’Oréal worden begrepen waarom de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er geen geldige reden voor het gebruik van de merken van rekwirantes was en heeft geoordeeld dat rekwirantes een ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen van het merk BOTOX.

HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-360/10 (SABAM tegen Netlog) - dossier - persbericht

Gelijkenis met IEF 10551 (Scarlet/SABAM). Mag preventief filteren verplicht worden gesteld bij een sociaalnetwerksite? Neen...

De exploitant van een sociaalnetwerksite kan niet worden verplicht voor al zijn gebruikers een algemeen filtersysteem te installeren om te voorkomen dat muziek- en audiovisuele werken onrechtmatig worden gebruikt. Die verplichting zou in strijd zijn met het verbod om aan een dergelijke dienstverlener een algemene toezichtverplichting op te leggen alsook met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen enerzijds de bescherming van het auteursrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie.

Antwoord:
De richtlijnen [red. inzake elektronische handel”, infosoc-harmonisatie richtlijn, IE-handhavingsrichtlijn], samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren:
– voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan;
– dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast;
– dat preventief werkt;
– dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
– dat geen beperking in de tijd kent,
waarmee elektronische bestanden die muziek‑, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectuele-eigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.

Op andere blogs:
Bits of Freedom: EU Hof: permanent controleren internetters verboden
DeGier|Stam Social network websites en ISP's hebben geen algemene filterverplichting voor o.a. illegale muziek
DomJur 2012-833
EDRI: SABAM Vs Netlog - Another Important Ruling For Fundamental Rights
ICT~Office Europese rechter: verbod internetfilter geldt ook voor hostingbedrijven
IViR Gezamenlijke noot onder Hof van Justitie EU 24 november 2011, C-70/10 (Scarlet Extended NV/SABAM) en Hof van Justitie EU 16 februari 2012, C-360/10 (SABAM/Netlog NV)
IPKAT: A Study in Scarlet as Court imposes blanket ban on blanket filters -- again
KluwerCopyrightBlog SABAM v. Netlog (CJEU C 360/10) … as expected!
Techdirt: EU Court Of Justice Says Social Networks Can't Be Forced To Be Copyright Cops
The1709blog: Filtering is not for social networks, says the CJEU
Torrentfreak: EU Court Bans Anti-Piracy Filters On Hosting Services
Recht.nl
SOLV: HVJEU: ook social networks hoeven niet te filteren
Schoups advocaten (Sabam vs. Netlog)
Webwereld: EU-Hof verbiedt copyright-filterplicht voor hosters

HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-488/10 (Celaya Emparanza y Galdos International) - dossier

In navolging van IEF 10426 (Concl. AG). Modellenrecht. Moet een later model eerst nietig worden verklaard alvorens het gebruik van dit Model op basis van artikel 19 GModVo kan worden tegengegaan door de houder van het oudere model? Is daarbij het gedrag van de houder van het latere model relevant?

Antwoord:

1) Artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dat model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

2) Voor het antwoord op de eerste vraag maken de intentie en het gedrag van de derde geen verschil.

Overwegingen betreffende vraag 1

42 Overeenkomstig deze procedure, die wordt geregeld in de artikelen 45 tot en met 48 van de verordening, onderzoekt het BHIM immers of de aanvraag voldoet aan de in de verordening gestelde vormvereisten voor indiening. Indien de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden, overeenstemt met de omschrijving van een model van artikel 3, sub a, van de verordening en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, schrijft het BHIM de aanvraag in in het register van gemeenschapsmodellen als ingeschreven gemeenschapsmodel.
43 Het betreft bijgevolg een snelle, in wezen formele controle, die, zoals in punt 18 van de considerans van de verordening is aangegeven, geen onderzoek ten gronde vereist om vóór inschrijving vast te stellen of het model voldoet aan de voorwaarden voor bescherming en die, anders dan de inschrijvingsprocedure van verordening nr. 207/2009 (EG) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), overigens geen stadium omvat waarin de houder van een eerder ingeschreven model zich tegen de inschrijving kan verzetten.
44 Aldus kan enkel een uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, de door de verordening nagestreefde doelstelling van doelmatige bescherming van ingeschreven gemeenschapsmodellen en de nuttige werking van inbreukprocedures waarborgen.
52 Gelet op het geheel van voorafgaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

Overwegingen vraag 2
55 In dit verband dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat, zoals is opgemerkt door alle belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, de omvang van de door de verordening verleende rechten objectief moet worden bepaald en niet mag verschillen naargelang van omstandigheden die verband houden met het gedrag van de aanvrager van het gemeenschapsmodel.
56 In de tweede plaats volgt uit artikel 19, lid 2, tweede alinea, van de verordening dat, zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 49 van zijn conclusie, de Uniewetgever wel rekening heeft gehouden met de goede trouw teneinde de ontwerper te beschermen die het door de rechthebbende openbaar gemaakte niet-ingeschreven model niet kende.
57 Daarentegen kan men alleen maar vaststellen dat de wetgever geen overwegingen in verband met de intentie van de derde heeft opgenomen in het eerste lid van dat artikel.
58 Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Op andere blogs:
SOLV (Mogelijkheden in modelinbreukprocedures uitgelegd door HvJ EU)
OAMI (Alicante news)

Hof van Beroep te Brussel 14 februari 2012, nr. 2011/AR/2821 (Lundbeck tegen Tiefenbacker, Ratiopharm, Teva)

In navolging van 10316 (Rb Brussel) en te vergelijken met IEF 10820 (Hof DH). Lundbeck vraagt de rechter om de voorlopige tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis. Artikel 51 par 2 Belgische OctrooiWet meldt "ingeval van nietigverklaring van de octrooien heeft de voorziening in cassatie schorsende werking".

In citaten:
r.o. 9. De uitdrukkelijke en uitzonderlijke schorsende werking van de voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring van een octrooi/ABC in hoger beroep, valt niet te rijmen met het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring van een octrooi/ABC in eerste aanleg.

De voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring van een octrooi/ABC in eerste aanleg toestaan, zou de uitdrukkelijke schorsende werking van de voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring in hoger beroep, zoals door de wetgever bepaald, uithollen en is zodoende in strijd met artikel 51 BOW, dat niet alleen geldt voor octrooien, doch eveneens voor ABC's.

10. Het hof besluit dat de voorlopige tenuitvoerlegging van de nietigverklaring van het ABC 2002C/039 van appellante, niet door de wet is toegestaan en dat de eerste rechter zodoende ten onrechte het bestreden vonnis uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard, niettegenstaande enig rechtsmiddel, (...) Het bestreden vonnis dient in die mate teniet gedaan te worden.

Gerecht EU 14 februari 2012, zaak T-33-11 (Peeters Landbouwmachines tegen OHMI/Fors MW) - dossier

Gelijktijdige dank aan Peter Claassen, AKD advocaten & notarissen.

Merkenrecht. Begrip kwader trouw. In de nietigheidsprocedure vraagt Peeters Landbouwmachines, tevens houdster woordmerk BIGA, om de nietigheid van het gemeenschapswoordmerk BIGAB voor de klasse 6, 7 en 12 (metaal, kranen, trailers).

De nietigheidsafdeling wijst de vordering af en het beroep wordt verworpen. Middel: kwader trouw is onjuist beoordeeld en in aangeduide waren zijn in hoge mate soortgelijk. Gerecht EU: De kamer van beroep heeft zich niet beperkt tot vergelijking van het begrip kwader trouw in dein van 52 Vo 207/2009 uit te leggen. De beginselen van HvJ EU Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli C-529/07 zijn correct toegepast.

37 De kamer van beroep heeft zich hoe dan ook niet beperkt tot deze vergelijking om het begrip kwade trouw in de zin van artikel 52 van verordening nr. 207/2009 uit te leggen. Blijkens de punten 22 tot en met 34 hierboven heeft zij integendeel de uitleggingsbeginselen die in dit verband door het Hof zijn ontwikkeld in zijn arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, correct toegepast.

38 Gelet op het voorgaande luidt de conclusie dat de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat, zelfs indien interveniënte op de hoogte was of had moeten zijn van het gebruik door verzoekster van het teken BIGA voor de verhandeling van verticale voermengers, zij niet te kwader trouw heeft gehandeld door de inschrijving van het bestreden merk te vragen.

Vergelijk IEF 10205.

Verder algemeen interessante overwegingen betreffende het begrip kwader trouw;
18 Het Hof heeft de wijze waarop het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip kwade trouw moet worden uitgelegd op een aantal punten nader gepreciseerd (zie naar analogie arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra). Zo heeft het erop gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager, in de zin van deze bepaling, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, en met name:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
– de omvang van de bescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

19 Het Hof heeft tevens aangegeven, in punt 44 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, dat het oogmerk om de verkoop van een product te beletten, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager kan wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat hij een teken als gemeenschapsmerk heeft doen inschrijven zonder de bedoeling er gebruik van te maken, maar enkel om een derde de toegang tot de markt te beletten.

21 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, alsook met de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk past.

Hof van Cassatie van België 9 februari 2012, nr. C080474N (Greenstar-Kanzi Europe nv tegen JH en JG)

Met samenvatting van Philippe de Jong, Altius.

In navolging van HvJ EU, zie IEF 10367. Kwekersrecht. De feiten van deze zaak zijn genoegzaam bekend. De Belgische onderneming Better3Fruit is de titularis van een communautair kwekerscertificaat voor een specifiek ras van appelbomen onder de benaming Nicoter. Appels van Nicoter-bomen worden verhandeld onder het merk Kanzi, waarvan Better3Fruit eveneens de titularis is. Better3Fruit gaf Nicoter in exclusieve licentie aan de NV Nicolaï. Krachtens deze licentie-overeenkomst kon het voorwerp van de licentie (ttz. de bomen van het beschermde ras) enkel aan derden verkocht worden als de betrokken derde een overeenkomst ondertekende waarin hem het recht gegeven werd om de Nicoter-bomen op te groeien en te commercialiseren.

Nicolaï legde deze verplichting echter naast zich neer en verkocht Nicoter-bomen aan de heer Hustin zonder dat deze laatste de vereiste teelt- en verhandelingsovereenkomst gesloten had. Hustin verkocht op zijn beurt appels van de betrokken bomen aan de heer Goossens, die ze verkocht op de markt van Hasselt, voorzien van een bordje dat het om Kanzi-appels ging afkomstig van bomen van het Nicoter-ras.

Ondertussen was een einde gekomen aan de exclusieve licentie-overeenkomst tussen Better3Fruit en Nicolaï. Better3Fruit kende een nieuwe exclusieve licentie toe aan een firma EFC, die op haar beurt een exclusieve (sub)licentie toekende aan de Limburgse firma Greenstar-Kanzi Europe, kortweg GKE, die ook het recht kreeg om op te treden tegen inbreuken. Deze licenties werden niet ingeschreven in het register van het CPVO.

GKE besloot vervolgens Hustin en Goossens te dagvaarden wegens inbreuk. De vordering was o.m. gebaseerd op de beweerde schending van het communautaire kwekersrecht voor Nicoter. Volgens GKE kon Goossens met name niet op rechtmatige wijze Kanzi-appels verkopen. Hij had die appels immers gekocht van Hustin, die de eigendom op de hem door Nicolaï verkochte Nicoter-bomen evenmin op rechtmatige wijze kon hebben verkregen, nu Nicolaï had nagelaten hem de teelt- en verhandelingsovereenkomst te laten ondertekenen en daardoor zijn exclusieve licentieovereenkomst met Better3Fruit had geschonden. Volgens Hustin en Goossens – die niet op de hoogte bleken te zijn van de contractuele verplichtingen waartoe Nicolaï krachtens zijn licentie-overeenkomst met Better3Fruit gehouden was – was er echter sprake van uitputting van de rechten van Better3Fruit/GKE.

Het uitputtingsverweer van Hustin en Goossens werd in eerste aanleg verworpen door de Antwerpse stakingsrechter. Het Antwerpse hof van beroep kwam echter tot een ander oordeel en stelde in een arrest van 24 april 2008 dat, hoewel Nicolaï de bepalingen van zijn licentieovereenkomst met Better3Fruit niet had nageleefd, niet was aangetoond dat Hustin of Goossens op de hoogte waren van de betrokken contractuele beperkingen, zodat er volgens het hof sprake was van uitputting. Uiteindelijk kwam de zaak voor het Belgische Hof van Cassatie dat op 25 februari 2010 de volgende, inmiddels welbekende, prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie van de EU:

1. Moet artikel 94 van de Communautaire Kwekersverordening 2100/94, in samenhang gelezen met de artikelen 11.1., 13.1. tot en met 13.3., 16, 27 en 104 van die Verordening aldus worden uitgelegd dat de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen eenieder die handelingen verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouder wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouder en de houder van het communautair kwekersrecht, ingeval van verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd?

2. Zo ja, is het voor de beoordeling van de inbreuk van belang dat diegene die voornoemde handeling verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te zijn van de aldus in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen?”

Per arrest van 20 oktober 2011 beantwoordde het Europese Hof de eerste vraag positief (met dien verstande evenwel dat het moet gaan om de niet-eerbiediging van licentievoorwaarden die “rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht”  - (Over wat dit zoal zou kunnen inhouden, zie o.m. P. van der KOOIJ, “Uitputting in het kwekersrecht”, BIE 2011, p. 404 (login); en P. de JONG, “Uitputting in het kwekersrecht”, IRDI 2012, p. 95.)) en de tweede negatief.

De zaak kwam vervolgens terug naar het Hof van Cassatie. Dat Hof heeft nu bij arrest van 9 februari 2012 de redenering van het Europese Hof met evenveel woorden overgenomen en het hierboven vermelde arrest van 24 april 2008 vernietigd.

Zoals dat in de Belgische procesrechtelijke orde gaat, is de zaak nu doorverwezen naar een ander hof van beroep, met name dat van Gent. Dat hof zal nu dus uitspraak moeten doen over de interessante vraag of de door Nicolaï overtreden licentievoorwaarden een wezenlijk element van het kwekersrecht betreffen.

Wordt vervolgd…

Philippe de Jong
Advocaat, Altius te Brussel

Beslissing van het HvJ EU 9 februari 2012, zaak C-442/11 (Novartis tegen Actavis UK)

Over de vraag: Inbreuk op ABC voor werkzame stoffen alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen? (exacte vraag, zie onder)

Antwoord

Consequently, the answer to the question referred is that Articles 4 and 5 of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, where a ‘product’ consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that ‘product’ in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, an SPC granted for that ‘product’ allows its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the ‘product’, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Vraagstelling:
Wanneer voor een product als omschreven in verordening (EG) nr. 469/20091 een aanvullend beschermingscertificaat is afgegeven voor een werkzame stof, wordt dan op de rechten die dat certificaat volgens artikel 5 van de verordening met betrekking tot het voorwerp als omschreven in artikel 4 van de verordening verleent, inbreuk gemaakt
i. door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) in combinatie met een of meer andere werkzame stoffen (in het onderhavige geval hydrochloorthiazide) bevat, of
ii. alleen door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) als enige werkzame stof bevat?

HvJ EU 9 februari 2012, Zaak C-277/10 (Luksan tegen Petrus van der Let)

Prejudiciële vragen gesteld door het Handelsgericht Wien, Oostenrijk.

In navolging van IEF 10141 (Concl. AG). Auteursrecht en naburige rechten. Contractuele verdeling van de exploitatierechten van een cinematografisch werk tussen de auteur en de producent ervan – Nationale regeling die al deze rechten aan de producent toekent. Dienen exploitatierechten van rechtswege rechtstreeks aan de hoofdregisseur of andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs toe te komen en niet (uitsluitend) aan de filmproducent?

Antwoorden: 1) De artikelen 1 en 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel en de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, junctis de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom en artikel 2 van richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, moeten aldus worden uitgelegd dat de exploitatierechten van het cinematografische werk als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn (reproductierecht, recht op uitzending per satelliet en elk ander recht van mededeling aan het publiek door middel van de beschikbaarstelling aan het publiek), van rechtswege rechtstreeks en oorspronkelijk toekomen aan de hoofdregisseur. Bijgevolg moeten deze bepalingen aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling waarbij deze exploitatierechten van rechtswege en uitsluitend aan de producent van het betrokken werk worden toegekend.

2)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten de mogelijkheid laat om te voorzien in een vermoeden van overdracht van de exploitatierechten van het cinematografische werk als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn (recht op uitzending per satelliet, reproductierecht en elk ander recht van mededeling aan het publiek door middel van de beschikbaarstelling aan het publiek), aan de producent van het cinematografische werk, vooropgesteld dat dit vermoeden weerlegbaar is zodat de hoofdregisseur van dit werk iets anders kan overeenkomen.

3)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het recht op de in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 bedoelde billijke compensatie op grond van de zogenoemde „uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik” van rechtswege rechtstreeks en oorspronkelijk moet toekomen aan de hoofdregisseur van het cinematografische werk in zijn hoedanigheid van auteur ervan.

4)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de mogelijkheid laat om te voorzien in een vermoeden van overdracht van het aan de hoofdregisseur van het cinematografische werk toekomende recht op een billijke compensatie aan de producent van dit werk, ongeacht of dit vermoeden onweerlegbaar is dan wel daarvan kan worden afgeweken.

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog

Gerecht EU  7 februari 2012, zaak T-305/10 (Hartmann-Lamboy tegen OHIM/Diptyque) - dossier

Merkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapswoordmerk DYNIQUE komt in de oppositieprocedure de houdster van het woordmerk DIPTYQUE tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: Er is geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Er zijn geen fouten gemaakt bij de definitie van het relevante publiek. De lettercombinatie YNI lijkt op YPTI. Ondanks dat in de Duitse taal soms de Y wordt uitgesproken als Ü, heeft dat enkele feit geen invloed op de beoordeling. Er is wel verwarringsgevaar mogelijk, en de klacht wordt afgewezen.

30      Die Beschwerdekammer stellte jedoch in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest, dass die Buchstaben „I“ und „Y“ in einem wesentlichen Teil der Union, so insbesondere im Spanischen und Französischen, identisch ausgesprochen werden. So bewirkt insbesondere die Identität der ersten und der letzten Silbe, die wie „di“ und „ik“ ausgesprochen werden, eine ausgeprägte klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit. Allein der Umstand, dass insbesondere im Deutschen die Buchstaben „I“ und „Y“ manchmal unterschiedlich ausgesprochen werden, kann diese klangliche Wahrnehmung durch einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Verbraucher der Union nicht berühren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnrn. 118 und 119). Weiter ist das Argument der Klägerin als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen, wonach im Französischen die Buchstaben „I“ und „Y“ nicht identisch ausgesprochen würden, wenn sich der Buchstabe „Y“ zwischen zwei Konsonanten befinde, womit der Buchstabe „I“ wie ein „Ü“ auszusprechen sei; dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. Die Beschwerdekammer hat ebenfalls fehlerfrei festgestellt, dass beide Zeichen den starken und deutlich vernehmbaren Vokal „I“ enthielten, während es sich bei den jeweiligen mittleren Buchstaben „P“, „T“ und „N“ nur um stimmlose, bei der Aussprache kaum hörbare Konsonanten handele. Die Beschwerdekammer ist schließlich ebenso zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass eine klangliche Zeichenähnlichkeit vorliege, da die streitigen Zeichen von identischer Länge mit identischer Vokalfolge seien, wodurch Rhythmus und Betonung sehr ähnlich würden.

31      Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs rügt die Klägerin die in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung. Insoweit weist das Gericht darauf hin, dass unstreitig das französische Wort „diptyque“ sich auf ein aus zwei Teilen bestehendes Kunstwerk, etwa eine Skulptur, einen Altar oder ein Gemälde, bezieht, während das Wort „Dynique“ in allen Sprachen der Union ohne begriffliche Bedeutung ist. Insoweit wendet sich die Klägerin lediglich zum einen gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, wonach die meisten maßgeblichen Verbraucher dazu neigten, den Begriff „Diptyque“ als Phantasiewort ohne begriffliche Bedeutung wahrzunehmen, da er die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibe, und zum anderen gegen den zugrunde gelegten Aufmerksamkeitsgrad dieser Verbraucher, der nach Auffassung der Klägerin besonders hoch ist. Abgesehen davon, dass die Klägerin keinen überzeugenden Beweis dafür beigebracht hat, dass das relevante Publikum eine solche, besonders erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. oben, Randnr. 25), hat sie aber auch nicht nachgewiesen, dass dieses Publikum beim Erwerb kosmetischer Produkte oder Dienstleistungen geneigt sein wird, den Begriff „Diptyque“ in der speziellen technischen Bedeutung aufzufassen, den er im Bereich der Kunst hat. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin im Übrigen eingeräumt, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. In Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer daher fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um Phantasiewörter handelt, die dem Durchschnittsverbraucher keinen begrifflichen Vergleich ermöglichen. Mangels einer aus der Sicht des relevanten Publikums eindeutigen und bestimmten Bedeutung des Wortes „Dyptique“, die es ihm erlaubte, dessen kunstbezogenen Aussagegehalt in der Situation eines solchen Erwerbsgeschäfts unmittelbar zu erfassen, ist dieser begriffliche Unterschied nicht geeignet, die zwischen den Zeichen festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten im Sinne der oben in Randnr. 21 angeführten Rechtsprechung zu neutralisieren.

32      Was schließlich die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, dass ihre in den Randnrn. 23 ff. der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Beurteilung lückenhaft sei. Abgesehen davon, dass die Beschwerdekammer den besonders hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 außer Acht gelassen habe, habe sie nicht hinreichend berücksichtigt, dass die ältere Marke nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft verfüge. So stelle das Wort „Diptyque“ eine rein beschreibende Angabe dar, die im Französischen, Englischen und Deutschen insbesondere „zweiteilige Schreibtafel“ bedeute, was im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer keine Berücksichtigung gefunden habe. Die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde dadurch bestätigt, dass es unzählige ähnlich gebildete Marken und Wörter gebe, die auf das französische Suffix „ique“ endeten. Dieses sehr geläufige Suffix sei als Markenbestandteil nicht geeignet, eine Ähnlichkeit zwischen Marken zu begründen, weil dies eine übermäßige Ausschließlichkeit bewirkte, noch könne es als das dominierende Element einer Marke angesehen werden, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich lenke.

33      Insoweit genügt die Feststellung, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 des Nizzaer Abkommens sowie der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht.

Op andere blogs: Marques.

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2012, 2009/AR/560 (Responsible Young Drivers tegen McCann Erickson en Centrum voor Beeldexpressie)

Met dank aan Kristof Neefs en Paul Maeyaert, ALTIUS.

België. Merkenrecht. Handelend onder de naam Responsible Young Drivers, tevens als Benelux woordmerk geregistreerd, stimuleert de stichting van openbaar nut verantwoord rijden onder jongeren.

Geïntimeerde organiseert een wedstrijd met een wervend karakter waarbij studenten van kunsthogescholen de doelgroep zijn (zie inzet voor uiting op MySpace). In de creative briefing werd aangekondigd dat RESPONIBLE YOUNG DRIVERS vermeld moest worden als klant en merk. De hoofdprijs was een stageplaats bij reclamebureau McCann Erickson. Vanwege dit geschil is de naam uit de creative briefing voor een fictieve organisatie, met hetzelfde doel, gewijzigd in "De Bende van de nachtrijders".

Over het merkenrechtelijk gebruik in het economisch verkeer: de wedstrijd heeft een wervend karakter, want de hoofdprijs was een stageplaats bij de inrichter (r.o. 21 e.v.).

Interessante overwegingen omtrent de communicatie- en investeringsfunctie van het merk (r.o. 32-33). De communicatiestrategie van de merkhouder die bepaalde waarden uitdraagt. Het gebruik door geïntimeerde strookt niet met de beoogde merkuitstraling. De vervangnaam werd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers onvermijdelijk geassocieerd met de eerdere creative briefing en de organisatie RYD. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling.

r.o. 21 Eerste geïntimeerde is geen onderwijsinstelling, doch een commercieel reclamebureau en een commerciële vennootschap.

Het gelaakte gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" kwalificeert om twee redenen als "gebruik in het economische verkeer"; (1) eerste geïntimeerde beoogt hiermee toekomstig personeel aan te trekken of minstens te identificeren en (2) het teken wordt gebruikt voor associatie met de diensten van appellante en om aldus bekendheid te verwerven bij studenten, de pers en potentiële klanten of, met andere woorden, als reclamemiddel. (...) Het nagestreefde voordeel, het verwerven van talent, staat buiten kijf.

Ook dit nagestreefde economisch voordeel, het associëren van eerste geïntimeerde en derhalve haar handelsactiviteiten met het imago en de diensten van appellante, geeft aanleiding tot de vaststelling dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer.

Tot slot stelt het hof vast dat, wanneer een commercieel reclamebureau een wedstrijd uitschrijft zoals dat in casu in concreto gebeurde, dit (tevens) gebeurt als een vorm van reclame die erop gericht is om rond de onderneming in kwestie goodwill te creëren. Ook de nagestreefde goodwill is een economisch voordeel.

32. Wat de afbreuk aan de overige functies van het merk betreft:
Daarenboven doet het gebruik van het teken door eerste geìntimeerde eveneens afbreuk aan de communicatie/ en investeringsfunctie van het merk. (...)

Nadat appellante te kennen had gegeven dat zij niet gediend was met dergelijk gebruik van een aan haar woordmerk identiek teken, verving eerste geïntimeerde dit teken tot ontzetting van appellante door "De Bende van de Nachtrijders". Door het aanvankelijk gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", werd de vervangnaam "de Bende van de Nachtrijders" hiermee echter onvermijdelijk geassocieerd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling. Uit de inzendingen van de studenten, waaronder de winnende inzending, blijkt bovendien dat de studenten de opdracht zo hebben opgevat dat zij vrijwilligers diende te werven voor het naar huis rijden van dronken chauffeurs, hetgeen niet strookt met de communicatiestrategie van appellante.

33. het hof besluit dat eerste geïntimeerde niet enkel de herkomstfunctie, maar ook de communicatie- en investeringsfunctie van het merk van appellante heeft geschaad.