Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )
Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.
Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:
- in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");
- in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
- in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.
TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.
Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit
Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten
TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.
De stakingsrechter oordeelt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening niet vervuld zijn, en gaat hier dus niet op in. Artikel 104 §1 van de Verordening voorziet dat het, onverlet enkele uitzonderingsgevallen, de nationale rechter betaamt om de procedure waarin een partij zich beroept op een Gemeenschapsmerk op te schorten tot de uitspraak van een bevoegde rechtbank of van het Merkenbureau van de EU, indien één van deze laatsten eerder werd gevat met een betwisting van de geldigheid van het ingeroepen Gemeenschapsmerk. De stakingsrechter oordeelt dat de geldigheid van de ingeroepen merken inderdaad al werd betwist, doch dat deze betwistingen dateren van respectievelijk 9 december 2010 en 22 juni 2011, ie van na de dagvaarding voor de stakingsrechter dewelke reeds op 7 december 2010 gebeurde. Niets belet de stakingsrechter dus om de nietigheid van de ingeroepen merken te beoordelen.
2. Met betrekking tot de vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
TKS vraagt de stakingsrechter om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van uurwerken en tijdmeetinstrumenten (klasse 14), plastic materialen voor verpakking (klasse 16), meubelen (klasse 20) en gerei voor huishouding en keuken (klasse 21). TKS baseert haar vordering tot nietigverklaring op artikel 52 en 7, §1, e), ii) van de Verordening, hetwelk een absolute nietigheidsgrond behelst voor de inschrijving van "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische resultaat te verkrijgen". TKS verwijst uitgebreid naar de veelbesproken Lego t. Megabrands zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar een (ander) merk van Lego nietig werd verklaard in toepassing van dezelfde weigeringsgrond, onder meer in de overweging dat het merkenrecht niet mag worden gebruikt om eeuwigdurend technische oplossingen of innovaties te monopoliseren. Deze eerdere "Lego-zaak" draaide rond de geldigheid van de inschrijving van de vorm van de Lego blokken als merk voor "bouwblokken" (klasse 28).
De stakingsrechter gaat na of in voorliggend geval elk van de essentiële elementen van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening cumulatief voorhanden zijn. Dit is nodig om tot de nietigheid van de merkinschrijving te kunnen besluiten. Met name overweegt de stakingsrechter [citaten vrij vertaald]:
Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.
Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.
Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.
De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.
De rechter besluit aldus dat in voorliggend geval de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening niet vervuld zijn voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, en dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van TKS derhalve ongegrond is.
3. Met betrekking tot de beweerde merkinbreuk
Lego beweert dat TKS inbreuk pleegt op haar merkrechten door, zonder de toestemming van Lego, vormen te gebruiken die erg goed gelijken op de merken waarvan de bescherming wordt ingeroepen, voor waren identiek aan deze waarvoor de merken (onder andere) zijn ingeschreven. Lego baseert haar vordering op artikel Artikel 9 van de Verordening, dat de houder van een Gemeenschapsmerk het recht verleent om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring wordt geacht het gevaar van associatie met het merk te omvatten.
De stakingsrechter vergelijkt eerst de visuele kenmerken van de merken en de gebruikte tekens enerzijds, en de waren waarvoor deze worden gebruikt anderzijds. De stakingsrechter komt daarbij tot de vaststelling dat deze, de horloges zelf er even buiten gelaten, sterk overeenstemmen en dus in principe aanleiding kunnen geven tot verwarring.
De stakingsrechter vervolgt dat het noodzakelijk is om ook stil te staan bij de oorzaak van deze verwarring. Hij herinnert eraan dat het precies door de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren is dat het verwarringsgevaar bij het publiek moet bestaan. De stakingsrechter verwijst wat dat betreft naar het voorgelegde marktonderzoek, dat aantoont dat een aanzienlijk deel van het ondervraagde publiek inderdaad "Lego" antwoordt op de vraag waaraan de verpakkingen van TKS hen doen denken. De stakingsrechter is echter van oordeel dat dit op zich niet volstaat om tot het bestaan van verwarringsgevaar te besluiten. De stakingsrechter stelt zich de vraag of hetzelfde publiek "ja" zou hebben geantwooord op de vraag of het op de hoogte is van het feit dat Lego nu (ook) taartendozen en andere verpakkingen maakt. En wat het zou hebben geantwoord op de vraag wat "Lego" bij hen oproept. Zonder twijfel, aldus de stakingsrechter, zou men het over de bouwblokken hebben.
De stakingsrechter wijst erop dat men bij de beoordeling van een merkinbreuk aandacht moet hebben voor de functie van het merk. In voorliggend geval bestaat de functie van de merken erin om de waren waarvoor ze werden ingeschreven (deze uit klassen 14, 16, 20 en 21) te onderscheiden. Hun essentiële functie bestaat erin om de consument de herkomst van de waren te garanderen, aldus de stakingsrechter.
De stakingsrechter besluit dat Lego niet aantoont dat het relevante publiek het identieke teken zou opvatten als een aanwijzing dat de waren in kwestie (ie deze zoals uit de klassen 14, 16, 20, 21) van Lego of van een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn. Aldus is er volgens de stakingsrechter geen merkinbreuk voorhanden.
4. Met betrekking tot de beweerde oneerlijke handelspraktijken .jpg)
Lego beweert ten andere, los van de aanspraken op grond van haar merkrechten, dat het gebruik van de betreffende verpakkings- en presentatiematerialen door TKS een oneerlijke handelspraktijk zoals verboden door de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de "WMPC") uitmaakt.
De stakingsrechter oordeelt dat een vordering op basis van het recht op een merk niet noodzakelijk een vordering op basis van de WMPC uitsluit. De stakingsrechter vult aan dat alhoewel de gevraagde maatregelen onder beide vorderingen identiek zijn, de grondslag van de vorderingen verschillend is: merkrechten beogen de bescherming van een monopolie, terwijl de WMPC de belangen van consumenten tracht te vrijwaren.
De stakingsrechter verwijst naar de 14de overweging van Richtlijn (EG) nr. 29/2005 van 11 mei 2005 inzake oneerlijke handelspraktijken, die preciseert dat een kopie die verwarring zaait wat de commerciële oorsprong van goederen betreft, alsdusdanig een oneerlijke handelspraktijk kan uitmaken. De stakingsrechter vervolgt dat als een consument denkt dat de producten van TKS in werkelijkheid van Lego of een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn, dit het koopgedrag van de consument kan beïnvloeden. De stakingsrechter neemt aan dat Lego een erg hoog kwaliteitsaura geniet, en besluit dat de consument die misleid is omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS ertoe geneigd zal zijn deze aan te kopen omwille van de kwaliteitsgarantie die hij associeert met Lego.
De stakingsrechter oordeelt dat de reproductie door TKS van de vorm van de Lego blokken ook inbreuk maakt op artikel 88, 3° van de WMPC, dat als misleidend (en dus oneerlijk) aanstipt: elke handelspraktijk die de consument in zijn koopgedrag beïnvloedt en die gepaard gaat met onjuiste informatie, of de consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt ten aanzien van verklaringen of symbolen die doen geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt. De stakingsrechter stelt dat nu de verwarring omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS voortvloeit uit het gebruik van de herkenbare vorm van de Lego blokken, er logischerwijs een risico bestaat dat consument daarin een directe of indirecte ondersteuning van de kant van Lego ziet. Hij vervolgt dat de consument het systematische gebruik door TKS van ronde knoppen op haar verpakkings- en presentatiemateriaal - zoals Lego deze gebruikt op haar blokken - niet anders zal interpreteren dan als een veruitwendiging van een directe of indirecte ondersteuning die TKS geniet van Lego, en dat de aanwezigheid van het merk "ICE-WATCH" hier niets aan verandert.
De stakingsrechter besluit dat deze handelswijze oneerlijk is en derhalve gestopt moet worden.
5. Besluit
De stakingsrechter acht de door Lego ingeroepen merkrechten geldig maar besluit dat het gebruik van de litigieuze verpakkings- en presentatiematerialen door TKS er geen inbreuk op maakt.
Alhoewel geen merkinbreuk, oordeelt hij vervolgens dat hetzelfde gebruik wél een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt en derhalve toch gestopt moet worden. De stakingsrechter legt de drempel voor het bestaan van verwarringsgevaar bij zijn beoordeling van de inbreuk op de WMPC een stuk lager dan bij zijn beoordeling van de inbreuk op de merkrechten.
Voor de volledigheid kan nog worden aangestipt dat de stakingsrechter niet ingaat op de vraag van Lego om het tussen te komen vonnis te laten publiceren in een aantal tijdschriften.
This case raises the following question which has been sent to the Court of Justice for a preliminary ruling:
Paralelle publicatie van Reclameboek 
Parallel gepubliceerd van Reclameboek RB 
Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) 18 februari 2011, beslissing 3108 (Jetair vakantiecheckers)..png)
Belgische Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) 11 februari 2011, beslissing: 3118 (Swiffer Duster).png)
Nabeschouwing: Wat wel en niet in strijd is met de goede zeden is geen gemeengoed. De Belgische goede zeden lijken wat kuiser dan de Nederlandse. Dat de RCC zich minder stoort aan erotiek in reclame blijkt bijvoorbeeld uit zijn uitspraak in over een pittige campagne van het lingeriemerk Sapph. Volgens RCC overschreed de foto met een vrouw in lingerie met een uitdagende, erotisch geladen pose niet de grenzen van het toelaatbare. Lees het eerdere bericht 
aantasten”. Lees de uitspraak van JEP 
