Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van Beroep Brussel 25 september 2018, IEFbe 2793 (Alcimex tegen Bacardi) Merken. Zie eerder [IEFbe 494]. Alcimex stelt dat zij toestemming heeft de merken van Bacardi te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex voert ten onrechte aan dat Bacardi moet aantonen dat de goederen op de markt werden gebracht buiten de EER. Het verweer van Alcimex dat erin bestaat te stellen dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan enige merkinbreuk aangezien een aantal litigieuze flessen reeds in de EER in het verkeer waren gebracht op het ogenblik waarop zij deze aangekocht, faalt. Niet enkel de handeling van "invoeren" kan een inbreukmakende daad opleveren. Ook kan Alcimex niet aantonen dat zij toestemming heeft van Bacardi om elk van de betrokken flessen in de EER te verhandelen.

Hof van Justitie 30 mei 2018, IEF 18103; IEFbe 2791; ECLI:EU:C:2018:349 (Kenzo Estate) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17339], [IEFbe 2423]. Vraag of voornaam persoon als "gebruik met geldige reden" geldt. Hof gaat mee met A-G: de voornaam van een persoon is geen gebruik met geldige reden.

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18097; IEFbe 2789; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO) Merkenrecht. Pirelli Tyre SpA heeft een Uniemerkaanvraag ingediend, inhoudende een beeldteken dat een groef in L-vorm weergeeft. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 (o.a. luchtbanden, velgen). Interveniënte The Yokohoma Rubber heeft een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO ingesteld. Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard voor de waren, alsmede voor velgen en wieldoppen voor allerlei soorten voertuigen, op grond dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Pirelli Tyre SpA heeft hiertegen beroep ingesteld. De nietigheidsafdeling heeft het beroep alleen toegewezen zover het merk was nietig verklaard voor velgen en wieldoppen, omdat het geen betrekking had op deze waren. De bewijzen tonen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Beslissing van van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd. 

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18096; IEFbe 2788; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírne U zeleného stromu) Merkenrecht. Bacardi heeft bij het EUIPO een beeldmerkaanvraag ingediend inhoudende een "42 BELOW". Palírna U zeleného stromu heeft oppositie ingediend, gebaseerd op het niet-ingeschreven beeldmerk inhoudende "42 VODKA". De kamer van beroep oordeelde dat er in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Bacardi stelt dat de kamer van beroep art. 8 lid 4 verordening 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk. De kamer van beroep is echter niet bevoegd om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en dus uitspraak te doen over eventuele inbreuk. Het stond aan Bacardi om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was. Beroep wordt verworpen. 

Gerecht EU 15 oktober 2018, IEF 18095; IEFbe 2787; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting) Merkenrecht. John Mills heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken "Mineral Magic". De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken: Amerikaans woordmerk "Magic Minerals by Jerome Alexander" ter aanduiding van gezichtspoeder dat mineralen bevat en het niet-ingeschreven Amerikaans woordmerk "Magic Minerals" ter aanduiding van cosmetica. Oppositie is afgewezen. De eerste kamer van beroep EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van art. 8 lid 3 verordening 207/2009. De tekens hebben namelijk een frappante gelijkenis. Dat het USPTO geen bezwaar had gemaakt tegen inschrijving van het merk "Magic Minerals by Jerome Alexander", ondanks het bestaan van Mineral Magic Cosmetics, impliceerde niet noodzakelijk dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de merken bestond. Art. 8 lid 3 verordening 207/2009 kan echter alleen toepassing vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen. In casu is duidelijk dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn, zoals elke partij erkent. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd. 

Gerecht EU 8 november 2018, IEF 18092; IEFbe 2786; ECLI:EU:T:2018:758; T‑718/16 (Mad Dogg Athletics tegen Aerospinning Master Franchising) Merkenrecht. Amerikaans bedrijf Mad Dogg Athletics is houder van het Europees woordmerk "SPINNING", ingeschreven voor klassen audio- en videocassetten, uitrusting voor lichaamsoefeningen en lichaamsoefeningstraining. Aerospinning Master Franchising stelde dat "spinning" een gebruikelijke naam is geworden voor twee laatstgenoemde klassen. Het EUIPO heeft de rechten van Mad Dogg Athletics om deze reden ingetrokken. Het EUIPO heeft echter ten onrechte geoordeeld dat het relevante publiek dat bij de beoordeling van de grond voor herroeping in aanmerking moest worden genomen, uitsluitend bestond uit eindgebruikers van fitnessapparaten. De indoorfietsen die door Mad Dogg Athletics worden verkocht, worden gekocht door commerciële exploitanten van sportscholen, sportfaciliteiten en revalidatiecentra. Zij spelen een centrale rol op de markt van fitnessapparatuur en hebben een beslissende invloed op de selectie door eindgebruikers van diensten voor trainingsopleidingen. Bovendien had het EUIPO in haar beslissing tot intrekking moeten beslissen of het betwiste merk wel degelijk een gebruikelijke naam voor de goederen en diensten in kwestie was geworden. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het EUIPO met betrekking tot fitnessapparatuur en lichaamstraining.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18090; RB 3243; IEFbe 2784; C-517/18 (Fédération des fabricants de cigares) Via Minbuza. Verzoekster (Fédération des fabricants de cigares) heeft de minister-president verzocht om intrekking van het decreet inzake de productie, de presentatie, de verkoop en het gebruik van tabak, vaping-producten en voor roken bestemde producten op basis van kruiden andere dan tabak (hierna: decreet). Vervolgens vordert zij de nietigverklaring wegens bevoegdheidsoverschrijding van de stilzwijgende beslissing waarmee de minister-president haar verzoek heeft afgewezen. Verzoekster stelt dat het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt door vermeldingen toe te voegen die niet zijn voorzien bij de richtlijn. Tevens zou het decreet een onevenredige inbreuk vormen op de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom. Verweerder (minister van Solidariteit en Volksgezondheid) concludeert primair tot schorsing van de behandeling en subsidiair, tot afwijzing van het verzoek. De société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (interveniënt) betoogt dat een letterlijke uitlegging van de richtlijn zou leiden tot het verbod van bepaalde merknamen, die essentieel zijn voor de identificatie van het product en dat artikel 13 van de richtlijn problematisch is vanuit het oogpunt van het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van ondernemerschap en de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid, zelfs wanneer een procedure op tegenspraak is voorzien.

Hof Den Haag 6 november 2018, IEF 18085; IEFbe 2782 (Maxnet tegen Blackberry) Merkenrecht. Maxnet heeft een Benelux-depot voor het woordmerk BERRYBOOT verricht voor waren en diensten in klassen 9 en 42. Blackberry heeft met succes oppositie ingesteld op basis van haar Uniewoordmerk BLACKBERRY. Het hof deelt niet het oordeel van het BBIE dat het relevante publiek het bestanddeel BOOT minder onderscheidend zal achten omdat het verwijst naar het Engelse werkwoord 'to boot, wat opstarten van een computer betekent. Visueel, auditief en conceptueel is er slechts in beperkte mate overeenstemming door het deel BERRY. Het andere deel BOOT, heeft een duidelijk andere betekenis. Het hof beveelt de inschrijving als merk.

Gerecht EU 25 oktober 2018, IEF 18059; IEFbe 2778; ECLI:EU:T:2018:719; T-122/17 (Funke Medien NRW) Merkenrecht. Persbericht: DEVIN, de naam van een Bulgaarse stad, kan worden geregistreerd voor een EU-merk voor mineraalwater. De geografische naam blijft niet alleen voor beschrijvend gebruik beschikbaar voor derde partijen, zoals voor promotie van toerisme in de stad, maar ook als een onderscheidingsteken in bepaalde gevallen en waarbij er geen verwarringsgevaar optreedt.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18055; IEFbe 2776; C-567/18 (Coty Germany tegen Amazon)

Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?

Via Minbuza: Verzoekster verkoopt parfums. Verweersters behoren tot het Amazonconcern. De eerste verweerster is gevestigd in Luxemburg, de derde verweerster is in Graben in Duitsland gevestigd en drijft aldaar een pakhuis. Verzoekster stelt houder te zijn van een licentie van het Uniemerk nr. 876874 DAVIDOFF (‘het litigieuze merk’) dat de waren ‘perfumery, essential oils, cosmetics’ beschermt en gemachtigd te zijn in eigen naam aanspraak te kunnen maken op de aan het merk verbonden rechten. Op de internetsite amazon.de biedt de eerste verweerster derde aanbieders de mogelijkheid om aanbiedingen te plaatsen op de „Amazon-Marketplace”. De koopovereenkomsten met betrekking tot de aldus verkochte waren komen tot stand tussen de derde aanbieders en de kopers. De derde aanbieders hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het programma „Verzending door Amazon”, waarbij de waren door vennootschappen van het Amazonconcern wordt opgeslagen en de verzending wordt uitgevoerd door middel van externe dienstverrichters.