Beeldmerk Pirelli Tyre ten onrechte nietig verklaard: vorm niet uitsluitend nodig voor technische uitkomst

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18097; IEFbe 2789; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO) Merkenrecht. Pirelli Tyre SpA heeft een Uniemerkaanvraag ingediend, inhoudende een beeldteken dat een groef in L-vorm weergeeft. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 (o.a. luchtbanden, velgen). Interveniënte The Yokohoma Rubber heeft een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO ingesteld. Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard voor de waren, alsmede voor velgen en wieldoppen voor allerlei soorten voertuigen, op grond dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Pirelli Tyre SpA heeft hiertegen beroep ingesteld. De nietigheidsafdeling heeft het beroep alleen toegewezen zover het merk was nietig verklaard voor velgen en wieldoppen, omdat het geen betrekking had op deze waren. De bewijzen tonen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Beslissing van van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd. 

70. Evenwel dient te worden vastgesteld dat in casu het litigieuze teken een op zichzelf staande groef van een loopvlak van een band weergeeft. In de context van de betrokken waren geeft het litigieuze teken dus geen loopvlak weer, aangezien daarin niet de andere bestanddelen van een loopvlak zijn opgenomen waarmee dat teken talrijke en ingewikkelde vormen creëert die verschillen van de vorm van elke groef en elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd.

71. Bijgevolg bestaat het litigieuze teken niet uitsluitend uit de vorm van de betrokken waren, en evenmin uit een vorm die als zodanig kwantitatief en kwalitatief een belangrijk deel van die waren uitmaakt.

72. Bovendien tonen de door interveniënte overgelegde en door de kamer van beroep onderzochte bewijzen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het litigieuze teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Uit deze bewijzen blijkt immers dat de combinatie van en de interactie tussen de verschillende bestanddelen van een loopvlak die op repetitieve wijze voorkomen op het gehele loopvlak, waardoor een vorm wordt gecreëerd die verschilt van die van deze bestanddelen afzonderlijk beschouwd, eventueel kunnen zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing.

73. Hieruit volgt dat de inschrijving van het litigieuze teken, waarvan de bescherming beperkt is tot de erdoor weergegeven vorm, niet kan verhinderen dat verzoeksters concurrenten banden vervaardigen en verkopen waarin een identieke of soortgelijke vorm is verwerkt als die welke door dit teken wordt weergegeven, wanneer die identieke of soortgelijke vorm wordt gecombineerd met andere bestanddelen van een loopvlak en met die andere bestanddelen een vorm creëert die verschilt van elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd. Als zodanig staat de door het litigieuze teken weergegeven vorm immers niet noodzakelijkerwijs op het loopvlak van een band op een wijze die identificatie van dit teken mogelijk maakt.

74. Derhalve heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het litigieuze teken het loopvlak van een band weergaf en dat dit teken bestond uit de „vorm van de waar” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. Deze bepaling kon dus niet worden toegepast op het litigieuze merk en de in de bestreden beslissing verrichte nietigverklaring van dit merk berust op een onjuiste rechtsgrondslag.

75. Bijgevolg moet het eerste onderdeel van verzoeksters derde middel worden toegewezen zonder dat de in punt 12 supra vermelde bewijzen in aanmerking hoeven te worden genomen en zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over het in punt 11 supra uiteengezette tweede middel of over het tweede onderdeel van verzoeksters derde middel, volgens hetwelk de wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken niet alle een uitsluitend functioneel karakter hebben.

76. Gelet op een en ander wordt de bestreden beslissing vernietigd voor zover de kamer van beroep in punt 2 van het dispositief van die beslissing de in punt 6 supra vermelde beslissing van de nietigheidsafdeling gedeeltelijk heeft bevestigd en het litigieuze merk heeft nietig verklaard voor „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen” op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening. Bijgevolg dient de bestreden beslissing ook te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep in punt 3 van het dispositief van die beslissing verzoekster als voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij heeft veroordeeld tot vergoeding van 1 700 EUR aan interveniënte.