26 jul 2018
Prejudicieel gestelde vraag HvJ EU over een persoon die voor een derde waren opslaat zonder van merkinbreuk op de hoogte te zijn
Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?
Via Minbuza: Verzoekster verkoopt parfums. Verweersters behoren tot het Amazonconcern. De eerste verweerster is gevestigd in Luxemburg, de derde verweerster is in Graben in Duitsland gevestigd en drijft aldaar een pakhuis. Verzoekster stelt houder te zijn van een licentie van het Uniemerk nr. 876874 DAVIDOFF (‘het litigieuze merk’) dat de waren ‘perfumery, essential oils, cosmetics’ beschermt en gemachtigd te zijn in eigen naam aanspraak te kunnen maken op de aan het merk verbonden rechten. Op de internetsite amazon.de biedt de eerste verweerster derde aanbieders de mogelijkheid om aanbiedingen te plaatsen op de „Amazon-Marketplace”. De koopovereenkomsten met betrekking tot de aldus verkochte waren komen tot stand tussen de derde aanbieders en de kopers. De derde aanbieders hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het programma „Verzending door Amazon”, waarbij de waren door vennootschappen van het Amazonconcern wordt opgeslagen en de verzending wordt uitgevoerd door middel van externe dienstverrichters.
Op 8 mei 2014 bestelde een testkoper van verzoekster via de internetsite amazon.de een door de verkoopster OE (hierna: „verkoopster”) met de aantekening „Verzending door Amazon” aangeboden parfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”. In het kader van het programma „Verzending door Amazon” had de eerste verweerster de derde verweerster belast met de opslag van de waar van deze verkoopster. Na door verzoekster in gebreke te zijn gesteld op grond dat het daarbij was gegaan om niet-uitgeputte waar, heeft verkoopster een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven. Verzoekster heeft de eerste verweerster bij brief van 2 juni 2014 gesommeerd tot teruggave van alle „Davidoff Hot Water EdT 60 ml”-parfum van verkoopster. De eerste verweerster heeft de advocaten van verzoekster een pakket met „Shipment Reference” TT0034894719 doen toekomen, dat 30 stuks van dit parfum bevatte. Nadat een andere tot het concern van verweersters behorende vennootschap had meegedeeld dat elf van de toegezonden 30 stuks uit de voorraad van een andere verkoper afkomstig waren, heeft verzoekster de eerste verweerster gesommeerd naam en adres van deze andere verkoper op te geven, [Or. 4] omdat bij 29 van de 30 parfums geen uitputting had plaatsgevonden. De eerste verweerster deelde vervolgens mee dat niet meer kon worden nagegaan uit welke goederenvoorraad de genoemde elf stuks afkomstig waren. Verzoekster beschouwt de handelwijze van de eerste en de derde verweerster als inbreuk op het merkenrecht en heeft de eerste verweerster via haar advocaat schriftelijk in gebreke gesteld. Daarbij heeft verzoekster onder andere geconcludeerd de eerste en de derde verweerster onder bedreiging van dwangmaatregelen te gelasten om na te laten de parfums in voorraad te hebben of te verzenden wanneer die niet door de merkhouder in de handel zijn gebracht en de eerste verweerster te veroordelen tot betaling van 1 973,90 EUR.
De vorderingen van verzoekster zijn in eerste aanleg en in beroep afgewezen. Volgens de Senat hangt het slagen van de Revision af van de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 (‘GMV’) en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) nr. 2017/1001 (‘UMV’). De appelrechter heeft in hoger beroep geoordeeld dat de derde verweerster niet als dader een verbod kan worden opgelegd met betrekking tot de parfums die zij heeft opgeslagen voor de verkoopster en andere leveranciers. De derde verweerster heeft het litigieuze merk niet zelf gebruikt. Zij heeft de parfums evenmin in voorraad gehad met het oogmerk deze zelf aan te bieden of in de handel te brengen. Aansprakelijkheid als medeplichtige of deelnemer aan een inbreuk op een merk komt niet in aanmerking, aangezien niet duidelijk is dat de derde verweerster ervan op de hoogte is geweest dat er geen sprake was van uitputting. Als „Störerin” [een persoon die op enigerlei wijze bewust aan een inbreuk bijdraagt] is de derde verweerster niet aansprakelijk, alleen al omdat verzoekster niet heeft aangevoerd dat de derde verweerster in kennis is gesteld van de inbreuk op het recht. Ook de eerste verweerster kan geen verbod worden opgelegd en zij kan niet worden veroordeeld tot het verstrekken van inlichtingen. Zij is niet aansprakelijk als „Störerin” omdat zij geen uit de aanwijzingen van verzoekster blijkende keuringsverplichtingen heeft geschonden.
