Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 16 mei 2012, zaak T-280/11 (Wahlfahrt tegen OHMI/Ferrero)

In de oppositieprocedure komt aanvrager van het Gemeenschapswoordmerk KINDERTRAUM (afbeelding is het internationaal beeldmerk) houdster Ferrero van in totaal 32 merken tegen. Een aantal van deze merken zijn in beeldmerken weergegeven, een aantal zijn een woord-beeldcombinatie en een aantal met enkel het woord KINDER. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, de kamer van beroep verwerpt het beroep.

Middelen: (1) Schending 42(2) GMVo: wegens het ontbreken van het bewijs van gebruik na het verstrijken van de periode waarin geen verplichting tot gebruik van het merk geldt tijdens de oppositieprocedure.
(2) Formeel motiveringsgebrek wat de bestreden beslissing betreft, daar de kamer van beroep in haar beslissing met geen woord heeft gerept over het in de uiteenzetting van de gronden van het beroep opgeworpen en uitvoerig gestaafde bezwaar van misbruik bij merkaanvraag.
(3) Verder misbruik bij merkaanvraag, daar het enige doel van de houder van de oppositiemerken erin bestaat, het begrip "kinder" zo ruim mogelijk te monopoliseren.

Het Gerecht wijst alle middelen af: in het kader van de oppositieprocedure wordt de misbruik bij de merkaanvraag of een gerechtvaardigd belang van de rechthebbende, niet getoetst. Ook is KINDER niet beschrijvend voor de gemiddelde Italiaanse consument.

In citaten

Geen oneerlijke registratie door registratie van het merk in kwestie
30      Weiter ist hervorzuheben, dass es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht Sache der Widerspruchsabteilung oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer ist, die etwaige Missbräuchlichkeit der Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wird, oder das Interesse zu prüfen, das deren Inhaber hat. Denn weder Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009, der die relativen Eintragungshindernisse betrifft, noch eine andere Vorschrift dieser Verordnung enthalten eine Rechtsgrundlage dafür, dass das HABM einen Widerspruch mit der Begründung zurückweist, dass die ältere nationale Marke einen Rechtsmissbrauch darstelle. Im Übrigen gestattet es keine Vorschrift dem HABM, die Begründetheit einer nationalen Eintragung zu überprüfen, sei es etwa hinsichtlich ihrer Missbräuchlichkeit, sei es hinsichtlich des Interesses, das ihr Inhaber an ihrer Erwirkung für bestimmte Waren haben kann.

34      Was zweitens die Missbräuchlichkeit der Eintragung der älteren Marke angeht, genügt die Feststellung, dass das Vorbringen des Klägers zu dieser Frage aus den oben in Randnr. 30 dargelegten Gründen als jeder Grundlage entbehrend zurückzuweisen ist. Im Übrigen lässt sich der Akte nicht entnehmen, dass die fragliche Eintragung missbräuchlich gewesen wäre.

KINDER is niet beschrijvend voor het italiaanse publiek
45      Der Kläger bestreitet das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Wesentlichen mit dem Argument, dass das die ältere Marke bildende Wort „Kinder“ beschreibend sei und daher nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft besitze, so dass diese Marke nur einen geringen Schutzumfang habe.
46      Diese Argumentation ist indessen nicht begründet.
47      Das Wort „Kinder“ ist nämlich ein Wort der deutschen Sprache, das den Plural zu „Kind“ bildet.
48      Auch wenn dieses Wort von einem deutschsprachigen Publikum als Bezugnahme auf Kinder verstanden werden könnte, ist festzustellen, dass es – wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen ausgeführt hat, ohne dass der Kläger dem widersprochen hätte – für die maßgeblichen Verkehrskreise, nämlich die allgemeine italienische Verbraucherschaft, keinen Sinngehalt hat.

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.

De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Antwoord:

1) Doordat de Provincie Noord-Holland in het kader van de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten, waarvan de aankondiging is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 augustus 2008:

– een met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18/EG (...) onverenigbare technische specificatie heeft vastgesteld door te eisen dat bepaalde te leveren producten van een bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats van gedetailleerde specificaties te gebruiken;

– met artikel 53, lid 1, sub a, van deze richtlijn onverenigbare gunningscriteria heeft vastgesteld door te bepalen dat wanneer bepaalde te leveren producten van bepaalde keurmerken waren voorzien, daarvoor in het kader van de keuze van de economisch voordeligste aanbieding een bepaald aantal punten zou worden toegekend, zonder de uitgangspunten van die keurmerken te hebben opgesomd of te hebben bepaald dat het bewijs dat een product aan die criteria voldeed met elk passend middel kon worden geleverd;

heeft het Koninkrijk der Nederlanden niet voldaan aan de krachtens voormelde bepalingen op hem rustende verplichtingen.

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11P (Rubenstein tegen L'Oreal)

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Het Hof bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van het bestaan van de bekende merken „BOTOX”. Met het gebruik van de aan de orde zijnde merken zou ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie van de merken BOTOX.

In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de beslissing van het BHIM geldig was. Het Gerecht heeft het bestaan van de bekendheid van de oudere merken BOTOX bij het grote publiek en bij de gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk correct onderzocht op basis van de diverse door Allergan aangedragen bewijzen, waaronder persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse kranten zijn verschenen en de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelse woordenboeken is opgenomen. Bovendien kon het Gerecht op goede gronden vaststellen dat er een verband tussen de betrokken merken bestond en, na een globale beoordeling van de relevante bewijzen, dat met de litigieuze merken wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken BOTOX. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt het de nietigverklaring van de merken BOTOLYST en BOTOCYL.

Bewijsmiddelen 25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie.

Verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

Voordeel 97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling, die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

Indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving 129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral” heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten.

130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (BOTOX een bekend merk)

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-101/11 (Mizuno/OHMI, inzake: Golfino (G))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk dat de letter "G" voorstelt (boven) de houder van het beeldmerk dat "G+" voorstelt (onder) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep wijst het beroep toe en de aanvraag af. Het middel: er is geen verwarringsgevaar. Het Gerecht EU komt tot de conclusie dat er geen fouten zijn gemaakt: Beide tekens zijn normale tekens en de combinatie brengt geen bijzonder onderscheidend vermogen met zich mee.

74      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer indessen im Hinblick auf die oben ausgeführten Erwägungen zu den bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmalen der älteren Marke keinen Fehler begangen, indem sie in Randnr. 29 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, dass die beiden Elemente dieser Marke übliche Schriftzeichen seien, dass ihre Kombination im Hinblick auf die erfassten Waren keinerlei Bedeutung habe und dass die Kennzeichnungskraft dieser Marke daher als normal einzustufen sei. Folglich ist das erste Argument als unbegründet zurückzuweisen.

75      Zum zweiten Argument der Klägerin genügt ein Hinweis auf die oben durchgeführte Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmale der angemeldeten Marke, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass der Buchstabe „G“ einen dominierenden Stellenwert sowohl in der angemeldeten als auch in der älteren Marke besitzt. Das zweite Argument ist daher als nicht stichhaltig zu verwerfen.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-348/10 (Panzeri/OHMI, inzake: Royal Trophy)

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "ROYAL veste e premia lo sport" de houdster van het gemeenschaps- en internationaal woordmerk "VESTE LO SPORT" en niet-ingeschreven, maar gebruikt beeldmerk "PANZERI veste lo sport" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Het middel: artikel 8(1)(b) is onjuist toegepast.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, omdat de kamer van beroep haar beoordeling heeft gebaseerd op de dominante elementen 'Panzeri' en 'Royal' en de tekens niet globaal heeft beoordeeld.

41. Le requérant, premièrement, relève que, dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure non enregistrée et la marque demandée, la chambre de recours aurait également fondé son appréciation sur l’existence des éléments dominants « panzeri » (pour la marque antérieure) et « royal » (pour la marque demandée). Cette conclusion serait erronée et la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale des signes en conflit. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de procéder à une analyse du risque d’association entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également commis une erreur en indiquant que le requérant aurait admis que la marque antérieure non enregistrée était un ensemble indissociable. Le requérant aurait au contraire précisé, durant la procédure, que les signes en conflit étaient constitués de deux éléments présentant chacun un caractère distinctif autonome. Deuxièmement, le requérant souligne que, dans le cadre de l’application du droit italien, une marque non enregistrée peut bénéficier d’une protection dès lors qu’il existe avec une marque postérieure un risque de confusion, qui comprend un risque d’association entre les deux signes. En l’espèce, compte tenu des éléments développés dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours aurait dû arriver à la conclusion qu’il existait un risque de confusion, à tout le moins sous la forme d’un risque d’association.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-331/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)
Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-416/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)

Twee soortgelijke zaken. Europees Gemeenschapsmerk. In een nietigheidsprocedure wordt van een beeldmerk dat een oppervlak bedekt met zwarte cirkels, de nietigheid gevorderd op basis van absolute weigeringsgronden. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, de kamer van beroep wijst nietigverklaring van het merk toe. Middel: Schending van 7(1)(b) en 7(1)(e-ii), deze vorm is nodig voor het behalen van een technisch resultaat.

De Kamer van beroep ging er, nu blijkt, ten onrechte van uit dat het merk deuken representeerde op een handvat van een mes en daarmee voor grip zorgde. Uit de registratie volgt niet dat er sprake is van holle deuken, maar van een patroon van afbeeldingen. Uit  jurisprudentie en uit de eis van rechtszekerheid volgt dat slechts de gerepresenteerde vorm in de aanmelding voorwerp van beoordeling kan zijn. "the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant." Daarom wordt de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd.

The character of the contested trade mark

29      It should be recalled that the Board of Appeal took the view that all of the black dots of the contested trade mark in fact represented dents and constituted a non-skid structure applied to the handle of a knife.

30      In this respect, it must be stated that the concave character of the black dots is not part of the contested trade mark as filed and registered. There is nothing in the graphic representation of the contested mark to suggest that the black dots in question represent dents rather than a figurative pattern. Likewise, the registration of the contested mark was not accompanied by any description to that effect. Therefore, in concluding that the dots were concave in character, the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant.

35      Consequently, the Board of Appeal erred in departing from the graphic representation of the contested trade mark when it referred to representations of the goods actually marketed by the applicant in order to conclude that the black dots appearing in that trade mark were concave in character.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

Hof van Beroep Brussel 8 mei 2012, 2010/AR/1842 (Stabe N.V. tegen GmbH Gebr. Kremers)

Benelux merkenrecht. Inpocio, in rechte opgevolgd door Stabe, heeft een aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35) ingediend. Paradies GmbH, in rechte opgevolgd door GmbH Gebr. Kremers, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, gebaseerd op de Europese merk PARADIES en aanverwante merken. De oppositie wordt gedeeltelijk gegrond verklaard tegen de inschrijving van PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25 en 28). Het betwiste teken stemt begripsmatig en visueel overeen met de ingeroepen rechten, auditief is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. In de oppositieprocedure is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 30 april 2010.

Bij een gemeenschappelijke conclusie delen de partijen mede dat ze een akkoord hebben bereikt waaruit volgt dat de ingestelde oppositie en het voorliggende geding voor het hof geen bestaansreden meer hebben. Het hof verleent de partijen akte dat ze een akkoord hebben bereikt om het geschil te beëindigen. Het hof vernietigt de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)