Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-90/11 en C-91/11 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest)

Conclusie A-G IEF 10832. Over de nevenschikking van een beschrijvend woord en een niet-beschrijvende lettercombinatie die elkaars betekenis verduidelijken. Het HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

Prejudiciële vraag

Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of sub c, van richtlijn 2008/95/EG1 ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?

Meer Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-417/10 (Cortés del Valle Lopez tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "¡Que buenu ye! HIJOPUTA", wordt afgewezen vanwege strijd met de goede zeden ex 7 lid 1 sub f GMVo. Gerecht EU ziet het onderdeel HIJOPUTA als een offensieve expressie. Dat wordt ook niet betwist. Echter het element wordt objectief als immoreel beschouwd in een deel van de Europese Unie, ook in een zakelijke omgeving.

24 En principe, le contexte commercial dans lequel s’insère une marque ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 s’il s’avère que ladite marque comporte un élément qui, d’une manière objective, se révèle être contraire aux bonnes mœurs.

En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la chambre de recours sont fondés en ce sens, tout d’abord, qu’il est avéré que le terme « hijoputa » utilisé dans le signe demandé renvoie intrinsèquement à une expression injurieuse, ce que ne conteste pas le requérant, et ensuite, que la seule mention du contexte commercial dans lequel s’insère ce signe, qui vise des produits et des services qui font l’objet d’une commercialisation auprès du grand public, ne saurait suffire à remettre en cause la signification précitée. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’expression « ¡que buenu ye! », certes élogieuse si sa signification peut être perçue par le public pertinent (voir point 26 de la décision attaquée), ou d’autres composantes du signe demandé seraient de nature à supprimer la signification du terme « hijoputa ». En l’espèce, l’impression globale produite par le signe demandé ne diffère pas de celle qui résulte de la prise en considération du seul terme « hijoputa ».

29. Il ressort de ce qui précède qu’aucun argument présenté par le requérant n’est de nature à remettre en cause l’appréciation du signe demandé au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 faite par la chambre de recours dans la décision attaquée. C’est à juste titre que celle-ci a conclu que le terme « hijoputa », contenu dans la marque dont l’enregistrement était demandé, serait perçu par le public espagnol pertinent comme étant contraire aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union européenne.

Op andere blogs:
AOMB (Weigering beeldmerk)
MARQUES (HIJOPUTA in General Court)

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-172/10 (Colas tegen OHIM/García-Teresa Gárate)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk BASE-SEAL de houdster van diverse nationale en een internationale beeldmerkregistratie met het woordelement COLAS tegen. De afdeling wijst oppositie af en het beroep wordt verworpen. Het aangevoerde middel: er is geen verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU oordeelt dat de kamer van beroep foutief heeft geconcludeerd dat er een zekere mate van visuele overeenstemming is, zonder te spreken over de conceptuele en auditieve vergelijking van de merken. Weliswaar is er bij vergelijking van de tekens sprake van een afwijking op het visuele punt, maar het betreft in beide gevallen dezelfde geometrische diamantvorm. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep gedeeltelijk en veroordeelt het OHIM in de kosten.

60 Néanmoins, lesdites marques en cause ont un élément de similitude, à savoir leur forme géométrique. En effet, même si la marque demandée ne constitue pas un losange à proprement parler, le public pertinent, qu’il soit composé du grand public ou de professionnels faisant preuve d’une attention élevée, associera la forme géométrique de la marque demandée à un losange.

61 Ainsi, pour le public pertinent la comparaison entre l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et celle produite par les marques purement figuratives antérieures révélera une similarité, certes faible, entre lesdites marques eu égard à leur forme géométrique.

63 Au vu de l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la comparaison conceptuelle et phonétique des marques en cause, il doit être conclu que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, aux points 8 et 21 de la décision attaquée, que les marques en cause ne présentaient aucune similitude. En effet, selon la jurisprudence rappelée aux points 32, 43 et 44 ci-dessus, dès lors qu’il existait une similitude, fût-elle faible, sur l’un des plans entre les marques en conflit, la chambre de recours était tenue de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion entre celles-ci (voir, en ce sens, arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, point 54 supra, point 74).

Gerecht EU 9 maart 2012, zaak T-32/10 (Ella valley Vineyards tegen OHIM/Hachette Filipachhi Presse)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk ELLA VALLEY VINEYARDS (klasse 33) de houdster van het ouder Franse woordmerk en gemeenschapswoord/beeldmerk ELLE (klasse 16) tegen. De afdeling wijst de oppositie af, in beroep wordt deze beslissing vernietigd. Het aangevoerde middel: het betrokken publiek zal geen verband leggen tussen de merken en er wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van het bekende merk ELLE.

Partijen of het Gerecht kunnen zich laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak bij de uitleg van het Unierecht, maar de Unierechter is daaraan niet gebonden. Ondanks de bekendheid van het oudere merk is er in casu geen gevaar dat het betrokken publiek een verband legt tussen deze merken.

54 Wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient met betrekking tot de beslissingen van nationale rechters die interveniënte ter ondersteuning van de door haar gestelde overeenstemming van de termen „elle” en „ella” heeft overgelegd, ook te worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak niets partijen of het Gerecht belet om zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak [arrest Gerecht van 13 juli 2011, Evonik Industries/BHIM (Purperen rechthoek met afgeronde rechterzijde), T‑499/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42, en aldaar aangehaalde rechtspraak], zonder dat de Unierechter evenwel eraan gebonden is aangezien het communautaire merkenstelsel als autonoom merkenstelsel onafhankelijk van elk nationaal stelsel wordt toegepast [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T‑32/00, Jurispr. blz. II‑3829, punt 47, en 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53].

55 Blijkens al deze overwegingen stemmen de tekens in de onderhavige zaak, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, onvoldoende overeen opdat het relevante publiek het aangevraagde merk kan associëren met de oudere merken.

56 De alomvattende beoordeling tot vaststelling of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken kan leggen, zoals is vereist door de in de punten 19 tot en met 21 hierboven aangehaalde rechtspraak, moet dus leiden tot de conclusie dat gelet op de verschillen tussen de betrokken tekens en ondanks de bekendheid van de oudere merken in casu niet het gevaar bestaat dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.

Gerecht EU 8 maart 2012, zaak T/298-10 (Arrieta D. Gross tegen OHMI/Toro Araneda) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Dood van de merkaanvrager. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk BIODANZA houdster van het ouder Duits woordmerk BIODANZA tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe voor ee ndeel van de waren/diensten. De Kamer van Beroep wijst het beroep toe en wijst de oppositie in haar geheel af. De aangevoerde middelen: 1. er is ten onrechte geoordeeld dat er geen sprake van normaal gebruik van het ouder merk. 2. schending van regel 22 lid 2 Verordening 2868/95 omdat de kamer verzoekster niet heeft verzocht bewijsstukken te overleggen zoals volgens de aanwijzingen vereist was.

In citaten:

Dood van de aanvrager 38 In the light of all the above considerations, it must be concluded that a deceased person cannot be the proprietor of an application for registration of a Community trade mark. Furthermore, there is no provision in Regulation No 207/2009 that the death of the applicant for registration of a Community trade mark entails the expiry of that application. Such a conclusion would be contrary to the nature of the application for registration as an object of property and to the considerations set out in the previous paragraph.

Bewijs van gebruik, niet middels advertentie 64 In particular, the applicant lists in her application seven advertisements published in the German magazines Körper Geist und Seele Hamburg, Connection-Gesund Leben, Lebenswege Magazin, Frankfurter Ring and Die Kunst zu Leben. The Board of Appeal allegedly ignored these advertisements and referred exclusively, and incorrectly, to advertising documents distributed by the applicant herself, such as flyers and leaflets, for which there was no proof that they had actually been distributed to the relevant public.

Geen ontkenning van bewijs, maar geen bewijs van verspreiding 66 Contrary to what the applicant claims, therefore, the Board of Appeal did not ignore the existence of that type of advertising in the evidence of genuine use of the earlier trade mark. However, it follows from the contested decision that, in essence, the Board of Appeal considered that the production of copies of advertising that had appeared in magazines was not, in itself, sufficient to prove that that advertising had received significant distribution to the intended consumers.

Hof van Cassatie van België 8 maart 2012, nr. C.09.0634.N (BBIE tegen F.Vermeiren)

Met samenvatting van Willem De Vos, Sirius Legal.

Op 20 december 2007 deelt het BBIE aan Mevrouw Vermeiren mee dat haar vraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+’ wordt geweigerd. Zonder te reageren op deze beslissing, gaat Mevrouw Vermeire hiertegen in beroep. Het BBIE roept de niet-ontvankelijkheid in van het hoger beroep omwille van uitblijven van enige reactie van Mevrouw Vermeire. Het BBIE verliest in hoger beroep en tekent cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie stelt op zijn beurt enkele prejudiciële vragen omtrent artikel 2.11, lid 3, BVIE.

In navolging van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 6 oktober 2011 (zie IEF 10311) waarbij zij antwoordt op de prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie van België, oordeelt het Hof van Cassatie nu in haar arrest van 8 maart 2012 dat de appelrechters terecht van mening waren dat mevrouw Vermeiren niet diende te antwoorden op de voorlopige weigering van het BBIE om hoger beroep tegen die beslissing in te kunnen stellen bij het Hof van Beroep te Brussel. Het verzaken aan de mogelijkheid voorzien door artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement om te reageren op een voorlopige weigering leidt geenszins tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep tegen die beslissing.

2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn op 6 oktober 2011 uitgesproken arrest (zaak A/2010/8) voor recht verklaard dat artikel 2.11, lid 3, BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.[...]

3. Het bestreden arrest oordeelt dat de redenen die het BBIE opgaf in de kennisgeving van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, geheel in het onzekere laten welke gegevens het ertoe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, geen onderscheidend vermogen heeft en de grafische weergave ervan aan die conclusie niets verandert, zodat de verweerster bij ontstentenis van redengeving niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

Het Hof van Cassatie verwerpt op die grond de exceptie van niet-ontvankelijkheid die de eiser tegen de vordering van de verweerster heeft opgeworpen, omdat zij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement biedt om te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering.

4. Op grond van de in randnummer 2 in de plaats gestelde redenen is die beslissing naar recht verantwoord.

Gerecht EU 6 maart 2012, zaak T-565/10 (TyssenKrupp Steel tegen OHIM) - dossier

Europees gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrage van het Gemeenschapswoordmerk HIGHPROTECT voor onedele metalen en legeringen wordt afgewezen door de onderzoeker, omdat het merk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is voor de waar. Het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: het woordmerk bezit onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren.

Bij het Gerecht EU strandt het beroep: het teken is beschrijvend voor de klasse 6 onedele metalen en legering, etc.. HIGHPROTECTION biedt bescherming tegen corrosie en slijtage en onderscheid zich niet omdat het de kenmerken van de betreffende waren omschrijft.

23      Außerdem ist hervorzuheben, dass die Eintragung eines Zeichens auch dann abgelehnt werden kann, wenn es nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen einer als solcher in der Anmeldung aufgeführten Kategorie beschreibenden Charakter hat. Würde in einem solchen Fall das fragliche Zeichen für die genannte Kategorie als Gemeinschaftsmarke eingetragen, wäre sein Inhaber nämlich durch nichts gehindert, es auch für die Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie zu verwenden, für die es beschreibend ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24      Schließlich verlangt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nicht, dass die Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 57). Folglich hinderte der Umstand – wäre er erwiesen –, dass der Begriff „Highprotect“ nicht der üblichen Art und Weise entspricht, in der die Merkmale oder die Bestimmung unedler Metalle und Stähle in Fachkreisen bezeichnet werden, nicht daran, diesen Begriff als für diese Merkmale oder diese Bestimmung beschreibend zu qualifizieren. Folglich kann dahingestellt bleiben, ob, wie das HABM geltend macht, dieses Vorbringen sowie die Anlagen K 12 bis K 15 zur Klageschrift, die das Vorbringen belegen sollen, unzulässig sind, weil sie nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Beschwerdekammer waren.

26      Da, wie vorstehend ausgeführt, der Begriff „Highprotect“ für Merkmale der betreffenden Waren beschreibend ist, haben zweitens die Wettbewerber der Klägerin entgegen deren Behauptung ein schützenswertes Interesse daran, diesen Begriff zur Beschreibung von Eigenschaften ihrer Waren benutzen zu können. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren dienen können, frei nutzen dürfen (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 58).

Gerecht EU 29 februari 2012, zaak T-525/10 (Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio teggen OHIM/Weinkelletei Lenz Moser) - dossier
 
Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk SERVO SUO (klasse 33) houdster van het internationaal en gemeenschapswoordmerk SERVUS, internationaal beeldmerk met woordelement SERVU tegen. De oppositieafdeling wijst vordering toe. Het beroep daartegen wordt verworpen. Middel: onjuiste toepassing en uitleg artikel 8 lid 1 sub b EG 207/2009. Dit middel faalt.

De conceptuele betekenis van het woord "servus" in het Duits is een vorm van beleefdheid, idem als "servo suo" in het Italiaans. Er wordt opgemerkt dat een Gemeenschapsmerk moet worden geweigerd indien een relatieve weigeringsgrond bestaat in slechts een gedeelte van het betrokken gebied. Ten tweede is er geen reden om aan te nemen dat de betrokken consument bijzondere aandacht zal besteden aan de conceptuele aspecten van de merken. Vandaar dat alle argumenten van verzoekster met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming moet worden afgewezen als ongegrond.

58 Premièrement, il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité. Dans la mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire pertinent.

59 Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention des consommateurs, il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été établi au point 22 ci-dessus que le consommateur pertinent manifeste, en l’espèce, un niveau d’attention moyen, et non pas élevé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le consommateur pertinent sera particulièrement attentif à l’aspect conceptuel des marques en cause. Le second argument de la requérante ne saurait donc être accueilli. Partant, l’ensemble des arguments de la requérante concernant la similitude conceptuelle doit être rejeté comme étant non fondé.

60 Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit, ainsi qu’à l’existence d’une similitude conceptuelle limitée au public italien.

Algehele beschouwing:
67 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a sous-évalué l’importance de la comparaison visuelle dans son appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler, premièrement, qu’il a déjà été établi que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel (voir point 44 ci-dessus). Deuxièmement, il ressort du point 27 de la décision attaquée que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a accordé autant d’importance à l’aspect visuel qu’à l’aspect phonétique. Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la similitude visuelle est plus importante que la similitude phonétique pour la catégorie de produits en cause, il suffit de rappeler, comme le font valoir à bon droit l’OHMI et l’intervenante, sans que la requérante avance d’argument visant à le contester, qu’il est de jurisprudence constante que, pour les vins, il y a lieu d’attacher une importance particulière à l’aspect phonétique [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].

68 En second lieu, pour autant que la requérante soutient qu’il est nécessaire de prouver l’existence d’une renommée de la marque antérieure, ainsi que l’existence d’un préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, sans juste motif, pour établir l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de constater, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 30 de la décision attaquée, que ces deux conditions ne doivent être remplies qu’en cas d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. L’opposition de l’intervenante étant fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante comme étant non fondé.

69 Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son ensemble.

Op andere blogs:
Marques

Gerecht EU 29 februari 2012, gevoegde zaken T-77/10 (Certmedica International tegen OHIM/Lehning Entreprise) en T-78/10 (Lehning entreprise tegen OHIM/Certmedica International)

Dubbel beroep in nietigheidsprocedure. In de nietigheidsprocedure wordt door Lehning op basis van het ouder Franse "L.114" (klasse 5) de nietigverklaring gevorderd van het gemeenschapswoordmerk "L112" (klasse 5 en 29 - Certmedica). De nietigheidsafdeling wijst de nietigverklaring voor klasse 5 toe. Ook de kamer van beroep wijst het beroep gedeeltelijk toe.

Middelen T-77/10: Er ontbreekt bewijs van gebruik van het ingeroepen Franse merk, geen soortgelijkheid van de waren in klasse 5, geen overeenstemming.
Arrest: er zijn vier soorten bewijsstukken geleverd die het gebruik bewijzen. Het merk wordt daarbij niet op een wijze gebruikt die afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Er zijn verder geen fouten door kamer van beroep gemaakt. Er volgt gedeeltelijke vernietiging van het onderdeel dat de 'diergeneeskundige preparaten' onttrekt aan de registratie.

Middel T-78/10: Er bestaat verwarringsgevaar betreft "hygiënische bereidingen" en "voedseladditieven voor medisch gebruik op basis van schaaldieren". Arrest: Er zijn echter geen ondersteunende argumenten voor deze klacht en daaom wordt de klacht afgewezen.

In de zaak T-77/10:
53. In the present case, it must be held that the representation of the mark L.114 on the copy of the packaging provided by Lehning enterprise does not alter its distinctive character. Contrary to the assertions made by Certmedica International, the size of the reference to Lehning is noticeably smaller than the term ‘L114’. Furthermore, that reference appears together with the logo of the undertaking and is displayed on the lower part of the packaging, quite separately from the term ‘L114’. The missing full-stop between the capital letter ‘L’ and the number 114 constitutes a minor difference which does not deprive the earlier mark L.114 of its distinctive character. Furthermore, the other items of evidence used by the Board of Appeal do not always refer to Lehning and represent the earlier mark with the full-stop between the capital letter ‘L’ and the number 114.

112. In the light of the foregoing, the contested decision must be annulled only in so far as it declares the registration of the mark L112 to be invalid in respect of ‘veterinary preparations’.

In de zaak T-78/10:
136. It is apparent from the foregoing that Lehning entreprise has not put forward any argument in support of its single plea in law which calls into question the Board of Appeal’s finding that the ‘sanitary preparations’ and the ‘dietetic foodstuffs concentrates with a shellfish base’ are goods which are different from the ‘pharmaceutical products for the treatment of digestive maladies’.

Conclusie AG HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-100/11P (Rubinstein en L'Oreal tegen OHIM) - dossier

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Gemeenschapsmerkenrecht. Nietigheidsprocedure. Op basis van nationaal beeld- en diverse woordmerken BOTOX wordt de nietigheid ingeroepen van woordmerken BOTOLIST en BOTOCYL. Deze zouden schadelijk zijn voor de reputatie. De AG concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
36. Uit de gehele motivering van het bestreden arrest blijkt dat het bestaan van de bedoeling om mee te liften is afgeleid uit een aantal vaststellingen betreffende de keuze van rekwirantes om in hun merken een prefix te gebruiken dat bijna het gehele oudere merk weergeeft – een keuze die volgens het Gerecht en, vóór het Gerecht, de kamer van beroep(34), niet kan worden gerechtvaardigd door het doel om te verwijzen naar botulinetoxine, dat bovendien geen deel uitmaakt van de samenstelling van de waren waarvoor de bestreden merken zijn ingeschreven(35), – en betreffende de kenmerken van het oudere merk, dat wil zeggen het grote onderscheidend vermogen, dat ook toe te schrijven is aan de omstandigheid dat het uniek is, en de ruime bekendheid van dit merk. Anders dan rekwirantes betogen, heeft het Gerecht dus concreet, overeenkomstig de hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof, een globale beoordeling van de relevante gegevens van de onderhavige zaak verricht. Het argument van rekwirantes dat er geen bewijs is voor de stelling dat er sprake is van de bedoeling om mee te liften, is dan ook ongegrond. De vaststellingen waarop die stelling is gebaseerd, zijn feitelijk(36), zodat het Hof deze niet kan beoordelen.

37. Rekwirantes beroepen zich alleen op de beslissingen van de kamer van beroep om de relevantie te betwisten van de verwijzing naar de „bijzonderheid” en de „uniciteit” van het merk BOTOX, die volgens hen relevante gegevens vormen wanneer het om verwatering van het merk gaat, maar niet wanneer meeliften aan de orde is. Indien het bezwaar aldus moet worden opgevat dat het ook betrekking heeft op het bestreden arrest, waarin het Gerecht eveneens verwijst naar die gegevens en naar het gevaar voor „waardeverlies van het merk” (punt 88), moet het worden afgewezen. Zoals hierboven is opgemerkt, heeft het Hof immers reeds gepreciseerd dat het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde is om van meeliften te spreken, maar, wanneer het zich voordoet, wel een gegeven vormt waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel.

B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
44. Ik ben niet overtuigd door de stelling van het BHIM, die bovendien niet aansluit bij de redenering van het Gerecht, dat zich niet uitspreekt over de gevolgen van het ontbreken van een vertaling in de zin van regel 38 van verordening nr. 2868/95, maar in wezen enkel stelt dat een vertaling in casu niet noodzakelijk was. Het BHIM hanteert een uitlegging van die regel die a contrario uit regel 19 van deze verordening, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1041/2005, is afgeleid. Deze laatste verordening heeft echter ook regel 98 van verordening nr. 2868/95 („Vertalingen”) gewijzigd. Volgens de nieuwe tekst van deze regel wordt, tenzij in verordening nr. 40/94 of verordening nr. 2868/95 anders is bepaald, „een document waarvoor een vertaling moet worden ingediend, geacht niet door het Bureau te zijn ontvangen indien de vertaling door het Bureau wordt ontvangen na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het origineel of de vertaling”. Gesteld al dat op de feiten van de onderhavige zaak de gewijzigde versie van verordening nr. 2868/95 van toepassing zou zijn, kan mijns inziens derhalve niet uit de omstandigheid dat regel 38 geen uitdrukkelijke sanctie bepaalt wanneer de vertaling van een document niet is ingediend en uit het feit dat regel 19 iets anders bepaalt voor oppositieprocedures, worden afgeleid dat dit document toch ontvankelijk is indien het BHIM niet anders heeft bepaald. Regel 98 staat namelijk in de weg aan die uitlegging, aangezien dit afsluitend voorschrift voor gevallen waarin een vertaling te laat wordt ingediend, a fortiori van toepassing is wanneer deze vertaling niet wordt ingediend. Bovendien waren de bewoordingen van regel 19 vóór de wijziging bij verordening nr. 1041/2005 in wezen gelijk aan die van regel 38 en legde het Gerecht deze aldus uit dat een document waarvan de vertaling in de procestaal niet was ingediend, niet kon worden aanvaard.(39)

45. Ik ben het echter evenmin helemaal eens met de redenering in het bestreden arrest, althans wanneer deze op de feiten van de onderhavige zaak wordt toegepast. Ik sluit namelijk weliswaar niet radicaal uit dat bewijsstukken waarvan de woordelementen niet of niet volledig hoeven te worden vertaald, ontvankelijk zijn wanneer de bewijswaarde ervan daadwerkelijk losstaat van de inhoud van deze elementen of wanneer deze elementen onmiddellijk kunnen worden begrepen, maar dit lijkt mij niet het geval te zijn voor krantenartikelen die beogen aan te tonen dat informatie over de therapeutische kenmerken van een farmaceutisch product is verspreid en dat die informatie reeds vóór de publicatie van deze artikels ruim bekend was bij een gespecialiseerd publiek en/of bij het grote publiek (zie punten 51 en 52 van het bestreden arrest).

46. Maar zelfs indien in het licht van de hierboven uiteengezette redenen zou moeten worden aangenomen dat het Gerecht de artikelen in kwestie ten onrechte als bewijs heeft aanvaard, zou een dergelijke fout, aangezien het daarbij gaat om de beoordeling van het bewijs(40), niet aan de orde kunnen worden gesteld in het kader van de onderhavige hogere voorziening. Ook indien het om een onjuiste „rechts”opvatting zou gaan, zou dit op zich niet voldoende zijn om de vernietiging van het bestreden arrest te rechtvaardigen. De regel dat het bewijs ter onderbouwing van de beweringen van de opposant of van de indiener van een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een merk moet worden ingediend in de procestaal of vergezeld moet gaan van een vertaling in de procestaal, wordt immers gerechtvaardigd door het feit dat het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van gelijke wapens (equality of arms) tussen de partijen in procedures inter partes moeten worden geëerbiedigd.(41) In casu heeft de onregelmatigheid die de kamer van beroep heeft begaan en die niet door het Gerecht aan de orde is gesteld, rekwirantes niet belet om nuttig verweer te voeren voor beide instanties. Zij hebben zelf toegegeven dat zij de inhoud van de betrokken artikelen begrepen. Zoals uit hun stukken voor het Gerecht en het Hof blijkt, hebben zij bovendien de bewijswaarde die eerst door de kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht aan die artikelen is gehecht, helemaal begrepen.

C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
51. Tot slot stellen rekwirantes meer specifiek dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op bepaalde documenten – de verklaring van een bestuurder van Allergan en een marktstudie van 2004 – die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd en die volgens rekwirantes niet in aanmerking zijn genomen door de kamer van beroep omdat zij te laat waren ingediend. Het Gerecht zou zijn controlebevoegdheid hebben overschreden toen het concludeerde dat de kamer van beroep dat bewijs „impliciet maar noodzakelijkerwijs” ontvankelijk had geacht.

52. In dit verband merk ik op dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, na in herinnering te hebben gebracht dat het BHIM krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 een ruime discretionaire bevoegdheid heeft bij de beslissing over de ontvankelijkheid van bewijs dat niet tijdig is overgelegd, uiteenzet dat aangezien de kamer van beroep het in die documenten vervatte bewijs niet uitdrukkelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard, zij het noodzakelijkerwijs, zij het impliciet, ontvankelijk heeft geacht. De door rekwirantes bestreden conclusie is dus het resultaat van de concrete toepassing van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geeft. Uit het betoog van rekwirantes kan niet worden opgemaakt hoe het Gerecht de grenzen van het in artikel 63 van verordening nr. 40/94 bedoelde rechterlijk toezicht op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM heeft overschreden door gewoon het recht uit te leggen en toe te passen. Het bezwaar van rekwirantes moet dus worden afgewezen.

53. Er kan echter worden getwijfeld aan de juistheid van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, geeft. Het Gerecht lijkt die bepaling namelijk aldus uit te leggen dat het BHIM alleen uitdrukkelijk moeten verklaren dat een bewijsstuk dat niet tijdig is overgelegd niet-ontvankelijk is, maar dit niet uitdrukkelijk ontvankelijk hoeft te verklaren. Die uitlegging is in strijd met de uitlegging van het Hof, die zeker beter rekening houdt met de tegengestelde belangen die in procedures inter partes voor het BHIM aan de orde zijn. Het Hof heeft in het door de Grote kamer gewezen arrest Kaul duidelijk te kennen gegeven dat het BHIM zijn beslissing dient te motiveren, ongeacht of het beslist om een dergelijk bewijsstuk buiten beschouwing te laten dan wel beslist om het in aanmerking te nemen.(43) Rekwirantes hebben in hun hogere voorziening echter niet aangevoerd dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 om de uiteengezette redenen was geschonden, zodat de onjuiste uitlegging door het Gerecht niet aan de orde kan worden gesteld in de onderhavige hogere voorziening.

D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/9458.
58. In punt 94 van het bestreden arrest stelt het Gerecht dat de motivering van de bestreden beslissingen over de gevolgen van het gebruik van de merken van rekwirantes weliswaar „summier” was, maar rekwirantes toch in staat heeft gesteld over de nodige informatie te beschikken om de conclusies van de kamer van beroep op dat punt aan te vechten. In dit verband merken rekwirantes enkel op dat wat het Gerecht een motivering noemt, slechts uit twee zinnen bestaat en stellen zij enkel apodictisch dat deze motivering geen „motivering in juridische zin” is. Anders dan rekwirantes beweren, kan op basis van de punten 42 en 43 van de beslissing Helena Rubinstein en de punten 44 en 45 van de beslissing L’Oréal worden begrepen waarom de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er geen geldige reden voor het gebruik van de merken van rekwirantes was en heeft geoordeeld dat rekwirantes een ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen van het merk BOTOX.