Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 7 december 2011, zaak T-152/10 (El Corte Inglés SA tegen OHIM / Azzdine Alaïa) - computervertaling

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Aanvrager gemeenschapswoordmerk ALIA (schoonmaakmiddelen, oliën, etc.) staat tegenover ouder gemeenschapsbeeldmerk ALAÏA PARIS (oliën, zepen, lotions). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar.

Ten onrechte heeft het OHIM in de bestreden beslissing alle producten in klasse 3 uitgesloten van analyse, terwijl oppositie werd verleend tegen slechts een deel van de waren uit klasse 3. Dit is in strijd met artikel 8 (1)(b) Vo 207/2009. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van het OHIM.

28 En effet, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur cette dernière décision pour exclure de l’analyse concernant la similitude des produits et des services tous les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, dans la mesure où l’affaire ayant donné lieu à ladite décision ne concernait qu’une partie de ces produits, à savoir les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». En ayant écarté de son analyse les autres produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, à savoir les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices », au regard desquels d’ailleurs l’opposition avait été accueillie, la chambre de recours a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour les produits relevant de la classe 3, la comparaison visuelle des signes revêtirait une plus grande importance que la comparaison phonétique. En effet, un tel argument est inopérant. Premièrement, il a été relevé, aux points 24 à 29 ci-dessus, que, la chambre de recours ayant erronément exclu de son analyse du risque de confusion les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, un tel argument ne peut pas s’appliquer à l’analyse faite par la chambre de recours en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas concerné lesdits produits. Deuxièmement, même s’il était applicable, cet argument n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en cause.

61 Enfin, en ce qui concerne la pratique antérieure de l’OHMI invoquée par la requérante, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 à 75, et la jurisprudence citée).

Rechter in kort geding Rechtbank van Koophandel van Antwerpen 6 december 2011, A/11/07209 (NV Nextel tegen BVBA Nexten Belgium)

Uitspraak ingezonden door Michaël De  Vroey, Baker & McKenzie Antwerpen.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nextel is leverancier van gespecialiseerde probleemoplossingen en ICT-netwerken. NEXTEL is eveneens als Benelux woordmerk geregistreerd.

NEXTEN is actief in de IT-sectorspecifieke detachering. Zij heeft een Benelux woord- en beeldmerk geregistreerd. Tegen de OHIM-woord- en beeldmerkaanvrage is oppositie aangetekend door NEXTEL. NEXTEL verwijst (bijkomend) naar de 10e verjaardagsviering waar de samentrekking van NEXTEL en TEN de naam van het evenement NEXTEN vormde.

De stakingsrechter aanvaardt het beroep op impliciete instemming, subsidiair minstens gedogen van het begrip NEXTEN niet. Er zijn voldoende feitelijke aanwijzingen om gedogen te kunnen ontkennen. Er wordt een auditieve en visuele overeenstemming aanvaard, maar op het begripsmatige vlak is er geen vergelijking. Nu er een hoge mate van overeenstemming van activiteiten bestaat, dan wel complementaire dienstverlening, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk vanwege handelsnaamrechtelijke inbreuk.

De vordering tot staking van de statutaire vennootschapsnamen wordt gegrond geacht: de suffixen BELGIUM, CONSULTING en HOLDING zijn van een dergelijke banale aard dat zij louter een beschrijvende functie hebben en geen onderscheidend element toevoegen aan de quasi-identieke aanduiding NEXTEL en NEXTEN.

De rechter verklaard zich echter onbevoegd om kennis te nemen van de de eisen tot gedwongen overdracht van domeinnamen en  de eisen tot wijziging van de statutaire vennootschapsnaam. De verwerende partij dient de kosten te betalen ad €342,41 (dagvaarding) en rechtsplegingsvergoeding €1.320.

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

• in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");

• in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
• in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten
TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.

Hof van Cassatie van België 2 december 2011, no. C.08.0510.F (Martin Y Paz Diffusion tegen D.D. / Fabriek van Maroquinerie Gauquie)

Met samenvatting van Hannes Abraham.

Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.

Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
 
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en  ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.

Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
 
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.

In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
 
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:

1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt  om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-123/10 (Paul Hartman tegen OHIM)

Merkenrecht. Het aangemelde gemeenschapswoordmerk COMPLETE mist onderscheidend vermogen. Absolute weigeringsgrond: Het beschrijvend karakter voor de homogene groep van producten incontinentie/verzorgingsproducten. Het OHIM heeft ten onrechte de volledige incontinentieverzorging beoordeeld als geschikt voor merkregistratie voor (inderdaad) complete verzorging, zonder de afzonderlijke waren te beoordelen op de voor elk ingeschreven categorieën. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM.

34. Im Übrigen beruht die Argumentation der Beschwerdekammer unabhängig davon, welche Unterkategorie von Waren betroffen ist, pauschal auf dem Gedanken, dass der mit dem von der Markenanmeldung erfassten Zeichen und den betreffenden Waren konfrontierte englischsprachige Verbraucher wegen des Zusammenhangs zwischen der Bedeutung des Zeichens, der „Vorstellung von Vollständigkeit“, und den streitgegenständlichen Waren einer „vollständigen Inkontinenzversorgung“ das Zeichen unmittelbar – ohne gedankliche Zwischenschritte – so verstehen werde, dass es die Beschaffenheit und Bestimmung dieser Waren beschreibe.

45. Außerdem hat die Beschwerdekammer bei ihrer Analyse ein fehlerhaftes Kriterium verwendet, um zu beurteilen, ob das von der Markenanmeldung erfasste Zeichen im Hinblick auf die genannte Vorschrift eingetragen werden konnte. Nach diesem Kriterium beschreibt ein Begriff, der eine Vorstellung von Vollständigkeit vermittelt, die beanspruchten Waren dahin, dass sie eine vollständige Inkontinenzversorgung bieten, und liefert einen beschreibenden Begriffsinhalt der Beschaffenheit und Bestimmung der in Rede stehenden Waren. Aus dem Vorstehenden ergibt sich aber jedenfalls, dass ein solches Kriterium es im vorliegenden Fall nicht erlaubt, das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nachzuweisen. Dieses Kriterium kann somit nicht verwendet werden, um das Fehlen von Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung nachzuweisen, weil es nicht beschreibend sei.

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-477/10 (SE-Blusen Stenau GmbH tegen OHIM/Sport Eybl & Sports Experts GmbH)

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapsbeeldmerk SE© SPORTS EQUIPMENT, oppositie door ouder nationaal woordmerk SE So Easy, relatieve weigeringsgrond: soortgelijke tekens.

Het gemeenschappelijke bestanddeel SE heeft geen eigen betekenis in het Duits. Het Gerecht komt tot de conclusie dat er in middelmatige mate overeenstemming is, in tegenstelling tot het OHIM die slechs een geringe overeenstemming concludeert. OHIM heeft foutief beoordeeld dat de tekens (bijna) verschillend zijn, deze beslissing wordt aldus vernietigd.

45 Drittens ist zum bildlichen Vergleich der beiden Zeichen zu konstatieren, dass die Wortbestandteile „So Easy“ und „Sports Equipment“ völlig unterschiedlich sind.

46 Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der gemeinsame Wortbestandteil „SE“ den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens dominiert und im Gesamteindruck der älteren Marke eine etwas größere Rolle spielt als das zweite Wortelement „So Easy“. Gleichwohl schaffen die grafischen Elemente in dem angemeldeten Zeichen, insbesondere die ungewöhnliche Schriftart des dominierenden Bestandteils „SE“, in bildlicher Hinsicht Distanz zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen.

47 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass in bildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit mittleren Maßes zwischen den beiden Zeichen besteht. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler begangen hat, indem sie annahm, die Zeichen seien einander nahezu unähnlich.

Gerecht EU 28 november 2011, zaak T-307/11 (Noscira SA tegen OHIM/Agouron Pharmaceuticals)

Procesrecht. Gemeenschapsmerk XENTRIOR. Periode waarbinnen het originele beroepsschrift moet worden ingediend is overschreden. Dit is 10 dagen na ontvangst door Registry van een kopie van de aanvraag per fax of email. In dit geval betreft het geen rectificeerbare onregelmatigheid, omdat het gaat om het niet-tijdig indienen van originele beroepsdocumenten getekend door een voldoende geautoriseerde advocaat. Beroep wordt als kennelijk niet-ontvankelijk afgedaan.

14. In the present case, however, the versions of the application and covering letter received at the Registry of the General Court on 15 June 2011 (see paragraph 3 above) were scanned copies of the originals of those two documents to which were appended only the scanned signatures of the applicant’s lawyer. In addition, annexed to its letter of 31 July 2011 (see paragraph 4 above), the applicant communicated only page 18 of the original application bearing its lawyer’s hand-written signature.

15. It must therefore be stated that the signed original of the application was not lodged at the Registry within the 10-day period following receipt by the Registry of the copy of that application by fax and by e-mail. In those circumstances, however, in accordance with Article 43(6) of the Rules of Procedure, only the date of lodgment of the signed original of the application can be taken into consideration for the purposes of compliance with the time-limit for bringing an action (order of 28 April 2008 in Case T-358/07 PubliCare Marketing Communications v OHIM (Publicare), not published in the ECR, paragraph 13). Accordingly, it must be concluded that the application was not lodged before the expiry of the period within which the action had to be brought.

16. In that regard, it must be borne in mind that the failure to submit the original application, signed by a duly authorised lawyer, is not among the formal irregularities that are capable of being rectified under the second paragraph of Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 44(6) of the Rules of Procedure of the General Court. That requirement must be regarded as an essential procedural rule and be applied strictly, with the result that failure to comply with it leads to the inadmissibility of the action once the periods for taking steps in the proceedings have expired (see, to that effect, Case C-426/10 P Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42, and Case T-223/06 P Parliament v Eistrup [2007] ECR II-1581, paragraphs 48 and 51).

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-483/10 (Pukka Luggage tegen OHIM/Azpiroz Arruti, inzake PUKKA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk PUKKA tegen eerder gemeenschaps en Spaanse beeldmerk met woordelement PUKAS (surfwear, games, packages, sportswear). Verder in citaten:

– Failure to take into account subsets of goods included in ‘luggage’.

35 However, contrary to what the applicant asserts in paragraph 13.1 of the application and in the heading of its first plea, the subcategories referred to in the previous paragraph do not appear ‘separately in the specification of the contested Community trade mark application within the definition of luggage’. Indeed, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not contain any of the terms listed in the previous paragraph but simply the general term ‘luggage’. Nor has the applicant subsequently specified or restricted the list of goods in respect of which the mark applied for was supposed to be registered.

59 In that regard, it should be borne in mind that, as has been stated in paragraph 35 above, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not include hard suitcases or hard trolley cases but simply the general term ‘luggage’. Therefore, as has been observed in paragraphs 37 and 38 above, the Board of Appeal rightly merely examined the likelihood of confusion between the marks at issue with respect to the category of goods consisting of luggage, without separately examining the existence of a likelihood of confusion with respect to certain subcategories within that category. Consequently, in the contested decision, the Board of Appeal only ruled on the category of luggage.

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-216/10 (Monster Cable Products tegen OHIM/Live Nation, inzake MONSTER ROCK)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk MONSTER ROCK tegen eerder teken in Verenigd Koninkrijk MONSTERS OF ROCK (beide: (concerten, opname audio). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar, soortglijke goederen en gelijke tekens. Monster heeft verschillende betekenissen (frightening creature and to certain concept of excellence), consumenten hebben voorkeur voor de eerste 'enge griezel'-bekenis. Geen fouten gemaakt door OHIM, actie wordt afgewezen.

45. In that regard, it should be noted that certain words or expressions may have multiple meanings. Due to the very general meaning of the marks in question, it is difficult to gauge which meaning will be favoured by the consumer. Thus, the word ‘monster’ may, as the applicant rightly submits, refer both to a frightening creature and to a certain concept of excellence. However, the applicant does not put forward any arguments capable of showing that the consumer will favour the first meaning of the word ‘monster’ in any analysis he may carry out in respect of the mark applied for. In addition, the intervener rightly observes that the word ‘monster’ is capable of having both meanings for each of the two marks in question.

53. In the present case, the Board of Appeal found, rightly, that the goods covered by the Community trade mark application and the earlier mark are identical or similar and that the two marks in question display strong similarities. Therefore, it was not necessary to refer explicitly to the earlier mark’s degree of distinctiveness. Under those circumstances, even if the earlier mark were of weak distinctive character, that fact would not be such as to rule out any likelihood of confusion between the marks concerned.

54. Under those circumstances, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion.
55. Accordingly, the action must be dismissed in its entirety.

Rechtbank van koophandel Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281 (BV Koninklijke Van Kampen en Begeer tegen NV Allinox en (vrijwillig tussenkomende partij, eiser:) BK Cookware)

Merkenrecht. Overgang van rechten.  Eiseres spreekt tegen dat er overdracht heeft plaatsgevonden van merken, gelet op de evolutie en organisatie van de commerciële activiteiten werden de merken BK en GERO vermarkt door de bv BK Bookware. Overdracht is niet ingeschreven in het register, maar dit is volgens eiser geen noodzakelijke voorwaarde. Uit diverse stukken volgt dat een gedoogdovereenkomst (gentlemen's agreement r.o. 2.2.1) inzake niet-optreden tegen teken BEKA met koksmuts zolang binnen België producten worden vermarkt.

1. Geen beroep op gedogen of rechtsverwerking ex 2.29 BVIE, omdat merken van verweerster jonger zijn;
2. merkdeponering is niet automatisch ter kwader trouw geschiedt ex 2.4.f.1* BVIE. Echter op 9 juni werd de verklaring (gentlemen's agreement) aan verweerster voorgelegd en aanvaard op 5 oktober 2004 inhoudende gebruik van één (gelijksoortig) merkgebruik, dit werd overtreden door deponering.
3. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, vanwege de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard omverwarring te stichten.

Doorhaling van merkinschrijvingen van nv Allinox, mét dwangsom á €5.000 en gedingkosten.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

"... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met - een deel van - de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechter, en Van Kempen en Begeer dus van mening is datzij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvn zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Vam Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding "BEKA", uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van kempen en Begeer haar op de hoogte brengt daat dit het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intenttie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....".