Merkenrecht - Droit des marques  

Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.

Hof van Beroep te Brussel 21 maart 2009, 2008/AR/2318, John Players & Sons Ltd tegen Savelux BVBA (met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius)

Merkenrecht. ‘Parasitisme’ (slaafse nabootsing). Inbreuk op eisers hemelsblauwe kleurmerk (PMS 2915) voor sigarettenpapier (vloeitjes) en filtertips. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel kende de vorderingen eerder al toe (zie hier). Het hoger beroep ziet enkel nog op de toegewezen inbreuk- en parasitaire mededingingvorderingen m.b.t. de bekende Rizla blauwe verpakking voor filtertips (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Het beroep faalt. Naast de merkenrechtelijke grondslag gaat het nabootsen van de look and feel gepaard met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen eerlijke marktpraktijken. (Ongekalibreerde afbeeldingen: v.l.n.r. kleurmerk, Rizla, Pure en filtertips).

“Door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, eigent appellante zich het imago en de reputatie van de geïntimeerde toe. Appellante teert zodoende op de investeringen en inspanningen die geïntimeerde heeft geleverd op de reputatie en het imago van haar merk op te bouwen, zonder dat appellante in enige mate bijgedragen heeft tot die investeringen en inspanningen.
 
(…)
 
Appellante put, zodoende, door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van de look and feel die door geïntimeerde gecreëerd werd, en daarvan deel uitmakend, een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, in casu uit haar nabootsen een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals geïntimeerde aanvoert, eigen appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.
 
Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.”

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 19 februari 2009, beschikking in zaak C-62-08, UDV North America Inc. tegen Brandtstraders N.V. Prejudiciële vragen Hof van Cassatie, België. (met dank aan Thierry van Innis, Allen & Overy)

Merkenrecht. Tussenhandel. Merkwaardig genoeg nog niet op de website van het HvJ EG gepubliceerde beschikking over de vraag of een tussenhandelaar - in dit geval een tussenhandelaar (of handelstussenpersoon zoals het Hof het formuleert)  die een virtuele marktplaats exploiteert - gebruik maakt van het merk, niettegenstaande het feit dat dat niet ten behoeve van eigen waren is en niettegenstaande het feit dat zulks niet voor eigen rekening geschiedt. Het Hof beantwoordt deze vraag met een duidelijk ja. Een waarschuwing voor de tussenhandelaar.

UDV is houder van het gemeenschapsmerk Smirnoff Ice (klasse 33, gedestilleerde spiritualiën en likeuren). Brandtraders exploiteert een website waarop vennootschappen die lid zijn, anonieme advertenties kunnen plaatsen, zowel voor aan- als verkoop. Op deze website kunnen zij eveneens anoniem onderhandelen over hun transacties en eventueel tot een akkoord komen conform de algemene voorwaarden die op deze website zijn vermeld. Conform de algemene voorwaarden stelt Brandtraders, zodra zij op de hoogte wordt gebracht van een akkoord, als commissionair van de verkoper, tegen commissieloon een verkoopovereenkomst op met de koper Dit wil zeggen dat Brandtraders handelt in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper.

Volgens een beschikking van de Brusselse Rechtbank van Koophandel heeft Brandtraders inbreuken gemaakt op artikel 9, leden l en 2, van verordening nr 40/94 omdat zij, om te beginnen, op 3 september 2001 van Hillyard een partij flessen Smirnoff Ice heeft gekocht, die zij heeft doorvekocht aan Checkprice; vervolgens omdat zij voordien op de website reclame heeft gemaakt voor deze handelstransactie en, ten slotte, omdat zij op 13 december 2001 op deze site opnieuw reclame voor een dergelijke handelstransactie heeft gemaakt.

Het Hof van beroep te Brussel heeft deze beschikking bij arrest van 23 september 2003 nietig verklaard, en de door UDV ingediende vordering tot staking ongegrond verklaard. UDV heeft cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie, dat  de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld.

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip ,,gebruik" in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken gebruikt dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Hof concludeert dat dat inderdaad zo is.

47. Vervolgens is duidelijk dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren, aangezien er ook zonder aanbrenging van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, op de waren van de derde sprake is van gebruik ,,voor [ ] waren of diensten" in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr 40/94, wanneer de derde dit teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het genoemde teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, in het hoofdgeding in de vorm van het gebruik van het betrokken teken in stukken voor zakelijk gebruik .

48. Wanneer een dergelijk verband eenmaal is gelegd, is het verder niet relevant dat de derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor het in de handel brengen van waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie waarin hij optreedt

49. Bovendien kan niet worden betwist dat het gebruik van het genoemde teken door de derde, in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen deze waren en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 60)

50. Met een dergelijk gebruik matigt de derde zich in feite immers het essentiële voorrecht aan dat door een merk aan zijn houder wordt verleend, namelijk de uitsluitende bevoegdheid om het betrokken teken te gebruiken om waren te onder scheiden

51. In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk Dienaangaande doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebruikt om de waren in de handel te brengen voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren

Het Hof van Justitie (tweede kamer), verklaart voor recht:

Het begrip ,”gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, heeft betrekking op een situatie, zoals die welke in bet hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Lees het arrest hier.

Hof van Beroep Brussel, 11 februari 2009, 2008/AR/719, eBay International A.G. c.s. tegen The Polo/Lauren Company L.P. (met dank aan Thierry van Innis en Geert Glas, Allen & Overy) 

Benelux Merkenrecht. eBay maakt geen inbreuk op de merken "Ralph Lauren" en "Polo Sport" door het gebruiken van daarmee overeenstemmende Google AdWords.

Geen inbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof oordeelt dat dit gebruik geen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten oplevert, aangezien eBay de AdWords gebruikt als herkomstaanduiding van de op haar website verkochte producten en niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het promoten van haar eigen website.

Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company (…) The use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site. (…) it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. (Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar).

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is niet gesteld. Geen verplichting voor eBay om het gebruik van deze AdWords te beperken voor EER-goederen, zoals in eerste instantie was bepaald door de Belgische rechter.

9. It is therefore established, in the case at hand, that the use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site.

The mere fact that the consumer is warned that such brand products are likely to be purchased on eBay does not imply that he believes that eBay is the seller, especially since the relevant public, which is used to this type of transactions, knows that eBay is only an intermediary and that the sale takes place directly between the seller and the buyer. In any case, nothing prohibits a third party user of the trademark, such as an intermediary or provider of related goods and services, from using it to distinguish the product, provided it does not affect the essential function of the trademark. Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company.

It does not matter that the internet user is not immediately sent to the page where Ralph Lauren and Polo Sport brand products are offered, since it is enough for him to retype the same keyword in the search field inserted in the Clothing & Accessories page to be sent to the specific page. It cannot be deduced from this mere circumstance that eBay intended as a priority to advertise its own company. In fact, eBay declared to be ready, without any prejudicial acknowledgment, to send the internet user directly to the specific ads, without going through the general page of the corresponding category, and the Court records this.

Equally, it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. Since well-known brand products are offered for sale on the eBay site, eBay may legitimately buy the corresponding AdWords, which allows it to inform the internet users of the possibility to buy these products through it. eBay may also legitimately choose itself the AdWords, since it has all the sales statistics and therefore is in the best position to know the needs of the buyers.

10. To the extent that it is based on article 2.20.1.d of CBPI, the Ralph Lauren's claim is not well founded, since eBay did not use the trademark other than for the purposes of distinguishing goods or services. 

Moreover, the use by eBay of the trademarks to identify products is not otherwise criticized by Ralph Lauren, especially based on article 2.20.1.a of CBPI.   

Lees de uitspraak hier (Franstalig origineel) of hier (Engelse vertaling)

Rechtbank Koophandel te Brussel, 27 oktober 2008, A/08/00340, SAGL VF International tegen N.V. Wibra België, Wibra Holding B.V.  (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy).

Even kort: Gemeenschapsbeeldmerk KIPLING tegen overeenstemmend beeldteken gedaagde. KIPLING is in België een zeer bekend merk. (Flagrante) inbreuk aangenomen. €600.000,- schadevergoeding. Kwade trouw aangenomen (winstafdracht). De Belgische Gemeenschapsrechtbank lijkt ook internationale bevoegdheid te hebben aangenomen ten aanzien van de Nederlandse medegedaagden.

“8 (…) Het merk van eiseres is zeer bekend bij het algemene publiek en bezit daardoor een goot onderscheidend vermogen.

Bij een vergelijking tussen enerzijds het beeldmerk van eiseres en anderzijds het door verweersters gebruikte teken stemt dit laatste in zodanige mate in haar totaalindruk visueel overeen met het beeldmerk van eiseres dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd. Door de bijzondere compositie van verscheidene cirkels en motieven, in identieke orde, laat het teken een quasi-identieke totaalindruk na Het vervangen van de benaming "KIPLING" door "ABCDINISPORTS" heeft geen invloed op die quasi-identieke totaalindruk, temeer het gaat over courante producten, bestemd voor voornamelijk een publiek van adolescenten dat niet spontaan de inspanning zal doen om de in cirkelvorm aangebrachte benamingen te ontcijferen en dat de tweede benaming niet zal onthouden die, in tegenstelling met de eerste benaming, geen bekendheid heeft.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het verwarringsgevaar in voorliggend geval visueel aanwezig is en niet teniet wordt gedaan dooi het gebruik van een andere benaming. Door gebruik te maken van het bewuste teken voor dezelfde of minstens soortgelijke waren waarvoor het beeldmerk van eiseres is ingeschreven zonder toestemming van eiseres, werd er dan ook een inbreuk gemaakt op de merken van deze laatste.”

Naast een inbreukverbod legt de rechtbank gedaagde Wibra een schadevergoeding op van €60,- per verkochte inbreukmakende tas, wat leidt tot een totale schadevergoeding van meer dan € 600.000,--.  De genoten winst moet nog nader worden bepaald, maar dat sprake is van de vereiste kwader trouw is volgens  de rechtbank wel duidelijk:

“12. (…) Gelet onder meer de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en het flagrant karakter van de inbreuk, kan liet niet anders dan dat verweersters zich ten tijde van hun handelen bewust zijn geweest van het inbreukmakend karakter daarvan en dat zij dus te kwader trouw handelden. De gelijkenissen tussen het merk en het gebruikte teken zijn namelijk zo frappant dat ze niet toevallig kunnen zijn, maar integendeel, getuigen van de manifeste wil te parasiteren op de bekendheid van het merk.”

Lees het vonnis hier.

1- Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,  28 mei 2008, AWB 06/8641 OCT95 en AWB 07/3972 OCT95, Aventis tegen Octrooicentrum Nederland.

“25. De stelling van eiseres, dat zij recht heeft op verlenging van de beschermingsduur van het octrooi gelet op alle tijd en inspanningen die besteed zijn aan de uitvinding en het op de markt brengen van het middel, kan niet worden gevolgd. Het gaat er om of wordt voldaan aan de in de Verordening gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanvullend beschermingscertificaat. Alleen onder die omstandigheden komt eiseres voor een ABC in aanmerking. Zoals hiervoor reeds is overwogen voldoet eiseres niet aan alle voorwaarden. Daarom moest het ABC worden geweigerd. Voor een belangenafweging als door eiseres gewenst biedt de Verordening geen ruimte.”

Lees de uitspraak hier.

2- Hof van beroep te Brussel, 27 mei 2008, JTEKT Corporation Ltd tegen Jacobs Trading N.V. & Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Het Hof adieert het Benelux-Gerechtshof prejudicieel met het oog op de beantwoording van volgende vragen:

l. staat het onderwerp van de rechtspleging in geval van een beroep tegen een beslissing van het Bureau bij oppositie eraan in de weg dat de BOIE en/of het Bureau aanwezig is in deze rechtspleging?

2. is regel 1.16, eerste lid d. van het Uitvoeringsreglement verzoenbaar met artikel 2.16, eerste lid, derde lid en vierde lid, waar het bepaalt dat hetBureau een oppositie kan 'buiten beschouwing laten'?

3. indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend luidt, is regel 1.16, eerste lid d. dan verzoenbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het 'buiten beschouwing laten' instelt als sanctie wegens niet meedelen van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie, terwijl de verdragsbepalingen geen verplichting tot motivering van de oppositie oplegt?

4. ongeacht of het antwoord op de tweede vraag bevestigend of ontkennend luidt, dient het 'buiten beschouwing laten' dan beschouwd te worden als een eindbeslissing waartegen beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17 BVIE, wanneer vast staat dat het Bureau de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen?

5. staat artikel 2.17 van het BVIE eraan in de weg dat de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau wordt ingeleid bij een andere akte dan een verzoekschrift en indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, kan de regelmatigheid van de inleidende akte dan worden beoordeeld volgens de voorschriften van het nationaal gerechtelijk privaatrecht?

6. dient artikel 2.17, eerste lid BVIE aldus te worden uitgelegd dat het hof bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het Bureau over oppositie deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een beslissing over de oppositie in de plaats te stellen van deze van het Bureau in geval van vernietiging, of dient het hof integendeel na eventuele vernietiging de oppositie zelf af te doen ?

Schorst de rechtspleging tot op de dag waarop de beslissing van het Benelux-Gerechtshof inkomt op de griffie van het hof van beroep te Brussel en houdt iedere nadere beslissing aan.

Lees het arrest hier.

3- Rechtbank Rotterdam, 22 mei 2008, KG ZA 08-290, Beekman tegen Van den Berg (met dank aan Bjorn Schipper, Bousie).

Merkenrecht, handelsnaamrecht. “4.5. (…) Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien - mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter ook het verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is hiervan in het onderhavige geval echter geen sprake. Voor dat oordeel is redengevend dat de merken auditief en visueel voldoende van elkaar verschillen.

Beekman maakt gebruik van open letters met de nadruk op de T en Van den Berg hanteert strakke simpel uitgevoerde letters met uitzondering van de nadrukkelijk weergegeven eerste letter Q. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat uitvoering, lettertype en silhouet van het door Beekman gevoerde beeldmerk duidelijk overeenstemmend is met het door Van den Berg gevoerde teken. Nu de totaalindruk van het door Beekrnan gevoerde beeldmerk zozeer verschilt van het door Van den Berg gevoerde teken, is ondanks de begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk van Beeknian en het teken van Van den Berg, geen sprake van onderscheidend vermogen.

Voorts is van belang dat Beekman de verwarring niet aannemelijk heeft gemaakt, hetgeen in de rede had gelegen gelet op het feit dat Beekman en Van den Berg al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. De daartoe door Beekman overgelegde producties 8 en 9, die door Van den Berg worden betwist, zijn ter onderbouwing van het verwarringsgevaar onvoldoende. Tenslotte weegt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mee - hetgeen door Van den Berg aannemelijk is gemaakt - dat partijen zich bewegen in een markt met een specifiek publiek, dat zich vooral laat leiden door de soort van muziek die gepresenteerd wordt.”

Lees het vonnis hier.

4- Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 februari 2008, rolnr. 07/272, Warner-Lambert Company tegen Ranbaxy U.K. Ltd c.s.

Octrooirecht. Hof bekrachtigt vonnis van de rechtank ’s-Gravenhage (IEF 2617). “12 (…) Indien het individuele species “letterlijk” bekend is - zoals bijvoorbeeld als in het document een voorbeeld op het species is gericht of als het in de beschrijving wordt vermeld met fysische gegevens waaruit blijkt dat men het species echt “in handen heeft gehad” - kan geen octrooi worden verleend wegens gebrek aan nieuwheid.”

Lees het arrest hier.  

Cour d’appel de Bruxelles, 23 mei 2008, 2008/4148, Koninklijke KPN tegen Mobistar.

Hoger beroep. Het Hof van Beroep bevestigt de eerdere uitspraak van de Rechtbank van Koophandel Brussel van 24 november 2006 en daarmee de nietigheid van het kleurmerk groen van KPN

“L'absence d'inburgering en Belgique est par ailleurs établi par le propre dossier de KPN, puisqu'il résulte de l'étude de marché qu'elle produit (pièce 7 de son dossier) que seuls 0'4% des personnes interrogées pensent a KPN lorsqu'ils voient la couleur verte et qu'ils ne sont que 1,9% lorsqu'on leur demande, en plus, et précisément, à quelle entreprise de télécomnunications ils pensent. 

En tout état de cause, le tres faible pourcentage de persomes résidant en Belgique qui connaissent KPN n'est pas suffisant pour justifier l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage puisqu'il est indispensable qu'ime fiaction significative des rniliew intéressés identifient le produit grâce a la marque, comme provenant d'une 'entreprise déteminée (C.J.C.E. 4 mai 1999, C-108197 et C-109197, n" 52, Windsurfing Clziemse), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A défaut d'acquisition d'un caractère distinctif par l'iisage dans tout le Benelux, la marque de KPN est nulle.”

Lees het arrest hier. Eerdere uitspraak RB Koophandel: IEF 3286.

Hof van Beroep te Brussel, 22 april 2008, A.R. Nr. 2007/AR/326, N.V. Janssen Pharmaceutica tegen De Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (met dank aan Philippe Péters  en  Tanguy de Haan, NautaDutilh, Brussel).

Postkantoormerk. Het Hof van Beroep te Brussel veroordeelt het BBIE tot inschrijving van het woordmerk SUMMER SKIN voor cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen voor de huid; haarverzorgings- en reinigingsmiddelen (klasse 3) en medicinale preparaten voor de topische behandeling en bescherming van de huid en de hoofdhuid (klasse 5).

“26. In het voorliggende geval is duidelijk dat de beide termen in het merk. ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument een duidelijke betekenis kan toeschrijven in zijn omgangstaal al zijn het Engelse woorden.

Ze hebben ook een beschrijvend karakter aangezien ze in de handel kunnen dienen om de waren te duiden naar hun bestemming. Ze kunnen aangeven dal ze enerzijds dienen voor de huid en anderzijds om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt. 

Nochtans zijn de twee termen onderling bij elkaar gebracht in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie. Boven is al vastgesteld dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel refereert aan een gegeerd (begeerd in NL-IEF) resultaat na gebruik van de producten of aan behaaglijke omstandigheden.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 22 april 2008, A/07/08620, BVBA Kawimara-Advies tegen Oranje B.V.  (met dank aan Philippe Péters, NautaDutilh, Brussel)

Nietigverklaring woordmerk ROYAL CARE. “Dezelfde beoordeling wordt aangehouden m.b.t. de combinatie van ROYAL en CARE voor onderhoudsproducten voor meubelen. De samenvoeging van beide elementen ontneemt beide elementen niet van zijn beschrijvend kenmerk, méér nog het ene begrip versterkt het andere begrip.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 april 2008, KG ZA 08-262, Farmersgolf International B.V. c.s. tegen Grooters (tevens h.o.d.n. De Blikvanger).

Boerengolf. “4.7. Voor het voorgaande is niet relevant dat Weenink niet de bedenker is van het spel dat hij onder de merken aanbiedt. Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de waar of dienst die wordt aangeboden, het spel, en anderzijds het merk waaronder dat gebeurt. Weenink c.s. kunnen Grooters of anderen niet de exploitatie van het spel verbieden. Weenink c.s. onderkennen dat. Maar waar het hier om gaat is de vraag of Grooters tekens gebruikt, gelijk aan of overeenstemmend aan de merken, ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijk waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 april 2008, KG ZA 08-171, Mad Dogg Athletics, Inc. tegen Batavus B.V.

“4.13. Aan voorgaande conclusie wordt niet afgedaan door het door Mad Dogg aangevoerde gegeven dat in de meerderheid van de gevallen waar het woord spinning wordt gebruikt, het relevante publiek daarbij het oog heeft op de officiële vorm van spinning welke onder het merk SPINNING wordt aangeboden. Dit gegeven is het onvermijdelijk gevolg van de positie als marktleider van Mad Dogg.

4.14. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat wat betreft het Nederlandse taalgebied het woord spinning is aan te merken als de generieke benaming van de door Mad Dogg gepromote activiteit. In zoverre is het merk SPINNING in Nederland dan ook verworden tot een soortnaam.

 4.15. Voor SPINNEN en SPINNER geldt hetzelfde. (…)

Lees het vonnis hier.

Hof van Cassatie van België, 17 april 2008, c.05.0497.N/1, Benelux-Merkenbureau Maesschalck Lieven.

Cassatie in merkweigeringszaak. Het BMB weigert, ook in beroep, de registratie "Move to cure" als merk diensten uit klassen 41 en 42. Tegen deze afwijzende beslissing heeft de verweerder ‘zich voorzien’ bij het Hof van Beroep te Brussel, dat de vordering van de verweerder gegrond heeft verklaard en de eiser heeft verplicht om het teken "Move to cure" als merk in te schrijven voor de klassen 41 en 42. In cassatie kiest het Hof de zijde van het BMB en vernietigt het bestreden arrest. De appelrechters hebben onvoldoende vooruit gedacht.

“2. Het Hof van Justitie heefî geoordeeld (HvJ, 12 februari 2004, zaak C-363199, Koninklijke KPN Nederland NV tí Benelux-Merkenbureau; HvJ, 12 februari 2004, zaak C-265100, Campina Melkunie BV t/ Benelux-Merkenbureau) dat het niet noodzakelijk is om de inschrijving te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

3. De appelrechters oordelen dat "in de merkenrechtelijke context het duiden van de bestemming van waren of diensten, als toetssteen voor het beschrijvende van een teken, aldus (dient) te worden begrepen dat het verband tussen het teken en de waren of diensten onmiskenbaar is" en dat "het (niet) volstaat dat tussen teken en waren of diensten ook wel een bestemmingsverband kan voorhanden zijn". Vervolgens oordelen de appelrechters dat in termen van bestemming van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, uit het woordteken "move to cure" niets beschrijvend kan worden afgeleid om reden dat "ontspanning, sport en medische diensten ook wel (kunnen) beschouwd worden in het licht van 'bewegen' en 'genezen' of 'gezondheid', maar voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is".

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de verweerder gehouden is het teken "move to cure" als merk in te schrijven niet naar recht en schenden zij artikel 6bis, 1, a) van de Benelux Merkenwet. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.”

Lees het arrest hier(website BBIE).

Cour d’Appel de Bruxelles, 4 maart 2008, R.G. No. 2006/AR/1592, Lidl Stiftung & Co KG tegen BBIE.

Vers op de BBIE-website. Eenvoudige beroepszaak tegen weigering inschrijving als Benelux woordmerk van het als beschrijvend aangemerkte teken Asian Delight voor de klassen 29 en 30 (voedingswaren).

Hof kiest de zijde van het BBIE: Asian duidt de Aziatische herkomst aan en Delight geeft een indicatie van het karakter van de waren. Het relevante publiek heeft geen moeite om deze Engelstalige begrippen te begrijpen. Postkantoorverweer gaat niet op, de som is niet meer dan de delen.

Un refus absolu de refus s'opposant a I'enregistrement de cette marque, c'est a bon droit que I'Office I'a refusé.

Lees het arrest hier.