Cour de Cassation de Belgique 14 décembre 2015, IEFbe 1679 (Luppino contre Warner)
Décision envoyée par Eric de Gryse, Simont Braun. La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu le 3 février 2014 par la cour d’appel de Mons (IEFbe 626). La partie de la ligne mélodique de ‘Ma vie fout l’camp’ se retrouvant dans ‘Frozen’ ne présente pas une originalité suffisamment marquée pour justifier cette protection. Les demandeurs n'établissent pas que les extraits litigieux de la chanson du demandeur ne sont pas banals mais reflètent la personnalité de leur auteur. L’arrêt de la cour d’appel justifie légalement sa décision que “les extraits litigieux de ‘Frozen’ ne constituent pas une reproduction illégale des extraits litigieux de la chanson ‘Ma vie fout l’camp’ et [que] la contrefaçon n’est pas établie”. L’article 1er, §1er, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins n’exclut pas que, dans certaines circonstances, le tribunal puisse tenir compte d’œuvres postérieures pour apprécier la banalité de l’œuvre litigieuse.

BGH 28. Januar 2015, IEFbe 1678; I ZR 202/14 (wetter.de)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass Apps für mobile Endgeräte wie Smartphones grundsätzlich Werktitelschutz genießen können. Die Klägerin betreibt unter dem Domainnamen "wetter.de" eine Internetseite, auf der sie ortsspezifisch aufbereitete Wetterdaten und weitere Informationen über das Thema Wetter zum Abruf bereithält. Seit 2009 bietet sie entsprechende Informationen auch über eine Applikation (nachfolgend "App") für Mobilgeräte (Smartphones und Tablet-Computer) unter der Bezeichnung "wetter.de" an.

Die Beklagte ist Inhaberin der Domainnamen "wetter.at" und "wetter-deutschland.com", unten denen sie im Internet ebenfalls Wetterdaten zur Verfügung stellt. Seit Ende 2011 betreibt sie zudem eine App mit entsprechenden Inhalten unter den Bezeichnungen "wetter DE", "wetter-de" und "wetter-DE".

Die Klägerin beanstandet die Benutzung der Bezeichnungen der Beklagten für deren Wetter-App als eine Verletzung ihrer Titelschutzrechte an dem Domainnamen "wetter.de" und der entsprechenden Bezeichnung der von ihr betriebenen App. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Die gegen das Urteil des Berufungsgerichts eingelegte Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof jetzt zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass Domainnamen von Internetangeboten sowie Apps für Mobilgeräte zwar titelschutzfähige Werke im Sinne von § 5 Abs. 3 MarkenG* sein können. Der Bezeichnung "wetter.de" komme aber keine für einen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG hinreichende originäre Unterscheidungskraft zu. Unterscheidungskraft fehlt einem Werktitel, wenn sich dieser nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft. So liegt es im Streitfall. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Bezeichnung "wetter.de" für eine Internetseite und für Apps, auf denen Wetterinformationen zu Deutschland angeboten werden, glatt beschreibend ist.

Allerdings sind in bestimmten Fällen nur geringe Anforderungen an den erforderlichen Grad der Unterscheidungskraft zu stellen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr seit langem daran gewöhnt ist, dass Werke mit beschreibenden Bezeichnungen gekennzeichnet werden und dass er deshalb auch auf feine Unterschiede in den Bezeichnungen achten wird. Ein derart abgesenkter Maßstab ist von der Rechtsprechung insbesondere für den Bereich der Zeitungen und Zeitschriften anerkannt, die seit jeher mit mehr oder weniger farblosen und nur inhaltlich oder räumlich konkretisierten Gattungsbezeichnungen gekennzeichnet werden. Diese Grundsätze sind jedoch nicht auf den Bereich der Bezeichnung von Internetseiten und Smartphone-Apps übertragbar.

Die Bezeichnung "wetter.de" genießt auch keinen Werktitelschutz unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsgeltung. Zwar kann eine fehlende originäre Unterscheidungskraft auch bei Werktiteln durch Verkehrsgeltung überwunden werden. Die Klägerin hat aber nicht belegt, dass sich die Bezeichnung innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise als Werktitel durchgesetzt hat. Angesichts des glatt beschreibenden Charakters der Bezeichnung "wetter.de" kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden. Dass mehr als die Hälfte der angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung "wetter.de" einen Hinweis auf eine bestimmte Internetseite mit Wetterinformationen sehen, ergab sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Verkehrsgutachten nicht.

HvJ EU 4 februari 2016, IEFbe 1687; ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenverordening] moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

Gestelde vragen [IEFbe 1334] :

1) Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2) Zo ja, staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?”

The consultation document Rules on Court fees and recoverable costs comprises two options for a revised Rule 370, a table of fees, a scale of ceilings for recoverable costs and an Explanatory Note. Responses are to be sent to the Secretariat before 31 July (there is no guarantee that responses received after this date will be taken into consideration). In order to facilitate the processing of the submissions received the members of the Preparatory Committee would be grateful if responses are sent in English.

The Committee shall only consider contributions from stakeholders and other interested parties whose identity can be established and who can be contacted at least via e-mail. Contributors who represent organisations are requested to indicate so. If not, their contributions shall be considered to have been made in a personal capacity. Personal data (such as name and address of the contributor, name and type of the organisation, name of the contact person etc.) shall be kept only for the purpose of the consultation and may be used by the Committee for activities related to the consultation. Personal data shall not be given to third parties and shall be destroyed once the analysis of the consultation is completed.

The fee structure for the Unified Patent Court will comprise fixed fees and, for certain actions, an additional value based fee. The fee levels proposed are the lowest that will enable eventual sustainability of the Court.

As well as proposing fee levels, the consultation also addresses a number of points including:

support for small and medium sized enterprises (SMEs), not for profit organisations and certain other bodies as set out in the Agreement by providing two possible options;

• the threshold at which a value-based fee will be payable; and
• a scale of ceilings for recoverable costs.

Comments are welcome on any aspect of the proposal and will be considered by the Preparatory Committee and its appropriate Working Groups prior to publication of an agreed fee structure.

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Carmen Hermes, Een kort commentaar op artikel 4 lid 1 onder i tot en met k, en artikel 5 lid 3 onder c van de nieuwe Merkenrichtlijn, IEF 15672; IEFbe 1685.
AKD. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn op 13 januari 2016 is het nationale- en Europese merkenrecht voor een belangrijk deel gelijkgetrokken. De nieuwe Merkenrichtlijn is onder meer verrijkt met een aantal absolute weigeringsgronden. De volgende weigeringsgronden zullen in deze bijdrage kort door ons worden besproken:
•    Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen (artikel 4 lid 1 onder i en artikel 5 lid 3 onder c);
•    Traditionele aanduidingen voor wijn (artikel 4 lid 1 onder j);
•    Gegarandeerde traditionele specialiteiten (artikel 4 lid 1 onder k).

Dezelfde weigeringsgronden zullen in de gewijzigde Uniemerkverordening worden opgenomen.

Bovengenoemde weigeringsgronden zijn absolute weigeringsgronden waaruit volgt dat het in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht dat merken worden ingeschreven die een oorsprongsbenaming, geografische aanduiding, traditionele aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit bevatten. De bepalingen dienen dan ook het algemeen belang. Genoemde aanduidingen worden in het merkenrecht dus niet gezien als een ouder recht waarmee kan worden opgetreden tegen jongere merkinschrijvingen (en dus als relatieve weigeringsgrond). Zij dienen primair om bij het publiek misleiding omtrent de herkomst tegen te gaan.

De toegevoegde waarde van de weigeringsgronden
Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen
De absolute weigeringsgrond op basis van beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen is in het merkenrecht niet volkomen nieuw. Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (“de Gemeenschapsmerkenverordening”) voorziet met artikel 7 lid 1 onder k immers reeds in een soortgelijke absolute weigeringsgrond. Deze bepaling zal in de Uniemerkverordening die op 23 maart 2016 in werking treedt slechts beperkt tekstueel worden gewijzigd. Ook artikel 22 van het TRIPS-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

Opmerkelijk is overigens dat de weigeringsgrond in de nieuwe Merkenrichtlijn zowel als absolute weigeringsgrond (artikel 4 lid 1 onder i) alsook als relatieve weigeringsgrond (artikel 5 lid 3 onder c) wordt vermeld.

De Merkenrichtlijn 2008/95 en het nationale merkenrecht, zoals neergelegd in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) kenden tot op heden geen specifieke weigeringsgrond voor merken die een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevatten. In het nationale recht moest men het tot op heden doen met artikel 2.4 sub b BVIE dat bepaalt dat een merk zal worden geweigerd wanneer het merk het publiek kan misleiden omtrent de plaats van herkomst.

Of een merk dat een geografische benaming bevat (per definitie) misleidend is – in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn 89/104 (voorloper van Richtlijn 2008/95) – wanneer het niet voldoet aan de productspecificaties van de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, is een vraag die voor gedistilleerde dranken (dus niet voor oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen) in 2011 aan het Hof van Justitie is voorgelegd [Hof van Justitie EU 14 juli 2011, IEF 9945 (BNIC)].  Helaas is het antwoord op deze vraag door het Hof van Justitie bij die gelegenheid onbeantwoord gelaten.

Naast de weigeringsgrond voor misleidende merken kunnen de artikelen 2.11 lid 1 onder c en 2.28 lid 1 onder c BVIE mogelijk ook soelaas bieden. Deze artikelen bepalen dat “tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, als merk geweigerd worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Nu geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in de regel de plaats van herkomst van een landbouwproduct zullen aanduiden, kan hiermee mogelijk ook worden opgetreden tegen merkaanvragen en –registraties die overeenstemmen met dergelijke geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen [Zie onder meer: artikel 8 lid 4 van de richtlijnen van het BBIE, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, pagina 231, HvJ 4 mei 1999, IER 1999, 165 (Windsurfing Chiemsee), waarin het Hof nadere aanwijzingen gaf voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduidingen als merk.]. 

Buiten de merkenwetgeving zij nog verwezen naar de Verordening 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (“Verordening kwaliteitsregelingen”) en de Verordening 491/2009 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“GMO Verordening”).

In de Verordening kwaliteitsregelingen treft men in artikel 14 een beperking aan, voor wat betreft het inschrijven van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen als merk. Een merkaanvraag zal krachtens artikel 14 niet tot registratie leiden wanneer het aangevraagde merk een geregistreerde oorsprongsaanduidingen of geografische aanduidingen bevat en de merkaanvraag betrekking heeft op hetzelfde producttype, voor zover het gebruik van dat merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen. Artikel 13 lid 1 beschermt oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen tegen verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduidingen in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische aanduiding.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Artikel 118 terdecies van de GMO-Verordening.

Al met al is de uitbreiding van de Merkenrichtlijn met de absolute weigeringsgrond op basis van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen dus geen verrassing.
Traditionele aanduidingen voor wijn
De absolute weigeringsgronden voor merken die traditionele aanduidingen voor wijn bevatten is evenmin een verrassing. Artikel 7 lid 1 onder j van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaalt reeds dat merken niet ingeschreven – en indien reeds ingeschreven nietig verklaard – kunnen worden indien de wijnen een geografische aanduiding ter benoeming van de wijnen bevatten of uit een dergelijke aanduiding bestaan. Artikel 23 van het TRIPs-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling. Ook in het BVIE bestond reeds een absolute weigeringsgrond van gelijke strekking. In artikel 2.4 sub g van het BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen indien het een inschrijving van een merk voor wijnen betreft die geografische aanduidingen ter benoeming van die wijnen bevatten.

Voor zowel de Gemeenschapsmerkhouder als voor de Benelux-merkhouder verandert er met de komst van deze bepaling dus niets.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten
Tot slot is in het nieuwe artikel 4 lid 1 onder k ook een weigeringsgrond opgenomen voor merken die overeenstemmen met een gegarandeerde traditionele specialiteit. Deze weigeringsgrond was tot op heden noch terug te vinden in de Gemeenschapsmerkenverordening, noch in de merkenrichtlijn en het BVIE.

Vraagtekens kunnen gesteld worden bij de reikwijdte van deze bepaling. De wetgever lijkt door de wijze van formuleren van de weigeringsgrond mogelijk een resultaat te hebben geschapen dat niet in lijn is met haar bedoelingen. Artikel  4 lid 1 onder k bepaalt “dat geweigerd dienen te worden merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien”. Er staat dus uitdrukkelijk niet dat geweigerd worden, merken die overeenstemmen met een benaming van een gegarandeerde traditionele specialiteit. Uitsluitend indien merken van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge de Uniewetgeving of internationale overeenkomsten, is conform de tekst de weigeringsgrond van toepassing.

Eerder merkten wij reeds op dat artikel 14 en artikel 13 lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen een bepaling bevat die betrekking heeft op de verhouding tussen merkaanvragen en beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Deze bepalingen hebben echter geen betrekking op gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten worden wel beschermd krachtens de Verordening kwaliteitsregelingen (namelijk in artikel 18). Maar deze bepaling specificeert uitsluitend wanneer een gegarandeerde traditionele specialiteit bescherming kan genieten en laat zich niet uit over de vraag hoe wordt omgegaan met merkaanvragen van een datum gelegen na de registratie van de gegarandeerde traditionele specialiteit. De expliciete bepaling op basis waarvan merkaanvragen dienen te worden geweigerd in het geval van een oudere gegarandeerde traditionele specialiteit ontbreekt derhalve.
Ook het TRIPs-Verdrag biedt – anders dan voor beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn – niet uitdrukkelijk bescherming aan gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Hier dient overigens wel te worden opgemerkt dat een merkinschrijving (die overeenstemt met een gegarandeerde traditionele specialiteit) mogelijk wel nog steeds kan worden geweigerd op de grond dat het merk beschrijvend (als een aanduiding van soort of een ander kenmerk van de waar) of misleidend is. Immers, een traditionele gegarandeerde specialiteit komt volgens artikel 18 van de Verordening kwaliteitsregelingen slechts voor registratie in aanmerking “indien hij een specifiek product of levensmiddel beschrijft” waarbij de naam “traditioneel moet zijn gebruikt om het specifieke product aan te duiden, of het traditionele karakter of de specificiteit van het product aanduidt”. De reeds bestaande weigeringsgronden in de merkenwetgeving (artikelen 2.4 sub b en 2.11 lid 1 sub c BVIE) zouden dus uitkomst kunnen bieden. Deze oplossing verdient echter niet bepaald de schoonheidsprijs.

Conclusie
Nu de Uniewetgever de weigeringsgronden voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten heeft opgenomen in de nieuwe Merkenrichtlijn worden de absolute weigeringsgronden voor de gemeenschapsmerken en de nationale merken gelijkgetrokken. Dat is goed nieuws. Voor de weigeringsgronden die betrekking hebben op beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn geldt dat deze weigeringsgronden wel reeds aanwezig waren (bv. in de Verordening kwaliteitsregelingen) en directe werking hadden in het nationale recht, maar dat het logisch is dat ook in de merkenwetgeving nu een bepaling is opgenomen over de ontoelaatbaarheid van deze merken. Dat is immers de meest voor de hand liggende plaats. Voor de houders van een Benelux-merk zal er met de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn voor wat betreft de absolute weigeringsgronden van artikel 4 lid 1 i en j weinig veranderen.

Of de wetswijziging ook in voldoende mate bescherming biedt aan gegarandeerde traditionele specialiteiten, is nog de vraag. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever voor traditionele gegarandeerde specialiteiten een andere bescherming voor ogen heeft gehad dan voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn. Desalniettemin lijkt de formulering van de weigeringsgrond van artikel 4 lid 1 onder k weinig behulpzaam nu de toelaatbaarheid (en de weigering) van een merkaanvraag in dit artikel afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van (andere) Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is die in weigering van de merkaanvraag voorziet. Nu een dergelijke expliciete bepaling niet voorhanden is, zal mogelijk moeten worden teruggegrepen op de weigeringsgronden voor beschrijvende of misleidende merken.

Conclusie AG HvJ EU 4 februari 2016, IEFbe 1684; ECLI:EU:C:2016:73 (Hansson tegen Jungpflanzen Grünewald)
Prejudiciële vragen gesteld over de passende vergoeding bij inbreuk op communautair kwekersrecht. Obtentions végétales [IEFbe 1150] Schadevergoeding – Forfaitair bedrag – Hypothetische licentievergoeding – Winst die inbreukmaker heeft genoten – Artikel 14 – Vergoeding van gerechtskosten en andere kosten. Conclusie AG:

1. Artikel 94, lid 1, van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht moet in die zin worden uitgelegd dat het bedrag van de passende vergoeding overeenkomt met het bedrag van de licentievergoeding dat de inbreukmaker had moeten betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht wanneer hij hem toestemming had gevraagd om het beschermde ras te exploiteren, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval die omzichtig handelende contractpartijen normaliter in aanmerking zouden hebben genomen. Het staat aan de nationale rechter die omstandigheden te bepalen en het bedrag van de passende vergoeding in overeenstemming daarmee vast te stellen. In de uitoefening van die beoordelingsvrijheid kan hij met name de tijd in aanmerking nemen die verstreken is sinds het plegen van de handelingen, door het bedrag van de passende vergoeding te verhogen met vertragingsrente.

2.      Noch artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten schrijft de nationale rechter voor, bij de vaststelling van het bedrag van de passende vergoeding het bedrag van de licentievergoeding die in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt is overeengekomen, te vermeerderen met een forfaitaire toeslag. Deze bepalingen verbieden die rechter echter niet om op die wijze te werk te gaan, voor zover hij dit geschikt acht voor de begroting van het bedrag van de vergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen indien hij de rechthebbende toestemming had gevraagd het beschermde ras te exploiteren, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval die omzichtig handelende contractpartijen normaliter in aanmerking zouden hebben genomen. In het kader van artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 mag een dergelijke forfaitaire toeslag echter niet met een ander oogmerk worden toegepast.

3.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 schrijft de nationale rechter voor, het bedrag van de schadevergoeding die tot compensatie van de volledige door de rechthebbende geleden schade dient, vast te stellen op basis van het bedrag van de licentievergoeding die is overeengekomen in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt. Deze bepalingen verbieden die rechter echter niet, een dergelijke licentievergoeding als grondslag voor de berekening van die schadevergoeding te gebruiken en haar eventueel aan te passen wanneer hij dat passend acht voor het herstel van de door de rechthebbende als gevolg van de inbreuk werkelijk geleden schade.

4.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 schrijft de nationale rechter voor dat hij, indien hij besluit de schadevergoeding die tot compensatie van de volledige door de rechthebbende geleden schade dient, vast te stellen op basis van het bedrag van de licentievergoeding die in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt is overeengekomen, dit bedrag te verhogen met een forfaitaire toeslag. Die bepalingen verbieden die rechter echter niet op deze wijze te werk te gaan wanneer hij dat passend acht voor het herstel van de schade die de rechthebbende door de inbreuk werkelijk heeft geleden. Een dergelijke forfaitaire toeslag mag echter niet met een ander oogmerk worden toegepast.

5.      Artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 dient in die zin te worden uitgelegd dat door de inbreukmaker gemaakte winst geen schade vormt die de rechthebbende heeft geleden en waarvan hij krachtens deze bepaling vergoeding kan vorderen bovenop de betaling van een passende vergoeding krachtens artikel 94, lid 1, van die verordening. De nationale rechter kan evenwel rekening houden met het bedrag van die winst bij de begroting van de schade die de rechthebbende heeft geleden en dienovereenkomstig bij de vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding.

6.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 14 van richtlijn 2004/48 verzet zich tegen bepalingen van nationaal recht volgens welke de rechthebbende de kosten van een kortgedingprocedure in verband met een inbreuk niet kan terugvorderen, ook niet indien hij vervolgens in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld.

7.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 14 van richtlijn 2004/48 verzet zich tegen bepalingen van nationaal recht volgens welke de rechthebbende geen vergoeding kan eisen voor de tijd die hij heeft besteed aan de voorbereiding van een gerechtelijke procedure ter verkrijging van compensatie van een inbreuk.”

Gestelde vragen IEFbe 1150:

1. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 2100/941 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, uitgaande van het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, bijkomend steeds globaal een bepaalde „inbreuktoeslag” te worden begroot? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van de handhavingsrichtlijn?
2. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening nr. 2100/94 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, uitgaande van het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, in het concrete geval aanvullend rekening te worden gehouden met de volgende overwegingen respectievelijk omstandigheden, als factoren die de vergoeding verhogen:
a) de omstandigheid dat het bij het litigieuze ras waarop inbreuk is gemaakt, gedurende de doorslaggevende periode ging om een ras dat op de markt op grond van bijzondere eigenschappen over een unieke positie beschikte, wanneer het marktconforme licentierecht wordt bepaald door middel van licentieovereenkomsten die zijn gesloten en afrekeningen die zijn vereffend met betrekking tot het litigieuze ras;

Indien in het concrete geval rekening kan worden gehouden met deze omstandigheid:
Is een verhoging van de vergoeding alleen toelaatbaar wanneer de kenmerken waardoor het litigieuze ras een unieke positie heeft, zijn vermeld in de beschrijving van het kwekersrecht?
b) de omstandigheid dat het litigieuze ras op het tijdstip van de introductie van het inbreukmakende ras op de markt reeds met groot succes op de markt was gebracht, waardoor de inbreukmaker kosten voor de eigen introductie op de markt van het inbreukmakende ras heeft bespaard, wanneer het marktconforme licentierecht wordt bepaald door middel van licentieovereenkomsten die zijn gesloten en afrekeningen die zijn vereffend met betrekking tot het litigieuze ras;
c) de omstandigheid dat de omvang van de inbreuk op het litigieuze ras, in de tijd en met betrekking tot de verkochte aantallen, bovengemiddeld was;
d) de overweging dat de inbreukmaker – anders dan een licentienemer – niet moet vrezen dat hij het licentierecht betaalt (en niet kan terugvorderen), hoewel het litigieuze ras, waartegen een nietigheidsprocedure wordt gevoerd, later nietig wordt verklaard;
e) de omstandigheid dat de inbreukmaker – anders dan bij licentienemers gebruikelijk was – niet verplicht was om per kwartaal af te rekenen;
f) de overweging dat de houder van het kwekersrecht het inflatierisico draagt, hetgeen zich doet gevoelen door het feit dat de handhaving van het recht een aanzienlijke periode bestrijkt,
g) de overweging dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen – anders dan het geval is wanneer hij inkomsten verkrijgt uit het verlenen van licenties op het litigieuze ras – geen rekening kan houden met de inkomsten die zijn verkregen uit het litigieuze ras;
h) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het litigieuze ras zowel het algemene, met een gerechtelijke procedure verbonden procesrisico draagt, alsook het risico om bij de inbreukmaker uiteindelijk niet met succes ten uitvoer te kunnen leggen;
i) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het kwekersrecht door het eigenmachtige optreden van de inbreukmaker de vrijheid wordt ontnomen om te beslissen of hij de inbreukmaker eigenlijk wel wil toelaten om het litigieuze ras te gebruiken?

3. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening nr. 2100/94 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, ook rekening te worden gehouden met een rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat bedachtzame contractpartijen in een dergelijke rente zouden hebben voorzien?

4. Dient voor de berekening van „alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 moet vergoeden aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, als berekeningsgrondslag te worden gebruikt?

5. Ingeval vraag 4 bevestigend wordt beantwoord:
a) Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 in het concrete geval aldus rekening te worden gehouden met de onder 2. a) tot en met 2. i) vermelde overwegingen respectievelijk omstandigheden en/of de omstandigheid dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen, gedwongen is om in de gebruikelijke mate persoonlijk tijd te besteden om de inbreuk te onderzoeken en om zich met de zaak bezig te houden, en om in voor inbreuken op het kwekersrecht gebruikelijke mate onderzoeken naar de inbreuk op het kwekersrecht te verrichten, dat deze een toeslag op het marktconforme licentierecht rechtvaardigen?
b). Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 steeds globaal een bepaalde „inbreuktoeslag” te worden begroot? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van de handhavingsrichtlijn?
c). Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 rekening te worden gehouden met een rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat bedachtzame contractpartijen in een dergelijke rente zouden hebben voorzien?
6. Dient artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 aldus te worden uitgelegd dat de winst van de inbreukmaker „andere schade” in de zin van deze bepaling is, die kan worden geëist in aanvulling op een passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94, of is overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 verschuldigde winst van de inbreukmaker bij foutief gedrag enkel als alternatief voor de passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, verschuldigd?
7. Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de houder van het kwekersrecht, die in een procedure van voorlopige maatregelen wegens een inbreuk op het kwekersrecht bij gewijsde is verwezen in de kosten van die procedure, niet kan eisen dat deze kosten worden vergoed met een beroep op materieel recht, zelfs wanneer hij een later bodemgeding wegens dezelfde inbreuk op het kwekersrecht heeft gewonnen?
8. Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de benadeelde geen vergoeding kan eisen voor de eigen tijd die hij heeft besteed aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke afwikkeling van een schadevordering, buiten de strikte grenzen van de kostenbegrotingsprocedure, voor zover de bestede tijd niet meer dan gebruikelijk is?

Grondwettelijk Hof 3 februari 2016, IEFbe 1682; Arrest nr. 15/2016 (KPN Group Belgium en Mobistar)
Telecommunicatie. Universele dienstverlening. KPN en Mobistar voelen zich gediscrimineerd omdat zij moeten betalen voor de financiering van nettokosten die voortvloeien uit het aanbieden van mobiele diensten en internetabonnementen. Zij vorderen de vernietiging van artikelen 50, 51 en 146 van de Wet elektronische communicatie wegens schending van de Grondwet en strijdigheid met de Universeledienstrichtlijn. Eerder stelde het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen hierover. Het HvJEU oordeelde dat de bijzondere tarieven en financieringsregeling uit de Universeledienstrichtlijn niet van toepassing zijn op mobiel internet (zie IEFbe 1372). Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat er geen verantwoording is om aanbieders van mobiel internet, op gelijke wijze te behandelen als aanbieders voor vast internet wat betreft het financieel bijdragen tot de vergoedingsregeling voor specifieke onderneming in de zin van art. 13 lid 1 sub b Universeledienstrichtlijn. Gelijke behandeling inzake het sociale element van de universele dienst is echter wel toegestaan. Het Hof vernietigt artikel 51 en verwerpt het beroep voor het overige.

B.11. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen verantwoording is - ook niet die waarbij de Ministerraad zich beroept op artikel 9, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn - om de operatoren die mobieletelefonie- en mobielinternetabonnementen aanbieden, op gelijke wijze te behandelen als de operatoren voor vaste telefonie en vaste internetverbindingen, door de eerste categorie van operatoren, wat de mobiele diensten betreft, met artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 mede ertoe te verplichten financieel bij te dragen tot de vergoedingsregeling voor specifieke ondernemingen ter uitvoering van artikel 13, lid 1, onder b), van de Universeledienstrichtlijn.

Daarentegen is het Hof van Justitie in het voormelde arrest (punt 40) van oordeel dat het de lidstaten vrijstaat diensten voor mobiele communicatie, met inbegrip van abonnementsdiensten voor mobiel internet, te beschouwen als aanvullende verplichte diensten in de zin van de artikelen 9, lid 3, en 32 van de Universeledienstrichtlijn. Hieruit volgt dat de wetgever vermocht de operatoren die dergelijke diensten voor mobiele communicatie aanbieden ertoe te verplichten het in het bestreden artikel 50 van de wet van 10 juli 2012 bedoelde sociale element van de universele dienst (sociale tarieven) te verstrekken.

Derhalve is het op basis van de richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, wel verantwoord de operatoren, met inbegrip van de verzoekende partijen, op gelijke wijze te behandelen wat betreft het sociale element van de universele dienst en wat betreft de vaste telefoontarieven en de abonnementsdiensten die een internetaansluiting op een vaste locatie vereisen.

B.12. Het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 170 en 172 van de Grondwet en met de artikelen 9 en 32 van de Universeledienstrichtlijn, is niet gegrond in zoverre het is gericht tegen artikel 50 van de wet van 10 juli 2012. Het is gegrond in zoverre het gericht is tegen artikel 51 van die wet, in de mate waarin het betrekking heeft op de mobiele telefonie en mobielinternetabonnementen.

Artikel 51 van de wet van 10 juli 2012 dient te worden vernietigd in zoverre het de operatoren die een openbare elektronische-communicatiedienst aanbieden, voor hun diensten inzake mobiele communicatie en mobielinternetabonnementen, betrekt bij de compensatieregeling waarin dat artikel voorziet. 22 Het komt aan de wetgever toe te beslissen of voor het verstrekken van die diensten een compensatie moet geschieden volgens een ander mechanisme, waarbij geen specifieke ondernemingen worden betrokken.

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 13 januari 2016, IEFbe 1682 (Inbev tegen Aldi)
Merkenrecht. Aldi is overgeschakeld naar een geheel nieuwe aankleding en opmaak voor de blikken, flessen en verpakkingen van haar bierproduct Buval. Volgens de stakingsrechter maakt Buval inbreuk op het beeldmerk Jupiler in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, door het op de markt brengen van en reclame maken voor Buval-bier. De stakingsrechter beveelt Buval om elk gebruik van het logo voor Buval bier op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom.

5.1 Gebruik in het economisch verkeer
21. Brouwerij Martens maakt dus, net zoals Aldi, wel degelijk een gebruikt van de gelaakte tekens in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

5.2 Dezelfde waren
23. Aangezien identiteit soortgelijkheid overtreft, is aan deze voorwaarde voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 c BVIE voldaan.

5.3 Relevante publiek
29. De stakingsrechter besluit dat plisbier een gangbaar consumptiegoed is zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd te zijn en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

5.4 Er is sprake van een ouder bekend merk
36. De stakingsrechter besluit dat gelet op de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van de merken, de omvang van de door eisende partij gedane investeringen (publiciteitskosten) om haar merken te promoten en de proportie van het relevante publiek dat de betrokken diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming, de merken van eisende partij bekende merken zijn voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven, te weten bieren.

5.5 Het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk
45. Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een verband zal leggen of een samenhang zal zien tussen de merken van eisende partij en het teken gebruikt door verwerende partijen. Het is voldoende aannemelijk dat het gewraakte teken van verwerende partijen de merken van eisende partij in gedachten op roept (verwarring of het risico op verwarring is geen vereiste voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE)

46. Deze conclusie dringt zich des te meer op in het licht van de reeds gedane vaststelling dat de merken van eisende partij bekende merken zijn. Een gebrek aan identiteit tussen merk en teken wordt gecompenseerd door de bekendheid en de onderscheidende kracht van de merken (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

5.6 Het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel
50. De stakingsrechter besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het ingeroepen merk bestaat. Verwatering (alleen) volstaat opdat de hier besproken toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE zou voldaan zijn.

5.7 De inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten merk.
51. Aldi en Brouwerij Martens roepen geen geldige reden in, zodat zij zich aldus niet beroepen op deze verschoningsgrond.

7. Het beschikkend gedeelte
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing. De stakingsrechten verleent akte aan de vrijwillige tussenkomst van de N.V. Miller Graphics. De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate. De stakingsrechter zegt dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor Buval-bier met het volgende logo (…) inbreuk uitmaakt op de merken van eisende partij, meer in het bijzonder het Benelux beeldmerk nr. 893358, inde zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De stakingsrechter beveelt verwerende partij om elk gebruik van het volgend logo voor het Buval bier (…) op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom van 250 euro per individuele onvertreding vanaf de tiende werkdag na betekening van het vonnis.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 15 december 2015, IEFbe 1681; C-689/15 (W F Gözze Frottierweberei et Gözze)
Via minbuza.nl: Prejudiciële vragen over de [gemeenschapsverordening] en [merkenrichtlijn].

Verzoeksters (producent respectievelijk zaakvoerder) zijn actief in de textielproductie. Het gaat in deze zaak om handdoeken welke zij voorzien van een hangetiket met tekst en een beeldmerk (gestileerde bloem van de katoenplant in groen/wit). Verweerster Verein Bremer Baumwollbörse is een in 1872 opgerichte belangenvereniging van kantoenhandelaren in de rechtsvorm van een economische vereniging. Zij is houdster van een op 22-06-2007 aangevraagd gemeenschapsbeeldmerk (gestileerde bloem van de katoenplant in zwart/wit) dat op 22-05-2008 is ingeschreven, onder meer voor weefsels en textielproducten. Zij verleent licenties voor gebruik van het teken aan bedrijven in de textielsector waarvoor de producten van die bedrijven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Verweerster heeft het recht dit te controleren maar in de praktijk komt dat slechts in uitzonderlijke gevallen voor (verweerster kon slechts één voorbeeld noemen waarin een licentieneemster een aanmaning werd gegeven, omdat het teken was gebruikt voor een product dat volledig uit polyacryl bestond.). Steekproefsgewijze controle is niet aangetoond. Verweerster heeft het Landgericht verzocht verzoeksters te veroordelen tot staking, informatieverstrekking en schadevergoeding, welke eis is toegekend op grond van verwarringsgevaar. Verzoeksters hebben tegen dat oordeel hoger beroep ingesteld.

Voor de verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak op dit beroep af van de vraag of bij het gebruik van een individueel merk als een keurmerk sprake kan zijn van een gebruik als merk in de zin van Vo. 207/2009. Het verschil zit hier enkel in de gebruikte kleuren (groen/wit en zwart/wit). RL 2008/95 vermeldt het ‘garantiemerk’ en machtigt de nationale wetgevers hierover regelingen vast te stellen. De DUI wetgever heeft in de DUI merkenwet de inschrijving van een collectief merk voor het onderscheid van waren naar kwaliteit mogelijk gemaakt. De verwijzende rechter wijst op rechtspraak van het BHIM en het Gerecht dat keurmerken niet worden beschermd door Vo. 207/2009. Voor erkenning van de merkenrechtelijke bescherming van keurmerken zou het publiek echter moeten kunnen uitgaan van een gecontroleerde kwaliteit. Wanneer dat niet het geval is kan dat leiden tot ‘oneerlijke handelspraktijken’ in de zin van RL 2005/29. Het mededingingsrecht voorziet echter alleen in een verbod van het concrete gebruik, niet in de schrapping van een merk. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

1. Kan bij het gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen 9, lid 1, en 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk voor de waren waarvoor het wordt gebruikt?

2. Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag: moet een dergelijk merk overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), nietig of met overeenkomstige toepassing van artikel 73, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk vervallen worden verklaard wanneer de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn?

Hof van beroep Antwerpen 1 februari 2016, IEFbe 1680 (Torrekens Tobacco en Landewyck tegen Tabacofina en Britisch American Tobacco)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie. Merkenrecht. Zie eerder IEFbe 1240 en 1639. In deze eerdere uitspraken werd Tabacofina bevolen haar, daar inbreukmakend geoordeelde, “B”-pakjes uit het handelsverkeer te halen en de vordering tot hervorming van deze beslissing afgewezen. In deze zaak wordt de voorstelling van de “B”-pakjes als opvolger van Belga als verboden vergelijkende reclame geoordeeld. Het gebruik van zinssneden als “Since 1935”, “Belgian Spirit” en "origineel Belgisch” op de “B”-pakjes zijn eveneens een verboden misleidende praktijk. Het beroep wordt afgewezen en het bestreden vonnis bekrachtigd. Het incidenteel beroep toegewezen.