Domeinnaamrecht - Noms de domaine  

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 5 augustus 2013, C-441/13 (Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW GmbH) - dossier
Prejudiciele vragen gesteld door Handelsgericht Wien, Oostenrijk.
Bevoegdheid. IPR. Verzoekster Pez Hejduk is beroepsfotografe, en al vele jaren gespecialiseerd in architectuurfotografie. Zij heeft fotoboeken uitgebracht over de architect Prof. Reinberg. Zij verwijt verweerster, een in Duitsland gevestigde energiebedrijf, zonder haar toestemming al jarenlang, zeker vanaf 2004, het boek op een door verweerster geëxploiteerde website te hebben staan waarvandaan het vrij van rechten ingekeken en gedownload kan worden. Zij ontdekt dit bij toeval en verzoekt de rechtbank verweerster te veroordelen wegens schending van haar auteursrecht.

Verzoekster meent dat het Handelsgericht Wien op grond van artikel 5 lid 3 van de EEX-Vo. de bevoegde rechter is aangezien verweersters website ook vanuit Wenen kan worden geraadpleegd.  Verweerster ontkent de bevoegdheid van het Handelsgericht: de plaats van handeling van artikel 5 lid 3 (de ‘uploading’) is Düsseldorf. Er is ook geen sprake van ‘gerichtheid’ van de website op Oostenrijk. Verweerster is ook van mening dat er geen sprake is van een beschermd ‘werk’. De door verzoekster gemaakte foto’s zijn in 2004 met haar instemming door architect Reinberg getoond tijdens een lezing op een door verweerster georganiseerd congres. De publicatie van de foto’s heeft plaatsgevonden in het kader van deze voordracht.

Om de kwestie tot een goed einde te brengen heeft de rechter antwoord van het Hv JEU nodig op de volgende vraag:

“Moet artikel 5, nr. 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken aldus worden uitgelegd dat in een geding inzake de schending van naburige rechten van het auteursrecht die erin bestond dat een foto kon worden bekeken op een website die werd geëxploiteerd onder het topleveldomein van een andere lidstaat dan die waar de houder van de rechten zijn woonplaats heeft, enkel de gerechten bevoegd zijn van:
– de lidstaat waar de vermeende inbreukpleger is gevestigd, en
– de lidstaat of lidstaten waarop de website volgens de inhoud ervan gericht is?”

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:

A. Geboortecertificaat bewijst legitiem belang tegenover een cruisemaatschappij
B. Naam directeur Viacom wordt niet als merk gebruikt
C. Gebruik te kwader trouw is geen registratie te kwader trouw, let op: anders in .nl-domeinzaken
D. .com-klaagsite dat enkel het volledig merk bevat = legitiem belang
E. First Hotel is generiek en beschrijvend voor hoteldiensten
F. Eerder geregistreerd, actief te koop aanbieden en links naar andere diensten is geen gebruik te kwader trouw

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DME2013-0009
aida.me > Complaint denied
A) Eiser is een cruisemaatschappij en heeft sinds mei 2005 de naam ‘Aida’ als merk geregistreerd. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd op 19 december 2012 voor zijn dochter. Als bewijs wordt een geboortecertificaat overgelegd en stukken waaruit blijkt dat hij ook voor zijn andere kinderen domeinnamen heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft verweerder hiermee eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam aangetoond. De vordering wordt afgewezen.

“The Panel accepts the Respondent’s submission that he has a daughter named “Aida” and that she was born on December 15, 2010, as evidenced by the copy of the Birth Certificate (Annex 9 to the Response). The Panel also notes that the Respondent has registered domain names for each of children, namely ; ; and , which were registered respectively on September 9, 2001; September 30, 2003; February 22, 2006. The sequence and dates of registration for each of these domain names is consistent with the pattern of an individual registering domain names for each of his children.” 

D2013-1255
philippepierredauman.com > Complaint denied
B) Eiser (Philippe Pierre Dauman) is de directeur van het mediaconcern Viacom. Verweerder heeft de naam van eiser in juni 2013 als domeinnaam geregistreerd. Nu de naam van eiser niet ter onderscheiding van producten en diensten wordt gebruikt, wordt de eis afgewezen. Het enkele feit dat eiser beroemd is (bekend onder die naam) maakt daarbij niet uit.

“While the panel in each of these cases did find such rights and order transfer, in all but the first the panel expressly found that the complainant had used his or her name as an identifier of goods or services and based its finding of rights in a mark on that basis, not simply the “fame” of the complainant. An actor, author, performer, sports star, politician, or other person whose livelihood turns on personal recognition meets this criterion almost by definition. The interested public buys a book because it’s written by Jeanette Winterson, admission to a movie because Julia Roberts or Isabelle Adjani is performing, or a football jersey because it bears Dan Marino’s number. That is the rationale for the distinction drawn in the WIPO Overview 2.0 and these and other cases.2

Not all panels have followed this approach, including the Philip Berber case cited by Complainant. See, e.g., Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), WIPO Case No. D2000-0402. With a single exception, however, those cases were decided in the Policy’s early days, without the benefit of the development of the Consensus View through careful case-by-case analysis in many cases over many years.

This Panel chooses to follow the Consensus View, including its proviso, both to give proper deference to Policy precedent, see WIPO Overview 2.0, paragraph 4.1, and because he agrees with the reasoning expressed there and in the cases from which that reasoning was developed.

Under this test, the Complaint in this proceeding must fail. Complainant does not allege use of his name as the identifier of any particular goods or services, merely that his name is well known in the business and entertainment world. His fame is undeniable but under sound Policy precedent not by itself sufficient to establish common law rights in the name for purposes of paragraph 4(a)(i) of the Policy.”

D2013-1139
dimy.com > Complaint denied
C) Eiser, een Braziliaans bedrijf, heeft sinds 2007 (door gebruik) rechten op de naam “Dimy”. De domeinnaam is door verweerder op 16 november 2001 geregistreerd. Sinds 2008 tot moment van indienen van de eis werden onder de domeinnaam de producten van eiser weergegeven en werd er gelinkt naar websites van concurrenten van eiser. Verweerder heeft – volgens de geschillenbeslechters – overduidelijk geprobeerd om (financieel) voordeel te trekken uit het merk van eiser. Dit levert gebruik van de website te kwader trouw op. Echter nu de domeinnaam veel eerder was geregistreerd dan eiser rechten op de (handels)naam verkreeg, is er geen sprake van registratie te kwader trouw. De gevorderde overdracht wordt afgewezen. Dit zou bij een .nl-domeinnaam anders zijn. Daar is immers kwader trouw ten tijde van registratie of gebruik te kwader trouw vereist.

“For all the foregoing reasons, the Panel concludes that, although the disputed domain name has clearly been used in bad faith, it was not registered in bad faith. Accordingly the third condition of paragraph 4(a) of the Policy has not been made out.”

D2013-1112
bongrille.com; franquiabg.com; franquiabongrille.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het (Braziliaanse) merk “Bon Grille” sinds 1999. De websites zijn geregistreerd in 2011 en 2012. De websites zijn zogenaamde klaagsites waarop de producten van eiser worden bekritiseerd. De gevorderde overdracht wordt afgewezen nu verweerder een eigen recht/legitiem belang heeft bij de domeinnamen en er geen sprake is van kwader trouw. Het eigen recht/legitiem belang betreft de vrijheid van meningsuiting aan de zijde van verweerder. Wanneer me de websites bezoekt, is de kans klein dat men denkt dat men met eiser van doen heeft. Er is ook geen sprake van het belemmeren van (online) bereikbaarheid van eiser door het gebruik van het gehele merk in de de domeinnaam www.bongrille.com. Wanneer men deze domeinnaam intikt ziet men direct dat dit niet de website van eiser is. Wanneer men “bon grille” daarnaast intikt in een zoekmachine, komt voornoemde domeinnaam pas heel laat in de zoekresultaten voor.

“The Panel concludes that Respondent’s use of the disputed domain name <bongrille.com> does not materially obstruct access to Complainant. It is true that at least in the case of <bongrille.com> Respondent adopted the words of Complainant’s mixed mark itself as a domain name (a <trademark.com> case), and thus does cause initial confusion among Internet users. Users for the most part would only become aware that they are not visiting Complainant’s website once they arrive to view Respondent’s home page.

Many, if not most, Internet users would employ a search engine to find a website corresponding to a trademark in today’s search-engine based online culture. The Panel has conducted such searches.

Searching for “Bon Grille” in the popular search engines at “www.yahoo.com” and “www.google.com”, Respondent’s website did not appear in the first five pages of listings; however, the listing of Complainant’s “www.bongrille.com.br” website appeared first in both searches along with several later listings pointing to Complainant’s website. On the www.bing.com search, again, Complainant’s site appeared first; Respondent’s site at “www.bongrille.com” appeared only on the fourth page of listings, following further references to Complainant’s site. The visible material on the Bing browser summary listing also would, in the Panel’s view, alert users to the critical nature of the site’s content and the fact that the listed site was not Complainant’s.7”

D2013-1004
firsthotel.com > Complaint denied
E) Eiser is sinds 2002 houder van het merk “First Hotel” en exploiteert onder deze naam hotels in Scandinavië. Verweerder is gevestigd in Kroatië en gebruikt de domeinnaam sinds 2005 om door te linken naar de website www.cheaprooms.com, waarop hotelkamers worden aangeboden. De eis wordt afgewezen nu de geschillenbeslechters gebruik en registratie te kwader trouw niet aanwezig achten. De term “First Hotel” is generiek en beschrijvend voor de diensten. Daarnaast is het niet aannemelijk dat – nu eiser alleen in Scandinavië opereert – verweerder het bestaan van eiser kende ten tijde van verkrijging van de domeinnaam.

“First of all, the Panel is convinced that the term “First Hotel” is not distinctive enough to identify only one company, user or services, but is rather generic and descriptive and seems to be concerned with the first quality or first value of hotel reservations.

Based on the facts and evidence provided by the Complainant, the Respondent must not necessarily have been aware of the Complainant. In this regard, the Panel especially takes into account that the Respondent is based in Croatia and that the Complainant’s business activities are limited to Scandinavia, that the Complainant has registered trademark rights in Norway, Denmark, Sweden and Germany only, that the disputed domain name consists of the singular “First Hotel” while the Complainant seems to use only the plural “First Hotels” in commerce, that the Respondent and her husband, who was the prior owner of the disputed domain name, have been in the hotel reservations business since 1999, and that the website available at the disputed domain name has absolutely nothing in common with the Complainant’s website at “www.firsthotels.com”.

Under these circumstances, the Panel considers it more likely than not that the Respondent was in fact not aware of the Complainant and its rights in “First Hotel” and “First Hotels” at the time she became registered owner of the disputed domain name after her husband died and that the Respondent’s use of the disputed domain name is not targeting or chasing the name or trademarks of the Complainant.”

D2013-0805
parajumpers.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds 2007 houder van het merk “Parajumpers”. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd, derhalve ver voordat eiser haar merk heeft geregistreerd. Wegens het voorgaande is er sprake van een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam en geen sprake van registratie te kwader trouw. De domeinnaam wordt door eiser echter wel actief te koop aangeboden. Volgens de geschillenbeslechters is dit echter niet op zichzelf gebruik te kwader trouw. Nu de website PPC-links aanbiedt die naar websites linken die niets met eiser te maken hebben, is er van gebruik te kwader trouw geen sprake. De eis wordt afgewezen.

“The mere fact of offering the disputed domain name for sale is not in itself indicative of bad faith. The fact that the present website displays (pay per click) links to third parties related to topics such as insurance, education, job opportunities, travel, business, finance, legal, electronics and cars (i.e., no capitalization on the Complainant’s trademark) defeats in the present case the idea of bad faith use.”

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) De letters 'sm' staan (in de combinaties) niet op zichzelf
B) Oudste merk is van een datum ná het door eiser overlegd bewijs van actief gebruik van de domeinnaam
C & D) Klaagsites over natuurlijke personen om te waarschuwen voor deze personen, eis afgewezen
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0818
sm.net > Complaint denied
A) Spaanse eiser vs. verweerder uit Hawaii. In de merken van eiser wordt de lettercombinatie 'sm' gebruikt in combinatie met de woorden 'fundacion' en 'edizioni'. De letters 'sm' staan niet op zichzelf. De geschillenbeslechter is dan ook van mening dat de letters 'sm' op zich in deze combinatie geen onderscheidend vermogen hebben. Domeinnaam stemt dan ook niet verwarringwekkend overeen met het merk. De eis strandt derhalve op het eerste vereiste.

The overall impression resulting from these trademarks can however not be considered to be only and predominantly influenced by the combination of the letters “sm”. The distinctive element of the semi-figurative trademarks is their design. While it is true, that, as regards the word trademarks FUNDACION SM and EDIZIONI SM, the terms “fundación” – the Spanish term for “foundation” – and the term “edizioni” – the Italian term for publishing – are descriptive, this does still not mean that the two letters “sm” are distinctive enough to be confusingly similar to the disputed domain name; quite to the contrary. ”

D2013-1017
reckon.com > Complaint denied
B) Australische eiser vs. Italiaanse verweerder. Verweerder heeft zich niet verweerd tegen de eis. Eiser heeft meerdere Australische en Nieuw Zeelandse merken die bestaan uit het woordenboekwoord 'Reckon'. Oudste merkrecht is uit 2007. Verweerder heeft sinds 2005 de domeinnaam onder zich. Eiser verwijt de verweerder sinds 2008 geen actieve website meer onder de domeinnaam te hebben. De website is echter, zoals blijkt uit het door eiser zelf overgelegde bewijs, vanaf 1996 tot 2007/2008 actief gebruikt. Dit is voor de geschillenbeslechter een aanwijzing dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. Eiser graaft in feite zijn eigen kuil. De door de eiser aangehaalde uitspraken wijken grotendeels af van de casus zodat deze niet opgaan. Er is geen sprake van gebruik en registratie te kwader trouw. De eis wordt afgewezen.

For it to be “clear” that a respondent registered and is using a domain name in bad faith, one would expect to find some evidence indicating (whether directly or indirectly) that the respondent in question was targeting the complainant at date of registration of the domain name. If the brand in question is a dictionary word and the evidence in support of the bad faith contention is wholly circumstantial, the burden on the complainant is likely to be greater than if the brand in question is a made-up distinctive name.

“In this case, as can be seen from the factual background in section 4 above, the Complainant’s evidence from the Internet Archive WaybackMachine all points the other way. It appears from that evidence that “Reckon” is (or was) a computer brand of e-group Italia S.p.A. and that the website to which the Domain Name was connected from 1996 to 2007/2008 was a website of e-group Italia S.p.A., promoting that brand.

The Panel finds that the probability is that the Respondent registered the Domain Name for the benefit and with the approval of the Italian company, e-group Italia S.p.A., the proprietor of the “Reckon” brand of computers, and that the Domain Name was used for the benefit of e-group Italia S.p.A. until about 2007/2008. Since then, the Domain Name has not been used, the Registrar’s WhoIs contact details have not been kept up-to-date and the Respondent has moved on.
(...)
The Complainant’s bad faith contention is based entirely on the fact that since 2008 the Domain Name has not been connected to an active website and relies solely upon two propositions, which it claims to be applicable to this case, namely:

1. “passive holding of a domain name in which a Respondent has no rights or legitimate interests may amount to bad faith use” and “passive holding interspersed with sporadic or intermittent use can also ground a claim of bad faith use.”

2. “the providing of false contact details or the failure to update contact details can be determinative of bad faith use and registration in cases of ‘passive holding’.”

The first point to note is that in so contending the Complainant ignores its own evidence as to the use that was made of the Domain Name from 1996 to 2007/2008, which strongly suggests to the Panel that the Domain Name was registered in good faith.”

D2013-0940
youssryhenien.com > Complaint denied
C) Klaagsite. Eiser is de natuurlijke persoon Youssry Habib Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat – gedeeltelijk – uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven hoofd is van de BNP bank voor het Midden-Oosten en Afrika – zijn functie uitoefent te bekritiseren. Op de website worden anderen voor Youssry Henien gewaarschuwd. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

“The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions does not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

In addition, the Respondent has not shown an intent to tarnish the Complainant’s trade mark for commercial gain. As stated in paragraph 3.11 of the WIPO Overview 2.0, tarnishment in this context normally refers to such conduct as linking pornographic images or wholly inappropriate information to an unrelated trade mark. It would not normally extend to the mere posting of information about a complainant, or to the posting of genuine, noncommercial criticism regarding the trade mark holder. In this case, the Respondent’s activities appear to be directed towards noncommercial speech, to which the Respondent believes is well-founded. This does not appear to be the case of a commercially motivated criticism by or on behalf of a competitor of the Complainant. Further, upon reaching the website at the Disputed Domain Name, it is immediately apparent to Internet users that the website is not operated by the Complainant. As a result, the Panel does not find that the Respondent has been using the Disputed Domain Name for commercial gain with intent to tarnish the Complainant’s trade mark.”

D2013-0939
harryhenien.com > Complaint denied
D) Klaagsite. Vergelijkbaar met zaak hierboven: Eiser is de natuurlijke persoon Harry Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven Director is van een wealth management company – zijn functie uitoefent te bekritiseren. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

The second view is that irrespective of whether the domain name as such connotes criticism, the respondent has a legitimate interest in using the trade mark as part of a domain name of a criticism site if such use is fair and noncommercial (“View Two”).

In this case, the Panel is inclined to follow View Two.

Under paragraph 4(c)(iii) of the Policy, in order to satisfy the Panel that the Respondent has rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name, the Respondent must show that it is making a legitimate noncommercial and fair use of the Disputed Domain Name without intent for commercial gain to (i) misleadingly divert consumers or (ii) tarnish the trade mark or service mark at issue.

The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions do not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

Twee weken geleden berichten we [IEF 12878] dat de eerste vijf LRO afwijzingen een feit zijn. Inmiddels zijn het er al 27 geworden.

In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases.

Vijf LRO Expert Determinations. Inmiddels zijn de eerste LRO-zaken beslist. In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases. De vijf gepubliceerde zaken, zijn allemaal afwijzingen:

WIPO LRO 2013-0014, betreft .vip
WIPO LRO 2013-0022, betreft .express
WIPO LRO 2013-0030, betreft .rightathome
WIPO LRO 2013-0032, betreft .home
WIPO LRO 2013-0032, betreft .tunes

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) Registratie, slechts beperkte commerciële activiteit
B) Slechts sprake van aanvraag merknaam
C) TUBLR geen foutieve spelling van een woordenboekwoord
D) Domeinnaam eerder geregistreerd, onmogelijk te kwader trouw
E) Lang wachten met procedure brengt hogere eisen voor kwader trouw
F) Te weinig gesteld voor geen eigen recht/legitiem belang

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0578
samsunghub.com > Complaint denied
A) Merkhouder “Samsung” treedt op tegen de domeinnaam www.samsunghub.com die door de verweerder in 2006 is geregistreerd. Verweerder heeft onder de domeinnaam een website actief met nieuws over de merkhouder. Discussie concentreert zich op de vraag of er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Eiser is van mening dat – omdat er advertenties van Google op de website staan – verweerder haar merk (en de domeinnaam) gebruikt om internetgebruikers naar haar website te lokken. De geschillenbeslechter is echter van mening dat dit slechts om beperkte commerciële activiteit (het zijn slechts twee advertenties). Dit is niet voldoende. Daarnaast heeft de merkhouder opmerkelijk lang  gewacht – zeven jaar – met het ondernemen van actie. 

“The Panel acknowledges that the Respondent’s Website contains advertisements provided by Google AdSense, for which, depending on whether visitors to the site click on them, the Respondent may receive revenue. However, the mere fact that the Respondent’s Website involves limited commercial activity in the form of the presence of Google advertisements, does not automatically lead to the finding that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith pursuant to 4(b)(iv) of the Policy. The Panel finds that this is a case in which the Google advertisements are of an ancillary or limited nature and cannot be used to imply that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith, see Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carbajal, WIPO Case No. D2006-0551; 2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs, WIPO Case No. D2004-0001 and Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, WIPO Case No. D2000-0998. In particular, to succeed under 4(b)(iv) the Complainant must show that the Respondent “intended to create a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”. There is little persuasive evidence to support a contention that the Respondent registered the Domain Name to cause confusion with the Complainant for financial gain, rather it appears likely that the Respondent registered the Domain Name to accurately describe the service it was to offer, namely a “hub” for all news about Samsung.”

D2013-0511
indura.com > Complaint denied
B) Verweerder heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2013. Op 7 januari 2013 heeft eiser een aanvraag gedaan voor de EU-merknaam “Indura”. Het gaat hier om een aanvraag en niet om een registratie. Geen sprake van een bestaand merkrecht in februari. Eiser stelt ook te weinig om bestaan van een “Common Law trademark” aan te nemen. Eis loopt derhalve al stuk op het eerste vereiste: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. Daarnaast ook geen sprake van kwader trouw.

D2013-0220
tublr.com > Complaint denied
C) Eiser is houder van het merk Tumblr. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. De domeinnaam en de merknaam stemmen overeen. De domeinnaam moet wel zijn afgeleid van de merknaam nu zij geen foutieve spelling is (kan zijn) van een woordenboekwoord. Dit is bij Tumblr (“Tumbler”) wel het geval. De eis wordt uiteindelijk afgewezen nu er te weinig bewijs is om kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. Dat eiser zijn domeinnaam ruim voor registratie van de domeinnaam door verweerder heeft geregistreerd maakt daarbij niet uit.

“Based on a visual comparison of the Disputed Domain Name and the trademark TUMBLR, the similarity is readily visible. Phonetically, the Disputed Domain Name would be missing a distinctive “m” consonant sound at the end of the first syllable “tu”. In addition, the first syllable “tu” may potentially be pronounced as in the word “too”. The Panel would be hesitant to conclude that there is clear phonetic similarity. Conceptually, neither “tublr” nor “tumblr” strikes this Panel as a dictionary word. However, “tumblr” appears to be a misspelling of “tumbler” while “tublr” does not appear to the Panel to be a misspelling of any known English word. Therefore, there is arguably a conceptual difference between “tublr” and “tumblr.

The Panel also noted that the registration of the Complainant’s domain name <tumblr.com> on June 8, 2006 pre-dated the registration of the Disputed Domain Name by about nine months. However, the Panel is mindful that the registration of a domain name does not per se impart any trademark rights, or that the world at large becomes imputed with knowledge of such a domain name. It remains necessary for sufficient use and publicity of a trademark to exist before any unregistered trademark may arise. As use of the trademark TUMBLR took place only from February 19, 2007, and no evidence of use or publicity prior to this date is present before the Panel, the Panel is unable to make any finding that the Complainant had unregistered trademark rights as of February 19, 2007for the purpose of these proceedings under the Policy. There is also insufficient evidence before the Panel in this case that the Respondent must have been aware of the trademark TUMBLR, or even the existence of the domain name <tumblr.com> as of March 27, 2007.”.”

D2012-2413
yu.com > Complaint denied
D) Merkhouder die merk “Yu” heeft geregistreerd in 2012 en voornemens is een app te ontwikkelen onder die naam, komt op tegen verweerder die de domeinnaam sinds 2006 heeft. Op de domeinnaam worden door verweerder Pay-Per-Click diensten aangeboden. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot eigen recht of legitiem belang van verweerder bij domeinnaam, maar achten allebei geen sprake van kwader trouw. Nu de domeinnaam al eerder was geregistreerd dan de merknaam is het onmogelijk om te zien hoe er sprake kan zijn van kwader trouw aan de zijde van verweerder.

“Complainant’s case is that it does not yet have a business using the expression “yu” on its app, but that it is minded to establish one and that, to that end, it has registered the trademark YU. But Respondent acquired the disputed domain name <yu.com> several years before, on November 18, 2006 and for practical purposes is taken to have registered it on that date. However, the trademark was not applied for until 5 years later, on August 24, 2011 and registered on January 25, 2012. Accordingly, the trademark was not registered or even applied for until several years after the disputed domain name was registered. It is therefore impossible to see how Respondent could have been motivated by bad faith towards Complainant or its trademark or anything else relating to the Complainant when, at the time of registration of the disputed domain name, Complainant’s trademark did not exist, had not even been applied for and Complainant had no business that could have been harmed by the use of the disputed domain name.”

D2013-0495
alterna.com > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiser is sinds 1995 houder van het merk “Alterna” in verschillende landen. Het is geen zogenaamd Engels woordenboekwoord. Verweerder heeft sinds 2006 de domeinnaam. Deze domeinnaam is in 1996 geregistreerd. Domeinnaam verwijst door naar Pay-Per-Click website waar ook links naar pagina’s met producten van eiser worden getoond. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot kwader trouw. Meerderheid van het panel is echter van mening dat er geen sprake is van kwader trouw nu de eiser niet (voldoende) heeft aangetoond dat verweerder bij verkrijging van de domeinnaam van haar merk op de hoogte was. Het feit dat eiser zo lang heeft gewacht met het starten van een procedure maakt dat aan haar hogere eisen worden gesteld om kwader trouw aan te tonen. Daarnaast wordt de merknaam ook door anderen gebruikt zonder inbreuk te maken op de merkrechten van eiser.

“Even though the Respondent has not explained the reasons why it opted to register the disputed domain name, identical to the Complainant’s trademark, and has merely redirected it since its acquisition to a parking page with pay-per-click links, the majority of the Panel finds that others elements need to be considered in the assessment of bad faith registration. Firstly, based on the documents and statements submitted by the Respondent, that the Panel carefully examined, several companies besides the Complainant have been using ALTERNA as a trademark to identify their goods or services not interfering with the Complainant’s business. In addition, the Complainant, which is based in the United States, has failed to prove that the Respondent, located in Luxembourg, was actually aware of the Complainant’s trademark at the time of the registration. Moreover, the majority of the Panel finds that the Complainant has not submitted sufficient evidence to show that the trademark ALTERNA was well-known at the time the Respondent acquired the disputed domain name. Indeed, the 2013 Huffington Post note, submitted as evidence by the Complainant, is not apt to prove the Complainant’s well-known character, since the first line states that the actress Katie Holmes has signed with a "little-known haircare company”. The Panel recognizes that the use of the disputed domain name to publish links related also to ALTERNA hair care products highlighted by the screenshot taken in 2013 and by the 2008 historical web site record submitted by the Complainant could have mislead Internet users as to the source, sponsorship or affiliation of the correspondent web site by the Complainant. However, based on the documents and statements submitted by the parties in the present proceeding, the majority of the Panel finds that the evidence provided as to the use of the disputed domain name in 2008 and in 2013 is not sufficient to infer that the Complainant was aware of the Complainant’s trademark and registered the disputed domain name to specifically target the Complainant’s trademark.”

D2013-0633
iwebtechno.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds eind jaren ’90 in verschillende landen houder van het merk “Iweb”. Verweerder – iWeb Technology Solutions uit India - heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2005. Verweerder heeft sinds 2006 ook het merk “Iweb Enterprise suite” geregistreerd in India. Het panel overweegt dat de toevoeging “techno” aan de merknaam er niet aan in de weg staat dat er sprake is van overeenstemming met het merk van eiser. Eiser stelt echter te weinig om geen eigen recht/legitiem belang van verweerder aan te nemen. Daarnaast is er ook onvoldoende bewijs om registratie te kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. In de tijd dat verweerder actief werd en was in India was eiser slechts actief in de VS en Canada. Eiser heeft geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat zij ook in andere landen (zoals India) actief was. Ook geen sprake van gebruik te kwader trouw.

“In absence of any evidence of sales by the Complainant in India prior to the registration of the disputed domain name, the Panel finds that the Complainant cannot claim to have acquired, at that time, any common law rights, or renown in India for its trademark IWEB.
In light of the above, the Panel finds that the Complainant has failed to prove that the Respondent was or ought to be aware of the Complainant and of its trademark at the time of the registration of the disputed domain name.
With reference to the use of the disputed domain name, the Complainant states that the Respondent is using the correspondent website “solely … to cause confusion amongst consumers looking for the Complainant’s products or services” (paragraph 44 of the Complaint). However, the Panel notes that, considering the goods and services described in the Complainant’s trademark registration, on the one hand, and the description of the Respondent’s activities published on the Respondent’s website, on the other hand, the two companies are not competitors. The activities of the Complainant are, in fact, described in the United States trademark registration No. 3235840 for IWEB as follows: “Internet services, namely, hosting the websites of others on a computer server for a global computer network, dedicated server services, managed hosting services, server co-location application hosting, registration of domain names for identification of users on a global computer network providing customized on-line web pages featuring user-defined information, which includes search engines and on-line web links to other sites”; while the description of the Respondent’s activity published on the Respondent’s website is the following: “iWeb Technology Solutions Pvt. Ltd. (iWeb) is a Private Limited Company incorporated in the year 2005. Using innovative tools, it develops and implements a suite of innovative enterprise applications that operate in an integrated environment and conform to international standards. Although founded as a pure software product/solutions company, it is strategically diversifying as a software services provider to draw on a growing market that wants ‘Software as a Service’ (SaaS) & ‘Platform as a Service’ (PaaS)”. Furthermore, a close examination of the evidence submitted by the parties as to the content of the Respondent’s website clearly explains the origin, the key persons involved and line of activities of the Respondent, all of which are located in India. Furthermore, there is not any link to competitors of the Complainant and the Panel cannot see any Internet users misdirection or comments by the Complainant to that effect. In light of the above, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith in registering and using the disputed domain name.”

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology tegen Peelaers) - dossier

Prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie van België.

Begrip reclame in domeinnamen en metatags. Uitlegging van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG misleidende reclame en vergelijkende reclame. Moet het begrip reclame worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat ?

De A-G concludeert: "De registratie van een domeinnaam is geen reclame in de zin van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

Het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de broncode van een website kunnen reclame in de zin van deze richtlijnen vormen. Het is echter aan de verwijzende rechter om na te gaan of in het concrete geval de voorwaarden van de definitie van reclame in de zin van deze richtlijnen zijn vervuld."

Vraag: Moet het begrip "reclame" van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, aldus worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat?

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Hof van Beroep te Brussel, 31 maart 2009, nr. 2008/AR/1577, 2dehands.nl tegen E-Zone N.V.  (met dank aan Jeff Keustermans,  De Bandt Keustermans & Van den Brande).  

Benelux handelsnaamrecht en domeinnaamrecht. Ook een buitenlandse handelsnaam geniet in België bescherming wanneer deze effectief in België wordt gebruikt of er minstens bekend is. Handelsnamen zijn ingeburgerd in België. Gevaar voor verwarring. Inbreuk. Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Kort in citaten:

Handelsnamen: 14. Ten onrechte stelt geïntimeerde dat appellante enkel de bescherming kan inroepen van haar handelsnaam "2dehands.be" aangezien haar handelsnamen "2dehands.nl" en "tweedehands.nl" geen uitstraling zouden hebben in België. Ook een buitenlandse handelsnaam geniet in België bescherming wanneer deze effectief in België wordt gebruikt of er minstens bekend is. Rekening moet worden gehouden met een steeds groter wordende mobiliteit, zodat de lokale bescherming van de handelsnaam dient te worden vervangen door een ruimere geografische bescherming. Dit is in het bijzonder in casu het geval aangezien appellante haar diensten aanbiedt via het internet en haar "Nederlandse" websites over de landsgrenzen heen toegankelijk zijn, onder meer voor Belgen.

15 (…) In casu kan niet ernstig betwist worden dat de handelsnamen van appellante die weliswaar uit zichzelf een zwak onderscheidend vermogen hebben, sterk onderscheidend zijn geworden ingevolge inburgering bij het relevante publiek. (…) Ook voor wat betreft de handelsnaam 2dehands.be wordt de bekendheid op grond van inburgering door appellante voldoende aannemelijk gemaakt.

20 (…) In casu is aangetoond dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de respectieve benamingen als dusdanig en dat de door appellante gevoerde handelsbenamingen en het gebruik daarvan ouder zijn dan het gebruik van de domeinnaam door geïntimeerde.

Domeinnaam: 26. In casu staat voldoende vast dat de domeinnaam door geïntimeerde geregistreerd werd en gebruikt wordt met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door internetgebruikers naar haar website (en deze van een rechtstreekse concurrent van appellante, eBay), te lokken, steunend op de mogelijke verwarring in hoofde van het relevante publiek.

Op deze wijze profiteert geïntimeerde door de registratie en het gebruik van de domeinnaam "tweedehands.ben van de naam en faam van appellante en haar diensten om inkomsten te genereren (zonder zelf de inspanningen te doen die redelijkerwijze mogen worden verwacht van een concurrent die op eerlijke wijze handel drijft). Kwade trouw in hoofde van geïntimeerde staat dan ook vast.

Lees het arrest hier.