Domeinnaamrecht - Noms de domaine  

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) De letters 'sm' staan (in de combinaties) niet op zichzelf
B) Oudste merk is van een datum ná het door eiser overlegd bewijs van actief gebruik van de domeinnaam
C & D) Klaagsites over natuurlijke personen om te waarschuwen voor deze personen, eis afgewezen
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0818
sm.net > Complaint denied
A) Spaanse eiser vs. verweerder uit Hawaii. In de merken van eiser wordt de lettercombinatie 'sm' gebruikt in combinatie met de woorden 'fundacion' en 'edizioni'. De letters 'sm' staan niet op zichzelf. De geschillenbeslechter is dan ook van mening dat de letters 'sm' op zich in deze combinatie geen onderscheidend vermogen hebben. Domeinnaam stemt dan ook niet verwarringwekkend overeen met het merk. De eis strandt derhalve op het eerste vereiste.

The overall impression resulting from these trademarks can however not be considered to be only and predominantly influenced by the combination of the letters “sm”. The distinctive element of the semi-figurative trademarks is their design. While it is true, that, as regards the word trademarks FUNDACION SM and EDIZIONI SM, the terms “fundación” – the Spanish term for “foundation” – and the term “edizioni” – the Italian term for publishing – are descriptive, this does still not mean that the two letters “sm” are distinctive enough to be confusingly similar to the disputed domain name; quite to the contrary. ”

D2013-1017
reckon.com > Complaint denied
B) Australische eiser vs. Italiaanse verweerder. Verweerder heeft zich niet verweerd tegen de eis. Eiser heeft meerdere Australische en Nieuw Zeelandse merken die bestaan uit het woordenboekwoord 'Reckon'. Oudste merkrecht is uit 2007. Verweerder heeft sinds 2005 de domeinnaam onder zich. Eiser verwijt de verweerder sinds 2008 geen actieve website meer onder de domeinnaam te hebben. De website is echter, zoals blijkt uit het door eiser zelf overgelegde bewijs, vanaf 1996 tot 2007/2008 actief gebruikt. Dit is voor de geschillenbeslechter een aanwijzing dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. Eiser graaft in feite zijn eigen kuil. De door de eiser aangehaalde uitspraken wijken grotendeels af van de casus zodat deze niet opgaan. Er is geen sprake van gebruik en registratie te kwader trouw. De eis wordt afgewezen.

For it to be “clear” that a respondent registered and is using a domain name in bad faith, one would expect to find some evidence indicating (whether directly or indirectly) that the respondent in question was targeting the complainant at date of registration of the domain name. If the brand in question is a dictionary word and the evidence in support of the bad faith contention is wholly circumstantial, the burden on the complainant is likely to be greater than if the brand in question is a made-up distinctive name.

“In this case, as can be seen from the factual background in section 4 above, the Complainant’s evidence from the Internet Archive WaybackMachine all points the other way. It appears from that evidence that “Reckon” is (or was) a computer brand of e-group Italia S.p.A. and that the website to which the Domain Name was connected from 1996 to 2007/2008 was a website of e-group Italia S.p.A., promoting that brand.

The Panel finds that the probability is that the Respondent registered the Domain Name for the benefit and with the approval of the Italian company, e-group Italia S.p.A., the proprietor of the “Reckon” brand of computers, and that the Domain Name was used for the benefit of e-group Italia S.p.A. until about 2007/2008. Since then, the Domain Name has not been used, the Registrar’s WhoIs contact details have not been kept up-to-date and the Respondent has moved on.
(...)
The Complainant’s bad faith contention is based entirely on the fact that since 2008 the Domain Name has not been connected to an active website and relies solely upon two propositions, which it claims to be applicable to this case, namely:

1. “passive holding of a domain name in which a Respondent has no rights or legitimate interests may amount to bad faith use” and “passive holding interspersed with sporadic or intermittent use can also ground a claim of bad faith use.”

2. “the providing of false contact details or the failure to update contact details can be determinative of bad faith use and registration in cases of ‘passive holding’.”

The first point to note is that in so contending the Complainant ignores its own evidence as to the use that was made of the Domain Name from 1996 to 2007/2008, which strongly suggests to the Panel that the Domain Name was registered in good faith.”

D2013-0940
youssryhenien.com > Complaint denied
C) Klaagsite. Eiser is de natuurlijke persoon Youssry Habib Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat – gedeeltelijk – uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven hoofd is van de BNP bank voor het Midden-Oosten en Afrika – zijn functie uitoefent te bekritiseren. Op de website worden anderen voor Youssry Henien gewaarschuwd. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

“The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions does not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

In addition, the Respondent has not shown an intent to tarnish the Complainant’s trade mark for commercial gain. As stated in paragraph 3.11 of the WIPO Overview 2.0, tarnishment in this context normally refers to such conduct as linking pornographic images or wholly inappropriate information to an unrelated trade mark. It would not normally extend to the mere posting of information about a complainant, or to the posting of genuine, noncommercial criticism regarding the trade mark holder. In this case, the Respondent’s activities appear to be directed towards noncommercial speech, to which the Respondent believes is well-founded. This does not appear to be the case of a commercially motivated criticism by or on behalf of a competitor of the Complainant. Further, upon reaching the website at the Disputed Domain Name, it is immediately apparent to Internet users that the website is not operated by the Complainant. As a result, the Panel does not find that the Respondent has been using the Disputed Domain Name for commercial gain with intent to tarnish the Complainant’s trade mark.”

D2013-0939
harryhenien.com > Complaint denied
D) Klaagsite. Vergelijkbaar met zaak hierboven: Eiser is de natuurlijke persoon Harry Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven Director is van een wealth management company – zijn functie uitoefent te bekritiseren. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

The second view is that irrespective of whether the domain name as such connotes criticism, the respondent has a legitimate interest in using the trade mark as part of a domain name of a criticism site if such use is fair and noncommercial (“View Two”).

In this case, the Panel is inclined to follow View Two.

Under paragraph 4(c)(iii) of the Policy, in order to satisfy the Panel that the Respondent has rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name, the Respondent must show that it is making a legitimate noncommercial and fair use of the Disputed Domain Name without intent for commercial gain to (i) misleadingly divert consumers or (ii) tarnish the trade mark or service mark at issue.

The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions do not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

Twee weken geleden berichten we [IEF 12878] dat de eerste vijf LRO afwijzingen een feit zijn. Inmiddels zijn het er al 27 geworden.

In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases.

Vijf LRO Expert Determinations. Inmiddels zijn de eerste LRO-zaken beslist. In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases. De vijf gepubliceerde zaken, zijn allemaal afwijzingen:

WIPO LRO 2013-0014, betreft .vip
WIPO LRO 2013-0022, betreft .express
WIPO LRO 2013-0030, betreft .rightathome
WIPO LRO 2013-0032, betreft .home
WIPO LRO 2013-0032, betreft .tunes

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) Registratie, slechts beperkte commerciële activiteit
B) Slechts sprake van aanvraag merknaam
C) TUBLR geen foutieve spelling van een woordenboekwoord
D) Domeinnaam eerder geregistreerd, onmogelijk te kwader trouw
E) Lang wachten met procedure brengt hogere eisen voor kwader trouw
F) Te weinig gesteld voor geen eigen recht/legitiem belang

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0578
samsunghub.com > Complaint denied
A) Merkhouder “Samsung” treedt op tegen de domeinnaam www.samsunghub.com die door de verweerder in 2006 is geregistreerd. Verweerder heeft onder de domeinnaam een website actief met nieuws over de merkhouder. Discussie concentreert zich op de vraag of er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Eiser is van mening dat – omdat er advertenties van Google op de website staan – verweerder haar merk (en de domeinnaam) gebruikt om internetgebruikers naar haar website te lokken. De geschillenbeslechter is echter van mening dat dit slechts om beperkte commerciële activiteit (het zijn slechts twee advertenties). Dit is niet voldoende. Daarnaast heeft de merkhouder opmerkelijk lang  gewacht – zeven jaar – met het ondernemen van actie. 

“The Panel acknowledges that the Respondent’s Website contains advertisements provided by Google AdSense, for which, depending on whether visitors to the site click on them, the Respondent may receive revenue. However, the mere fact that the Respondent’s Website involves limited commercial activity in the form of the presence of Google advertisements, does not automatically lead to the finding that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith pursuant to 4(b)(iv) of the Policy. The Panel finds that this is a case in which the Google advertisements are of an ancillary or limited nature and cannot be used to imply that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith, see Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carbajal, WIPO Case No. D2006-0551; 2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs, WIPO Case No. D2004-0001 and Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, WIPO Case No. D2000-0998. In particular, to succeed under 4(b)(iv) the Complainant must show that the Respondent “intended to create a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”. There is little persuasive evidence to support a contention that the Respondent registered the Domain Name to cause confusion with the Complainant for financial gain, rather it appears likely that the Respondent registered the Domain Name to accurately describe the service it was to offer, namely a “hub” for all news about Samsung.”

D2013-0511
indura.com > Complaint denied
B) Verweerder heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2013. Op 7 januari 2013 heeft eiser een aanvraag gedaan voor de EU-merknaam “Indura”. Het gaat hier om een aanvraag en niet om een registratie. Geen sprake van een bestaand merkrecht in februari. Eiser stelt ook te weinig om bestaan van een “Common Law trademark” aan te nemen. Eis loopt derhalve al stuk op het eerste vereiste: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. Daarnaast ook geen sprake van kwader trouw.

D2013-0220
tublr.com > Complaint denied
C) Eiser is houder van het merk Tumblr. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. De domeinnaam en de merknaam stemmen overeen. De domeinnaam moet wel zijn afgeleid van de merknaam nu zij geen foutieve spelling is (kan zijn) van een woordenboekwoord. Dit is bij Tumblr (“Tumbler”) wel het geval. De eis wordt uiteindelijk afgewezen nu er te weinig bewijs is om kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. Dat eiser zijn domeinnaam ruim voor registratie van de domeinnaam door verweerder heeft geregistreerd maakt daarbij niet uit.

“Based on a visual comparison of the Disputed Domain Name and the trademark TUMBLR, the similarity is readily visible. Phonetically, the Disputed Domain Name would be missing a distinctive “m” consonant sound at the end of the first syllable “tu”. In addition, the first syllable “tu” may potentially be pronounced as in the word “too”. The Panel would be hesitant to conclude that there is clear phonetic similarity. Conceptually, neither “tublr” nor “tumblr” strikes this Panel as a dictionary word. However, “tumblr” appears to be a misspelling of “tumbler” while “tublr” does not appear to the Panel to be a misspelling of any known English word. Therefore, there is arguably a conceptual difference between “tublr” and “tumblr.

The Panel also noted that the registration of the Complainant’s domain name <tumblr.com> on June 8, 2006 pre-dated the registration of the Disputed Domain Name by about nine months. However, the Panel is mindful that the registration of a domain name does not per se impart any trademark rights, or that the world at large becomes imputed with knowledge of such a domain name. It remains necessary for sufficient use and publicity of a trademark to exist before any unregistered trademark may arise. As use of the trademark TUMBLR took place only from February 19, 2007, and no evidence of use or publicity prior to this date is present before the Panel, the Panel is unable to make any finding that the Complainant had unregistered trademark rights as of February 19, 2007for the purpose of these proceedings under the Policy. There is also insufficient evidence before the Panel in this case that the Respondent must have been aware of the trademark TUMBLR, or even the existence of the domain name <tumblr.com> as of March 27, 2007.”.”

D2012-2413
yu.com > Complaint denied
D) Merkhouder die merk “Yu” heeft geregistreerd in 2012 en voornemens is een app te ontwikkelen onder die naam, komt op tegen verweerder die de domeinnaam sinds 2006 heeft. Op de domeinnaam worden door verweerder Pay-Per-Click diensten aangeboden. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot eigen recht of legitiem belang van verweerder bij domeinnaam, maar achten allebei geen sprake van kwader trouw. Nu de domeinnaam al eerder was geregistreerd dan de merknaam is het onmogelijk om te zien hoe er sprake kan zijn van kwader trouw aan de zijde van verweerder.

“Complainant’s case is that it does not yet have a business using the expression “yu” on its app, but that it is minded to establish one and that, to that end, it has registered the trademark YU. But Respondent acquired the disputed domain name <yu.com> several years before, on November 18, 2006 and for practical purposes is taken to have registered it on that date. However, the trademark was not applied for until 5 years later, on August 24, 2011 and registered on January 25, 2012. Accordingly, the trademark was not registered or even applied for until several years after the disputed domain name was registered. It is therefore impossible to see how Respondent could have been motivated by bad faith towards Complainant or its trademark or anything else relating to the Complainant when, at the time of registration of the disputed domain name, Complainant’s trademark did not exist, had not even been applied for and Complainant had no business that could have been harmed by the use of the disputed domain name.”

D2013-0495
alterna.com > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiser is sinds 1995 houder van het merk “Alterna” in verschillende landen. Het is geen zogenaamd Engels woordenboekwoord. Verweerder heeft sinds 2006 de domeinnaam. Deze domeinnaam is in 1996 geregistreerd. Domeinnaam verwijst door naar Pay-Per-Click website waar ook links naar pagina’s met producten van eiser worden getoond. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot kwader trouw. Meerderheid van het panel is echter van mening dat er geen sprake is van kwader trouw nu de eiser niet (voldoende) heeft aangetoond dat verweerder bij verkrijging van de domeinnaam van haar merk op de hoogte was. Het feit dat eiser zo lang heeft gewacht met het starten van een procedure maakt dat aan haar hogere eisen worden gesteld om kwader trouw aan te tonen. Daarnaast wordt de merknaam ook door anderen gebruikt zonder inbreuk te maken op de merkrechten van eiser.

“Even though the Respondent has not explained the reasons why it opted to register the disputed domain name, identical to the Complainant’s trademark, and has merely redirected it since its acquisition to a parking page with pay-per-click links, the majority of the Panel finds that others elements need to be considered in the assessment of bad faith registration. Firstly, based on the documents and statements submitted by the Respondent, that the Panel carefully examined, several companies besides the Complainant have been using ALTERNA as a trademark to identify their goods or services not interfering with the Complainant’s business. In addition, the Complainant, which is based in the United States, has failed to prove that the Respondent, located in Luxembourg, was actually aware of the Complainant’s trademark at the time of the registration. Moreover, the majority of the Panel finds that the Complainant has not submitted sufficient evidence to show that the trademark ALTERNA was well-known at the time the Respondent acquired the disputed domain name. Indeed, the 2013 Huffington Post note, submitted as evidence by the Complainant, is not apt to prove the Complainant’s well-known character, since the first line states that the actress Katie Holmes has signed with a "little-known haircare company”. The Panel recognizes that the use of the disputed domain name to publish links related also to ALTERNA hair care products highlighted by the screenshot taken in 2013 and by the 2008 historical web site record submitted by the Complainant could have mislead Internet users as to the source, sponsorship or affiliation of the correspondent web site by the Complainant. However, based on the documents and statements submitted by the parties in the present proceeding, the majority of the Panel finds that the evidence provided as to the use of the disputed domain name in 2008 and in 2013 is not sufficient to infer that the Complainant was aware of the Complainant’s trademark and registered the disputed domain name to specifically target the Complainant’s trademark.”

D2013-0633
iwebtechno.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds eind jaren ’90 in verschillende landen houder van het merk “Iweb”. Verweerder – iWeb Technology Solutions uit India - heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2005. Verweerder heeft sinds 2006 ook het merk “Iweb Enterprise suite” geregistreerd in India. Het panel overweegt dat de toevoeging “techno” aan de merknaam er niet aan in de weg staat dat er sprake is van overeenstemming met het merk van eiser. Eiser stelt echter te weinig om geen eigen recht/legitiem belang van verweerder aan te nemen. Daarnaast is er ook onvoldoende bewijs om registratie te kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. In de tijd dat verweerder actief werd en was in India was eiser slechts actief in de VS en Canada. Eiser heeft geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat zij ook in andere landen (zoals India) actief was. Ook geen sprake van gebruik te kwader trouw.

“In absence of any evidence of sales by the Complainant in India prior to the registration of the disputed domain name, the Panel finds that the Complainant cannot claim to have acquired, at that time, any common law rights, or renown in India for its trademark IWEB.
In light of the above, the Panel finds that the Complainant has failed to prove that the Respondent was or ought to be aware of the Complainant and of its trademark at the time of the registration of the disputed domain name.
With reference to the use of the disputed domain name, the Complainant states that the Respondent is using the correspondent website “solely … to cause confusion amongst consumers looking for the Complainant’s products or services” (paragraph 44 of the Complaint). However, the Panel notes that, considering the goods and services described in the Complainant’s trademark registration, on the one hand, and the description of the Respondent’s activities published on the Respondent’s website, on the other hand, the two companies are not competitors. The activities of the Complainant are, in fact, described in the United States trademark registration No. 3235840 for IWEB as follows: “Internet services, namely, hosting the websites of others on a computer server for a global computer network, dedicated server services, managed hosting services, server co-location application hosting, registration of domain names for identification of users on a global computer network providing customized on-line web pages featuring user-defined information, which includes search engines and on-line web links to other sites”; while the description of the Respondent’s activity published on the Respondent’s website is the following: “iWeb Technology Solutions Pvt. Ltd. (iWeb) is a Private Limited Company incorporated in the year 2005. Using innovative tools, it develops and implements a suite of innovative enterprise applications that operate in an integrated environment and conform to international standards. Although founded as a pure software product/solutions company, it is strategically diversifying as a software services provider to draw on a growing market that wants ‘Software as a Service’ (SaaS) & ‘Platform as a Service’ (PaaS)”. Furthermore, a close examination of the evidence submitted by the parties as to the content of the Respondent’s website clearly explains the origin, the key persons involved and line of activities of the Respondent, all of which are located in India. Furthermore, there is not any link to competitors of the Complainant and the Panel cannot see any Internet users misdirection or comments by the Complainant to that effect. In light of the above, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith in registering and using the disputed domain name.”

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology tegen Peelaers) - dossier

Prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie van België.

Begrip reclame in domeinnamen en metatags. Uitlegging van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG misleidende reclame en vergelijkende reclame. Moet het begrip reclame worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat ?

De A-G concludeert: "De registratie van een domeinnaam is geen reclame in de zin van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

Het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de broncode van een website kunnen reclame in de zin van deze richtlijnen vormen. Het is echter aan de verwijzende rechter om na te gaan of in het concrete geval de voorwaarden van de definitie van reclame in de zin van deze richtlijnen zijn vervuld."

Vraag: Moet het begrip "reclame" van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, aldus worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat?

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Hof van Beroep te Brussel, 31 maart 2009, nr. 2008/AR/1577, 2dehands.nl tegen E-Zone N.V.  (met dank aan Jeff Keustermans,  De Bandt Keustermans & Van den Brande).  

Benelux handelsnaamrecht en domeinnaamrecht. Ook een buitenlandse handelsnaam geniet in België bescherming wanneer deze effectief in België wordt gebruikt of er minstens bekend is. Handelsnamen zijn ingeburgerd in België. Gevaar voor verwarring. Inbreuk. Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Kort in citaten:

Handelsnamen: 14. Ten onrechte stelt geïntimeerde dat appellante enkel de bescherming kan inroepen van haar handelsnaam "2dehands.be" aangezien haar handelsnamen "2dehands.nl" en "tweedehands.nl" geen uitstraling zouden hebben in België. Ook een buitenlandse handelsnaam geniet in België bescherming wanneer deze effectief in België wordt gebruikt of er minstens bekend is. Rekening moet worden gehouden met een steeds groter wordende mobiliteit, zodat de lokale bescherming van de handelsnaam dient te worden vervangen door een ruimere geografische bescherming. Dit is in het bijzonder in casu het geval aangezien appellante haar diensten aanbiedt via het internet en haar "Nederlandse" websites over de landsgrenzen heen toegankelijk zijn, onder meer voor Belgen.

15 (…) In casu kan niet ernstig betwist worden dat de handelsnamen van appellante die weliswaar uit zichzelf een zwak onderscheidend vermogen hebben, sterk onderscheidend zijn geworden ingevolge inburgering bij het relevante publiek. (…) Ook voor wat betreft de handelsnaam 2dehands.be wordt de bekendheid op grond van inburgering door appellante voldoende aannemelijk gemaakt.

20 (…) In casu is aangetoond dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de respectieve benamingen als dusdanig en dat de door appellante gevoerde handelsbenamingen en het gebruik daarvan ouder zijn dan het gebruik van de domeinnaam door geïntimeerde.

Domeinnaam: 26. In casu staat voldoende vast dat de domeinnaam door geïntimeerde geregistreerd werd en gebruikt wordt met het oog op het behalen van een commercieel voordeel door internetgebruikers naar haar website (en deze van een rechtstreekse concurrent van appellante, eBay), te lokken, steunend op de mogelijke verwarring in hoofde van het relevante publiek.

Op deze wijze profiteert geïntimeerde door de registratie en het gebruik van de domeinnaam "tweedehands.ben van de naam en faam van appellante en haar diensten om inkomsten te genereren (zonder zelf de inspanningen te doen die redelijkerwijze mogen worden verwacht van een concurrent die op eerlijke wijze handel drijft). Kwade trouw in hoofde van geïntimeerde staat dan ook vast.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.

Hof van Beroep Antwerpen, 18 december 2006, Gorremans tegen Van der Horst. (Met dank aan Joris Deene, Universiteit van Gent).

Belgische domeinnaamzaak met Nederlands tintje. Domeinnaam als onderscheidend teken m.b.t. Nederlandstalig publiek. Onderscheid registeren te kwader trouw en later gebruik te kwader trouw.

Terzake werd een stakingsvordering met vraag tot overdracht ingesteld door de houdster van de domeinnaam speelzolder.com (de Nederlandse Van Der Horst) tegen de houdster van de domeinnaam speelzolder.be (de Belgische Gorremans). In eerste aanleg kende de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de vraag tot overdracht toe. Gorremans stelde tegen deze beschikking hoger beroep in doch het hof van beroep bevestigde de beslissing van de eerste rechter.

Op grond van artikel 4 van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registeren van domeinnamen, kan de wederrechtelijke registratie van een .be-domeinnaam door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg/koophandel vastgesteld worden en de staking ervan bevolen worden. Op grond van artikel 6 kan vervolgens de overdracht van deze domeinnaam bevolen worden.