Hof Den Haag 26 januari 2016, eerder als: IEF 15659, IEFbe 1679 (Pacogi tegen Lacoste)
Uitspraak ingezonden door Fleur Folmer en Tanguy De Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Oppositie. Pacogi heeft het woordmerk ‘EAU CROCO’ ingediend ter inschrijving bij het Benelux-depot. Lacoste stelt oppositie in tegen deze inschrijving, welke wordt toegewezen door het BBIE [2009064]. Pacogi gaat in beroep en stelt onder meer dat alleen begripsmatige overeenstemming onvoldoende verwarringsgevaar oplevert. Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Door beiden wordt het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Vanwege de sterke begripsmatige overeenstemming is er, ondanks gebrek aan visuele overeenstemming, sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het hof verwerpt het beroep.

17. Gegeven het feit da tin ruimte mate begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk en het bestreden teken, de gelijkheid tussen de betrokken waren, alsmede het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen in r.o. 6 is overwogen, ondanks het gebrek an visuele overeenstemming, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, in die zin dat men aan de onder het beeldmerk en de onder het bestreden teken aangeboden waren dezelfde herkomst zal toeschrijven of dat het publiek zal menen dat tussen de ondernemingen die deze waren op de markt brengen een juridische of economische band bestaat. Dat geldt temeer in aanmerking genomen de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden, waarin het - naar Lacoste onweersproken heeft gesteld - gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met variatie in benaming, worden aangeboden. Aldus bestaat een reëel gevaar dat het relevante publiek zal menen bij de onder het bestreden teken (EAU CROCO) aangeboden parfum van doen te hebben met geuren uit dezelfde lijn (en met dezelfde herkomst) als de van het beeldmerk voorziene producten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2016, IEF 15654; ECLI:NL:RBDHA:2016:800 (Funxtion tegen Health Centers)
Merkenrecht. Auteursrecht. Onder het merk FunXtion exploiteert eiser een fitnessconcept om het plezier en motivatie van leden van fitnesscentra te optimaliseren. Gedaagde Health Center Eijsden, Maastricht en Meerssen hebben een (inmiddels beëindigde) licentieovereenkomst. Een uitgegeven poster wordt nog steeds gebruikt, dat levert auteursrechtinbreuk op. Op websites, facebook en LinkedIn-pagina van de directeur wordt FUNXTION nog gebruikt. Het door HC gebruikte logo 'Outdoor Funxtion' en variant 'funCtion' zijn merkinbreuk op FUNXTION. Een rectificatie op websites wordt bevolen.

- gebruik van het teken ‘Funxtion’
4.8. Naar voorlopig oordeel hebben HC Maastricht en HC Eijsden inbreuk gemaakt op de merkrechten van FunXtion als bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub a GMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij hebben immers het teken ‘Funxtion’ dat identiek is aan de merken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor FunXtion haar merken onder meer heeft ingeschreven, te weten sportdiensten. Niet in geschil is dat HC Maastricht en HC Eijsden gelet op artikel 13 van de respectieve licentieovereenkomsten na het einde van die overeenkomsten geen toestemming meer hadden om de merken te gebruiken. Dat HC Maastricht het fitnessconcept van FunXtion na het einde van de licentieovereenkomst feitelijk niet (meer) gebruikte en HC Eijsden het concept helemaal niet heeft gebruikt, zoals HC c.s. heeft aangevoerd, is voor de merkenrechtelijke beoordeling niet van belang. Doorslaggevend is dat in het economisch verkeer gebruik werd gemaakt van de merken voor de ingeschreven diensten.

- gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’
4.12. De voorzieningenrechter stelt vast dat het teken ‘Outdoor Funxtion’ auditief, visueel en begripsmatig aanzienlijke gelijkenis vertoont met de merken. Het element ‘outdoor’ in het teken verwijst naar een buitenactiviteit en is zodoende beschrijvend voor buiten sporten. Dit element is dan ook minder onderscheidend in het teken. Het element ‘Funxtion’ is dan ook het dominante element in het teken en dit is identiek aan de merken.

4.14. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat diensten verricht onder het teken ‘Outdoor Funxtion’ afkomstig zijn van FunXtion (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat HC Maastricht en HC Eijsden op de ene of andere manier, vanwege een economische band met FunXtion iets te maken hebben met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel. Partijen hebben immers een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het HC Maastricht en HC Eijsden was toegestaan de merken van FunXtion te gebruiken in het kader van het verzorgen van sportdiensten. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek nog steeds zal denken dat HC Maastricht en HC Eijsden hun diensten aanbieden in het kader van die samenwerking en dat de diensten derhalve dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

Inbreuk auteursrecht
4.19. HC c.s. heeft niet betwist dat HC Maastricht en HC Eijsden de logo’s en de poster, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomsten, zonder toestemming van FunXtion, op hun websites hebben openbaar gemaakt. Deze openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen vormen naar voorlopig oordeel een inbreuk op de auteursrechten van FunXtion.

- logo ‘Outdoor Funxtion’
4.21. De voorzieningenrechter verwerpt dit standpunt. HC c.s. stelt terecht dat buiten het gebruik van het woord ‘Funxtion’ het logo ‘Outdoor Funxtion’ in niets lijkt op de onder 2.3 vermelde logo’s of de onder 2.4 vermelde poster van FunXtion. Hierbij geldt overigens wel dat op grond van hetgeen hiervoor reeds is overwogen het gebruik van het teken ‘Outdoor Funxtion’ ook zoals afgebeeld in dit logo inbreuk maakt op de merkrechten van FunXtion. De toevoeging van de kleurelementen en de tekst ‘100% green fit’ doet daaraan niet af.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de vakbladen van deze maand. Voor de losse tijdschriftensites dient u apart in te loggen. Mist u een vakblad in dit overzicht: stuurt u ons de inhoudsopgave van dat vakblad: redactie@ie-forum.be (ook voor permanente levering door uitgevers).

BIE 2016 januari		Mediaforum 2016-1
Deze tijdschriften zijn ook opgenomen in de database Praktijkgebied IE.

Berichten Industriële Eigendom
Berichten uit het Buitenland
Frankrijk 2015 – Deel II – Rein-Jan Prins 2

Artikel
Merkbescherming van niet ingeschreven bestanddelen – Antoon Quaedvlieg 10

Rechtspraak
Merken- en modellenrecht
Nr. 1 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-500/14, Ford/Wheel Trim, ECLI:EU:C:2015:680 (merkgebruik voor reserveonderdelen; uitlegging artikel 14 van de Modellenrichtlijn (reparatieclausule); geen beperking merkenrecht mogelijk die verder gaat dan de beperkingen uit de Merkenrichtlijn 2008/95/EG) – met noot van H.J. Koenraad 18

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 2 Hoge Raad 2 oktober 2015, eiser A./verweerders C., IEF 15306, ECLI:NL:HR:2015:2908 (overdracht merklicentie; akte-vereiste artikel 6:159 BW) 27

Nr. 3 Hof Den Haag 24 november 2015, Flexi-Force/F.lli Facchinetti, IEF 15459, ECLI:NL:GHDHA:2015:3280
(normaal gebruik; gebruik van op onderdelen afwijkende vorm van een merk die het onderscheidend vermogen daarvan niet wijzigt) 27

Mediaforum
Opinie
Enkele reflecties op de Europese platform consultatie
Natali Helberger
Wetenschap
Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur
Aernout Nieuwenhuis
Documentatie: rechtspraak|binnenland
Jurisprudentie
Nr. 1 - EHRM 21 juli 2015, Satamedia/Finland m.nt. A.W.Hins
Nr. 2 - CBb 25 augustus 2015, Pretium/ACM m.nt. L. Mensink

Hof van beroep Brussel 23 juni 2015, IEFbe 1676 (Art Research and Contact tegen SABAM)
Uitspraak en duiding aangebracht door Andries Hofkens, Sirius Legal. Volgrecht. Mandaat. Collectief beheer. Verweesde werken - opvangnet. Het betrof een kunstgalerij (en dus professionele tussenpersoon) die volgrecht verschuldigd was op de doorverkoop van enkele oorspronkelijke kunstwerken (artikel XI.175-178 WER). Hoewel de verschuldigdheid van het volgrecht op zich niet in twijfel getrokken werd, was dit wél zo met betrekking tot het mandaat van SABAM als beheersvennootschap. De galerij in kwestie wenste een bewijs van lidmaatschap van de betrokken kunstenaars in de vorm van de aansluitingsovereenkomsten. Deze bevatten echter heel wat vertrouwelijke informatie.

Het Hof oordeelde dat SABAM voldeed aan haar bewijslast omtrent haar vertegenwoordigingsmandaat door aan de in de wet omschreven publicatievereisten te voldoen: halfjaarlijkse neerlegging/bijwerking van ledenlijsten bij de Controledienst (art. 3, § 1 KB 2/8/2007), inzage in het repertoire op de zetel (art. XI.255, § 2 WER) en jaarlijkse neerlegging van lijsten van alle rechthebbenden bij de Controledienst (art. 255, § 2, laatste lid WER).

Daarnaast bevestigde het Hof eveneens de vordering van SABAM als opvangnet voor volgrechten op kunstwerken waarvan de kunstenaar/rechthebbende niet opgespoord kan worden (art. 178, § 3 WER). Een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent het bevrijdend karakter van betalingen op de gemeenschappelijke rekening werd door het Hof afgewezen.

Thans is het volgrecht gewijzigd doordat werd overgeschakeld van een vrijwillig collectief beheer van volgrechten op een verplicht collectief beheer middels het “uniek platform” (art. 177 WER). Dit platform werd opgericht door SABAM en SOFAM en is te vinden op www.resalerights.be.

SCL The IT Law Community bericht: Two new official opinions were adopted by the Article 29 Data Protection Working Party on 16 December and are now published: one on ‘applicable law’ following Google Spain and one on automatic exchange of personal data for tax purposes. Although adopted in December, the latest opinions of the Article 29 Working Party have only now been published.

The first, Opinion 175/16/EN WP 234, has the full title 'Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data protection requirements in the context of the automatic exchange of personal data for tax purposes' is a 17-page document and can be accessed as a pdf here.

The second, Opinion 176/16/EN WP 179 update, has the full title 'Update of Opinion 8/2010 on applicable law in light of the CJEU judgement in Google Spain'. That is a much shorter document (12 pages but that includes annexes, including one annex identifying changes to the 2010 Opinion). It does not seem, on a very quick read, to say anything new or profound but SCL members may think differently. The Opinion can be accessed here. The nub of what is communicated is set out below:

'In conclusion, on the basis of the judgement in Google Spain, an additional element should be added to the criteria described in the WP29 Opinion on applicable law, which may trigger the applicability of EU/national law: the criteria of an 'inextricable' (in this specific case economic) 'link' between an activity and the data processing. In its judgement, the CJEU identified this 'inextricable link' taking into consideration the advertisement-financed business model of free on-line services, which is currently the most common mode of operating businesses on the internet. In addition, the judgement suggests that other business models, and different forms of activity (including revenue raising) in an EU Member State may also trigger the applicability of EU law, although the assessment must be made on a case by case basis. Irrespective of where the data processing itself takes place, so long as a company has establishments in several EU Member States which promote and sell advertisement space, raise revenues or carry out other activities, and it can be established that these activities and the data processing are "inextricably linked", the national laws of each such establishments will apply. The judgement provides useful clarification on two aspects: first, the judgement makes it clear that the scope of current EU law extends to processing carried out by non-EU entities with a 'relevant' establishment whose activities in the EU are 'inextricably linked' to the processing of data, even where the applicability of EU law would not have been triggered based on more traditional criteria. Second, the judgement also confirms that - where there is an 'inextricable link' - according to Article 4(1)(a) of Directive 95/46/EC, there may be several national laws applicable to the activities of a controller having multiple establishments in various Member States.'

EHRM 12 januari 2016, IEFbe 1673; Requête no 48074/10 (Rodriguez Ravelo v. Spanje)
Vrijheid van meningsuiting. Artikel 10 EVRM. Het betreft schriftelijke uitingen van een advocate waarin waardeoordelen over een rechter en haar gedrag worden gedaan. Het Hof oordeelde dat strafrechtelijke veroordeling van de advocaat een ‘chilling effect’ zou kunnen hebben op advocaten in het kader van de verdediging van hun cliënten. De Spaanse gerechten hebben geen juist evenwicht tussen het belang om de rechterlijke autoriteiten te beschermen en de vrijheid van meningsuiting. De strafmaat is buiten proportioneel.

Op andere blogs:
European Courts Blogspot

Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13.
Bijdrage ingezonden door Arnoud Engelfriet, ICTRecht. In de VS is alles octrooieerbaar, zo luidt een veelgehoorde opvatting. Waar onder het Europese octrooirecht strenge eisen gelden ten aanzien van het technisch karakter en de inventiviteit van een uitvinding, is in de VS overdwars schommelen al patenteerbaar. Deze opvatting is echter achterhaald sinds de Alice-uitspraak van het Supreme Court van vorig jaar. Alleen uitvindingen die “significant” verdergaan dan enkel abstracte ideeën of algoritmes, kunnen nog voor octrooi in aanmerking komen. Deze uitspraak heeft geleid tot een forse kaalslag bij verlening en handhaving van Amerikaanse softwareoctrooien: meer dan 70% van deze octrooien is ondertussen van tafel. Gezien het wereldwijde belang van de Amerikaanse ICT-industrie is dit ook voor Nederlandse en Europese bedrijven een belangwekkende uitspraak. Vrijwel ieder bedrijf dat octrooi op een software-gerelateerde uitvinding aanvraagt, doet dat immers (ook) in de Verenigde Staten.

Deze bijdrage bespreekt wat anno 2015 nog mogelijk is op het gebied van Amerikaanse softwareoctrooien. Na een schets van de historische ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt de impact van Alice bepaald aan de hand van kwantitatief onderzoek bij verlenings- en inbreukprocedures. De conclusies laten zien dat de uitspraak een scherpe correctie maakt op de breed levende opvattingen over Amerikaanse softwarepatenten.

Lees: Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13

Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.
Ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Waar het begrip ‘transit’ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan ‘niet kunnen handhaven’. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de nieuwe Merkenrichtlijn , die tezamen met een nieuwe verordening deel uitmaakt van het ‘Trademark Reform Package’, is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Inhoudsopgave
Een terugblik
Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn
Artikel 10 lid 4
Rechten in land van eindbestemming
De rol van de douane
Slotopmerkingen

Lees: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.

HvJ EU 21 januari 2016, C-75/16, IEFbe 1670; ECLI:EU:C:2016:35 (Verlados tegen Calvados)
Verordening Bescherming geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Bescherming geografische aanduiding 'Calvados'. Een in Finland geproduceerde drank wordt verhandeld onder de benaming ‘Verlados’. Deze naam is afgeleid van het dorp en het landgoed Verla, waar de drank wordt vervaardigd. De controle-instantie heeft verboden de drank genaamde ‘Verlados’ te verhandelen wegens overeenkomsten met ‘Calvados’. Viiniverla doet een beroep tot nietigverklaring van dit besluit. De Finse rechter stelt prejudiciële vragen over de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, de overeenstemming tussen ‘Verlados' en ‘Calvados’ en het begrip ‘voorstelling’ in de zin van art. 16 onder b van de Verordening. Het Hof oordeelt dat ook inzake geografische aanduidingen de maatstaf van de gemiddelde consument geldt en dat, ook indien er geen risico tot verwarring bestaat, het gebruik van een benaming als ‘voorstelling’ in de zin van artikel 16 onder b niet kan worden toegestaan.

25      Uit inmiddels vaste rechtspraak inzake consumentenbescherming blijkt dat op dit gebied in de regel moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachtingen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie met name arresten Mars, C‑470/93, EU:C:1995:224, punt 24; Gut Springenheide en Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, punt 31; Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 30; Lidl Belgium, C‑356/04, EU:C:2006:585, punt 78; Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, punt 61; Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, punt 47, alsmede Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361, punt 36).

26      De beoordeling of een voor de aanduiding van een product gebruikte term zodanig is dat deze een beschermde benaming kan voorstellen in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, dient eveneens aan de hand van dit op het evenredigheidsbeginsel gebaseerde criterium plaats te vinden (zie in deze zin arrest Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 28).

27      Wat betreft de twijfel van de verwijzende rechter of bij de toetsing aan het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 van belang is dat de benaming „Verlados” verwijst naar de plaats waar het in het hoofdgeding aan de orde zijnde product wordt vervaardigd – waarmee de Finse consument bekend is –, dient eraan te worden herinnerd dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 de in bijlage III bij die verordening geregistreerde geografische aanduidingen beschermt tegen elke „voorstelling” op het gehele grondgebied van de Unie. Gelet op de noodzaak om op dit grondgebied een daadwerkelijke en eenvormige bescherming van die geografische aanduidingen te waarborgen, dient met de Italiaanse regering en de Commissie te worden geoordeeld dat het begrip „consument”, waarop de in punt 21 van dit arrest genoemde rechtspraak betrekking heeft, ziet op de Europese consument, en niet enkel op de consument van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

28      Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

48      Gelet op een en ander dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt voor de geest zal komen.

52      Gelet op een en ander dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

2)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt, voor de geest zal komen.

3)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Gestelde vragen:

„1.      Dient bij de beoordeling of er sprake is van voorstelling in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument?

2.      Welke betekenis dient in het kader van de beoordeling van een ter bescherming van de geografische benaming ‚Calvados’ gegeven verbod op het gebruik van de benaming ‚Verlados’ voor een op nationaal niveau onder die benaming in de handel gebrachte, uit appels gedistilleerde drank, te worden gehecht aan de volgende omstandigheden bij de uitlegging van het begrip ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 en de toepassing van deze verordening:

a)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, een Fins dorp is en als zodanig door de Finse consument kan worden herkend;
b)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, verwijst naar de fabrikant van het product ‚Verlados’, Viiniverla;
c)      ‚Verlados’ een in het dorp Verla gefabriceerd plaatselijk product is waarvan per jaar gemiddeld een paar honderd liter wordt verkocht in het eigen restaurant en dat voorts in beperkte omvang op bestelling kan worden geleverd in de staatswinkel in de zin van de wet inzake alcoholhoudende dranken;
d)      de woorden ‚Verlados’ en ‚Calvados’ slechts één gezamenlijke lettergreep (‚dos’) hebben van de drie lettergrepen, maar anderzijds vier letters (‚ados’), oftewel de helft van alle letters van beide woorden, hetzelfde zijn?

3.      Indien er wordt geacht sprake te zijn van ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, kan het gebruik van de benaming Verlados dan toch worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde omstandigheden of een andere omstandigheid, zoals de omstandigheid dat bij de Finse consument in ieder geval niet de opvatting kan ontstaan dat het product ‚Verlados’ gefabriceerd zou zijn in Frankrijk?”

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU januari 2016, IEFbe 1699; C-24/16; C-25/16(Nintendo-afstandsbediening)
Jurisdictie. Modelrecht. Via een website worden afstandsbedieningen voor game console aangeboden met daarbij een afbeelding van een game console waarop modelrechten gelden.

Verzoekster in de gevoegde zaken is in Japan gevestigd; zij verkoopt een spelcomputer ‘Wii’ met toebehoren voor welk product zij houdster is van diverse ingeschreven gemeenschapsmodellen. Zij heeft een stakingsvordering ingesteld tegen verweersters (de in DUI gevestigde BigBen Interactive GmbH en het in FRA gevestigde moederbedrijf BigBen Interactive SA) wegens de verkoop van beweerdelijk inbreukmakende goederen. Het in FRA gevestigde bedrijf produceert onder meer afstandsbedieningen voor de ‘Wii’ en verkoopt deze aan klanten in FRA, BEL en LUX, als ook aan haar DUI dochterbedrijf, dat onder meer via internet klanten bedient in DUI en OOS. Naast de stakingsvordering maakt verzoekster bezwaar tegen reclame op de website van verweersters waarop afbeeldingen worden getoond van producten die overeenstemmen met de gemeenschapsmodellen van verzoekster, tezamen met accessoires van verweersters. FRA BigBen stelt het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter tot maatregelen die voor de gehele EU gelden.

De verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat uit van de in uitspraak C-352/13 van het HvJEU gestelde dat voor toepassing van artikel 6, lid 1 van Vo. 44/2001 er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Hij wijst op discrepanties in uitspraken van nationale gerechten over de vraag of de bevoegde rechter zich al dan niet dient te beperken tot de goederen binnen de toeleveringsketen van de mogelijk inbreukmakende goederen dan wel, zoals de OOS rechter eerder oordeelde, zijn internationale bevoegdheid baserend op de zetel van de afnemer, ook voor vorderingen in de hele EU tegen de in een andere EULS gevestigde leverancier. Ook het uitgangspunt van de DUI rechtspraktijk dat (minstens in de bodemprocedure) vorderingen betreffende het hele grondgebied van de EU geldend kunnen worden gemaakt wordt niet in alle EULS gedeeld.
Wat betreft het afbeelden van verzoeksters gemeenschapsmodel (op de website van verweersters, als illustratie bij de geleverde toebehoren) stelt de verwijzende rechter vast dat de vraag of en zo ja onder welke omstandigheden dat geoorloofd is nog niet door het HvJEU is beantwoord. Ook rijst de vraag volgens welke criteria moet worden bepaald wat de Staat is waarin de inbreuk is begaan, hetgeen uit de Rome II-Vo niet duidelijk wordt, mede omdat het hier reclame via internet betreft die ook op andere EULS is gericht. Ten slotte vraagt de rechter zich af of zoals verzoekster verlangt op eerste verweerster aanvullend het DUI recht en op tweede aanvullend het FRA recht wordt toegepast invloed heeft op de vraag welk recht van toepassing is met het oog op de aanknopingsregels in de Rome II-Vo.

1. Kan, in het kader van een procedure inzake vorderingen betreffende een gemeenschapsmodel, de rechter van een lidstaat, wiens bevoegdheid ten aanzien van een verwerende partij uitsluitend is gebaseerd op artikel 79, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen in samenhang met artikel 6, punt 1 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, omdat deze in een andere lidstaat gevestigde verwerende partij mogelijkerwijs inbreukmakende goederen heeft geleverd aan de in de desbetreffende lidstaat gevestigde verwerende partij, ten aanzien van eerste verwerende partij maatregelen gelasten die voor de hele Unie gelden en die verder gaan dan de leveringsrelaties waarop zijn bevoegdheid is gebaseerd?

2. Moet verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, meer bepaald artikel 20, lid 1, onder c), aldus worden uitgelegd dat een derde het gemeenschapsmodel mag afbeelden voor commerciële doeleinden wanneer hij toebehoren bij de – met het gemeenschapsmodel overeenstemmende – goederen van de houder wil verkopen? Zo ja, welke criteria gelden hiervoor?

3. Hoe moet de plaats ‘waar de inbreuk is gepleegd’ in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, worden bepaald in situaties waar de inbreukmaker de goederen die inbreuk maken op het gemeenschapsmodel:
a) via een website aanbiedt en deze website ‒ ook ‒ naar andere lidstaten dan de lidstaat waarin de inbreukmaker is gevestigd, is gericht,
b) laat verzenden naar een andere lidstaat dan diegene waarin hij is gevestigd?
Moet artikel 15, onder a) en g), van de genoemde verordening aldus worden uitgelegd dat het op die manier bepaalde recht ook kan worden toegepast op de medewerkingshandelingen van andere personen?

Niet-officiële vertaling via EULawRadar.com:

1. Can a national court – whose jurisdiction in a Community design enforcement action arises from a defendant solely on the basis of Article 79(1) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs when read together with Article 6(1) of EU Regulation 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil matters – take measures against the first defendant which apply throughout the Union and which prevail over the supplier relationships, when an individual domiciled in another Member State has supplied potentially infringing goods to defendants in the Member State concerned?

2. Is Council Regulation (EC) No. 6/2002 on the Community design […], and Article 20 (1)(c) in particular, to be interpreted as meaning that a third party may depict the Community design for commercial purposes, when he wants to sell accessories to goods that correspond to the Community design owned by the right holder? And if so, then which criteria are applicable?

3. How is the place “in which the infringement was committed” in Article 8(2) of Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations, to be determined in situations where the infringer of the Community design infringing goods
a) runs a website and this website is also directed not only to the Member State in which the infringer is domiciled but also to other Member States,
b) forwards to Member States other than the Member State in which he is domiciled?

Is Article 15 (a) and (g) of the Regulation to be interpreted as meaning that the choice of law is also applicable to the facilitating acts of other people?