Rolex krijgt schadevergoeding voor inbreuk op merken- en auteursrechten: 40% van verkoopprijs per aangepast horloge

HvB Antwerpen (burgerlijke zaken) 17 april 2024, IEFbe 3899; 2023/AR/72 (Time Line Watches tegen Rolex). Rolex vervaardigt en verkoopt luxe uurwerken onder zijn wereldwijd gerenommeerde merknaam. Ze is houder van merkenrechten en maakt aanspraak op auteursrechten op de tekens en de uurwerken in kwestie. Time Line Watches baat een horlogewinkel uit in Antwerpen en bood diensten aan waarbij bestaande Rolex-uurwerken werden voorzien van diamanten en edelstenen. Op vordering van Rolex stelde de stakingsrechter te Brussel vast dat dit een inbreuk uitmaakt op de merken- en auteursrechten van Rolex [zie IEFbe 3301]. Rolex vroeg vervolgens in een parallelle procedure vergoeding van de schade die zij door de inbreuk stelt te hebben geleden. Time Line Watches argumenteerde de ongegrondheid van de ingestelde vordering.

Het hof van beroep Antwerpen verwijst in zijn arrest van 17 april 2024 naar het stakingsbevel waarin de inbreuk op de merken- en auteursrechten van Rolex werd vastgesteld. Door het in kracht van gewijsde treden van dit stakingsbevel, geldt dit als bewijs van fout in de zin van artikel 1382 Oud BW (nu artikel 6.5 Nieuw BW). Om vervolgens de schade te begroten, keek het hof van beroep naar de relevante artikelen bij het beoordelen van de vorderingen strekkende tot schadevergoeding voor zowel auteursrechtelijke als merkenrechtelijke inbreuken. Het onderliggende principe in de lex specialis is hetzelfde als voor de algemene burgerlijke aansprakelijkheid, namelijk dat van de integrale vergoeding. De eerste maatstaf die het hof hiertoe aanhaalde is de equivalentie tussen de schade en het herstel ervan, hetgeen inhoudt dat de benadeelde recht heeft op een vergoeding die gelijkloopt met de vergoeding die hij zou gevraagd hebben zou hij de toestemming hebben gegeven tot het gebruik van zijn merk/werk. In casu blijkt echter duidelijk dat Rolex nooit haar toestemming zou hebben gegeven om de uurwerken te bewerken, waardoor deze maatstaf niet kon worden toegepast.

Het hof beriep zich daarom ondergeschikt op de mogelijkheid die de lex specialis biedt om een schadebedrag ex aequo et bono te bepalen. Dit kan zij enkel op basis van elementen die winstderving en reputatieschade aantonen. Het hof achtte winstderving hier onvoldoende bewezen daar Rolex onvoldoende bewees dat zij door de bewerking van deze uurwerken een minder-verkoop zou gerealiseerd hebben. Zij oordeelde echter wel dat er voldoende reputatieschade bewezen werd, rekening houdend met de aanzienlijke investeringen die Rolex maakt(e) om haar imago te beschermen. Het hof achtte in onderhavig geval het redelijk en billijk een forfaitair bedrag per inbreukmakend horloge vast te stellen dat neerkomt op 40% van de door Time Line Watches vooropgestelde verkoopprijs.

9. “Door het in kracht van gewijsde treden van het Stakingsbevel werden de handelingen van TIME LINE WATCHES als inbreukmakend beschouwd op zowel de merken- als auteursrechten van ROLEX.”

12. “Het in kracht van gewijsde gegane Stakingsbevel geldt als bewijs van fout (in de zin van artikel 1382 (oud) BW)…”

14. “Gezien zowel een auteursrechtelijke als merkenrechtelijke inbreuk werd aangenomen in het Stakingsbevel, dient gebruik te worden gemaakt van de relevante artikelen bij het beoordelen van de vorderingen strekkende tot schadevergoeding, meer bepaald:”

“Met betrekking tot de bepaling van de schadevergoeding indien een auteursrechtelijke inbreuk werd aangenomen, betreft dit artikel XI.335 WER”

“Met betrekking tot de bepaling van de schadevergoeding indien een (Benelux) merkenrechtelijke inbreuk werd aangenomen, betreft dit artikel 2.21. BVIE”

15. “Als algemeen principe wordt in vermelde artikelen vooropgesteld dat de benadeelde recht heeft op een vergoeding van elke (economische en/of morele) schade die hij door de inbreuk lijdt. Hierbij gelden dezelfde principes als voor de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid (artikel 1382 ev. (oud) BW). In lijn met deze principes heeft de benadeelde recht op een integrale schadevergoeding (“restitutio in integrum”).” 

18. “De Belgische benadering houdt een equivalentie in tussen de schade en het herstel ervan, hetgeen op zich inhoudt dat de benadeelde recht heeft op een vergoeding die gelijk loopt met de vergoeding die hij zou gevraagd hebben zou hij de toestemming hebben gegeven tot het gebruik van zijn werk.”

19. “Om de concrete vergoeding te kunnen bepalen die de rechthebbende (ROLEX) zou hebben gevraagd indien hij zijn toestemming zou hebben gegeven, wordt voldoende naar recht bewezen dat ROLEX in geen enkel geval haar toestemming zou hebben verleend tot het gebruikt van haar auteursrechten dan wel merkenrechten door derden.”

20. “Aangezien de concrete schade niet kan worden begroot en voldoende naar recht wordt bewezen dat er schade bestaat in hoofde van ROLEX, bieden de volgende bepalingen in de respectievelijke artikelen een uitkomst:

Artikel XI.335 §2 (…)

Artikel 2.21.2 BVIE (…)

Artikel 2.21.3 BVIE (…)

21. “Gebruikmakende van bovenstaande mogelijkheden om een schadebedrag naar redelijkheid en billijkheid (auteursrecht) en rekening houdend met alle passende aspecten (merkenrecht) te bepalen, kan de rechter tot een (ex aequo et bono) schadebedrag besluiten op grond van de voldoende naar recht bewezen elementen die wijzen op winstderving en/of reputatieschade.”

24. “Het hof acht de winstderving in hoofde van ROLEX onvoldoende naar recht bewezen.”

25. “Het hof oordeelt anderzijds dat ROLEX voldoende naar recht aanzienlijke reputatie-schade bewijst.”

38. “Hierboven werd gewezen op de bewezen reputatie-schade. In het licht van de overwegingen van het hof lijkt deze schade groter naar mate het door TIME LINE WATCHES aangeboden (inbreukmakende) bewerkte ROLEX-horloge afwijkt van het originele en oorspronkelijke ontwerp van het desbetreffende ROLEX-model. Dit betreft echter een zodanige subjectieve beoordeling dat het hof zich genoodzaakt ziet om een forfaitair bedrag (in de vorm van een percentage van de verkoopprijs) per inbreukmakend horloge als schade te beschouwen.”