Nietig octrooi roterend vorkenbord, merkinbreuk door voormalig distributeur door oude marktplaatsadvertenties

Rechtbank Den Haag 29 juni 2016, IEF 16068 (Slemaco tegen VHS)
Octrooirecht. Merkenrecht. Slemaco ontwikkelt en produceert voorzetstukken voor verreikers, zoals een roterend vorkenbord onder het merk ROMASTOR. Zij is houdster van EP2427402  voor een hefinrichting en heforgaan voor toepassing in een hefinrichting. Het Nederlandse deel van het octrooi is nietig; de Rototilt op een graafmachine in een YouTube-filmpje is van net voor de prioriteitsdatum.

Partijen hadden een distributierelatie en het teken ROMASTOR werd vermeld op een opdrachtbevestiging (voor een tweede vorkenbord), waar geen ROMASTAR werd geleverd. Ook werden er marktplaatsadvertenties getoond onder verwijzing naar romastor.nl. Dit gebeurde in de periode dat er nog een samenwerking liep. De omstandigheid dat er op dat moment nog een distributierelatie bestond tussen partijen, maakt vanzelfsprekend niet dat VHS het teken ROMASTOR mag gebruiken voor niet van Slemaco c.s. afkomstige vorkenborden. Het in de lucht houden van advertenties na afloop van de samenwerking is te kwalificeren als merkinbreuk aangezien een beroep op uitputting niet meer kan opgaan (er was geen sprake van voorraad bij VHS). Er volgt een merkinbreukverbod, afgifteplicht en over een weer overdracht van domeinnamen met ROMASTOR en handelsnaam VHS daarin.

Octrooirecht
4.7. Slemaco c.s. heeft erop gewezen dat kenmerken a) en d) zotiden ontbreken in deze constructie. Ten aanzien van kenmerk a stelt zij dat de graafmachine van de youtube filmpjes geen verreiker is. Dat mag zo zijn maar de rechtbank vermag niet in te zien dat een dergelijke graafmachine niet is te beschouwen als een “hefinrichting” in de zin van conclusie 15 (of 1). Er kunnen immers ontegenzeggelijk lasten met een graafmachine worden geheven, getuige bijvoorbeeld het gebruik van het vorkenbord met daarop een last in de youtube-filmpjes. Tot een beperkte uitleg van de conclusie tot verreiker is na lezing van de beschrijving van het octrooi te minder aanleiding aangezien daar een “lifting device” als genus wordt onderscheiden van het species “telehandler” (verreiker), zie bijvoorbeeld paragraaf [0002]:

“[0002] US 5,813,697 discÏoses a known Ïifting device as described in the introduction, more specfically a telehandler. (...)“

Getuige dat zelfde vorkenbord in het filmpje heeft het onderste draaiende deel van de Rototilt een dat vorkenbord (met last) ondersteunende functie als bedoeld in kenmerk d. Dat de Rototilt ook met andere voorzetstukken is uit te rusten maakt niet dat de in het youtube filmpje van productie 5 of 28 afgebeelde graafmach ine-rototiIt-vorkenbord combinatie de nieuwheid niet wegneemt van het heforgaan en de hefinrichting van conclusies 1 en 15.

Merkinbreuk
4.13. Het in de lucht houden van die advertenties na afloop van de samenwerking is evenwel zonder meer te kwalificeren als merkinbreuk aangezien een beroep op uitputting niet meer kan opgaan (er was geen sprake van voorraad bij VHS). Dit geldt eens te meer nu VHS tevens een concurrerend vorkenbord op de markt bracht en in de advertenties wordt verwezen naar www.romastor.nl, waarin derhalve de merknaam van Slemaco c.s. was opgenomen. Op die wijze wordt er immers een verband tussen de aanduiding ROMASTOR en waren gelegd, welke echter niet afkomstig zijn van Slernaco c.s.. De vraag welke schade hieruit door Slernaco c.s. is ontstaan zal in de schadestaat procedure moeten worden vastgesteld, nu aannemelijk is dat zij enige schade heeft geleden.

4.14. Het is niet komen vast te staan dat ook het beeldmerk is gebruikt na afloop van de samenwerking of in de periode daaraan voorafgaand in verband met niet van Slemaco c.s. afkomstige vorkenborden, zodat de vorderingen die daarop zien moeten worden afgewezen.

5.16. beveelt verweersters binnen vier weken na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat van hun zijde nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de internet domeinnaam registraties ROTERENDVORKENBORDVHS.NL, ROTATINGFORKSVHS3LADEL.NL en ROTATINGFORKSVHSBLADEL.NL en alle door verweersters geregistreerde en/of door hun gehouden domeinnamen die de handelsnaam VHS bevatten, behoudens de domeinnamen die door verweersters zijn geregistreerd en/of door hun gehouden worden waarin het bestanddeel “romastor” voorkomt, zonder enige restrictie op naam van VHS worden gezet, althans worden overgedragen aan eiseressen conform de instructies en reglementen van de SIDN en EURid;