Conclusie AG 6 maart 2019, IEF 18523, IEFbe 2898; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl) Merkenrecht. Het voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH wordt sinds 2007 gehouden door Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Het merk is ingeschreven met de volgende disclaimer: ´Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch´. Roslagen is de naam van een geografisch gebied aan de oostkust van Zweden. Verzoeker (Mats Hansson) heeft bij het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom (hierna: PRV) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor alcoholvrije dranken en bier van klasse 32. Het PRV heeft de aanvraag afgewezen vanwege gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH, en er derhalve sprake was van een weigeringsgrond. Conclusie AG:

Wat maakt copycats succesvol, bezien vanuit de consument?; Grensoverschrijdende bevoegdheid in merkenzaken (forumshoppen of toch niet?); Het strategisch inzetten van beschermingsregimes, en: Content filtering in copyright, een model voor het merkenrecht?
Deze onderwerpen en meer komen aan de orde tijdens het Benelux Merkencongres op donderdag 20 juni, samengesteld door Tobias Cohen Jehoram en Martin Senftleben.

Hoge Raad 7 juni 2019, IEF 18511, IT 2792, IEFbe 2896; ECLI:NL:HR:2019:849 (Stichting Brein tegen News-Service Europe) Auteursrecht. Vervolg op eerdere uitspraak Hoge Raad [IEF 18372], en [IEF 16425]. Partijen reageerden schriftelijk op vragen die waren voorgelegd, maar ook opmerkingen gemaakt over feiten en omstandigheden die de Hoge Raad in cassatie als vaststaand in het arrest heeft vermeld. De door de advocaten gemaakte opmerkingen geven aanleiding tot het schrappen van twee passages.

HvJ EU 5 juni 2019, IEF 18509, IEFbe 2895, IT 2791; ECLI:EU:C:2019:460 (Skype tegen BIPT) Telecommunicatie. De vennootschap Skype Communications is de ontwikkelaar van communicatiesoftware met de benaming Skype, het BIPT heeft Skype Communications verzocht om dit instituut overeenkomstig artikel 9, § 1, WEC kennis te geven van haar diensten. Omdat Skype dit heeft nagelaten, heeft het BIPT Skype een boete opgelegd. In geschil is de vraag of dit mogelijk is omdat Skype betoogd geen telecommunicatiedienst aan te bieden in de zin van artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG. Het hof is van oordeel dat Skype wel een telecommunicatiedienst aanbiedt, en overweegt als volgt:

Artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten (kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, moet aldus worden uitgelegd dat het aanbieden door een softwareontwikkelaar van een functionaliteit waarmee een „Voice over Internet Protocol”-dienst (VoIP) [spraak over het internetprotocol (VoIP)] ter beschikking wordt gesteld waardoor de gebruiker via het openbaar geschakeld telefoonnet (PSTN) van een lidstaat vanaf een terminal naar een vast of mobiel nummer van een nationaal nummerplan kan bellen, een „elektronische-communicatiedienst” in de zin van die bepaling is wanneer de ontwikkelaar voor het aanbieden van deze dienst wordt vergoed en met het oog op het aanbieden ervan overeenkomsten moet sluiten met de aanbieders van telecommunicatiediensten die naar behoren zijn gemachtigd om oproepen naar het PSTN over te brengen en daaraan af te geven.

Rechtbank Den Haag, 29 mei 2019, IEF 18502, IEFbe 2892; ECLI:NL:RBDHA:2019:5482 (Online Publisher tegen Netmedia) Merkenrecht. Auteursrecht. Bevoegdheidsincident. België. Online Publisher is houdster van de Benelux-merken ‘het publ.sh-merk en de BX-merken’ en voert ‘Wepublish’ als één van haar handelsnamen. Online Publisher had een samenwerking met Netmedia. Netmedia maakt gebruik van tekens die overeenstemmen met BX-merken. Online Publisher stelt dat Netmedia inbreuk maakt op haar auteursrechten en handelsnaamrechten. Netmedia heeft Online Publisher gedagvaard voor de Belgische rechter en vordert onder meer onbevoegheid van de rechtbank. Online Publisher voert onder meer aan dat Netmedia niet bij alle facturen (dezelfde) voorwaarden heeft gevoegd en dat er geen sprake zou zijn van stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden. Netmedia slaagt er niet in toe te lichten dat de voorwaarden ook zien op de samenwerking als zodanig, op de afwikkeling daarvan of op onrechtmatig handelen na afloop van die samenwerking. Beslissing in hoofdzaak wordt verwezen naar de rol.

3.2.1. Netmedia hanteert algemene voorwaarden, die zij bij de door haar aan Online Publisher verzonden facturen heeft gevoegd. Online Publisher heeft de algemene voorwaarden naar Belgische recht (stilzwijgend) aanvaard door de aan haar gezonden facturen zonder voorbehoud te betalen.

3.2.2. De aldus toepasselijke algemene voorwaarden bevatten een forumkeuzebeding:
"Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbank van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn (…)."
Dit beding brengt mee dat de Belgische rechter exclusief bevoegd is om van alle vorderingen tussen partijen kennis te nemen. Dit geldt ook voor geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de samenwerking tussen partijen.

3.3.3. Bevoegdheid ten aanzien van alle gedaagden is gegeven omdat het onrechtmatig handelen onder ander bestaat uit uitingen op websites die zich mede op Nederland waaronder begrepen het arrondissement Den Haag. Ten aanzien van de merkinbreuk is de rechtbank bevoegd op grond van art. 4.6 BVIE.

4.3. In de zaak tussen Netmedia en Online Publisher kan in het midden blijven of de bedoelde algemene voorwaarden met forumkeuzebeding van toepassing zijn geworden, omdat het subsidiaire verweer van Online Publisher doel treft: de algemene voorwaarden – die uitsluitend zijn toegezonden op de achterkant van door Netmedia een Online Publisher toegezonden facturen – kunnen, zo al overeengekomen, naar het oordeel van de rechtbank uitsluitend betrekking hebben op de betaling van de facturen en in dat verband gerezen geschillen, en niet op de geschillen die in deze zaak aan de orde zijn. Het door Netmedia c.s. ingeroepen beding ziet immers uitsluitend op “Onderhavige transactie” (zie 3.2.2). Dit moet aldus worden begrepen dat de voorwaarden uitsluitend zijn bedoeld te gelden met betrekking tot (de afwikkeling van de betaling van) de factuur waarbij de voorwaarden gevoegd zijn. De stelling dat de voorwaarden ook zien op de samenwerking als zodanig dan wel op de afwikkeling daarvan dan wel op onrechtmatig handelen na afloop van die samenwerking, heeft Netmedia c.s. op geen enkele wijze toegelicht. Ook de stukken bieden daartoe geen aanknopingspunt. Integendeel: voor de samenwerking zijn, naar Online Publisher aanvoert en Netmedia c.s. niet heeft betwist, aparte ‘spelregels’ overeengekomen in oktober 2014. Niet valt in te zien hoe de later toegezonden verschillende sets algemene voorwaarden daar onderdeel van zijn gaan uitmaken.

4.4. Gelet op het voorgaande is geen sprake van een uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst in de zin van art. 4.6 BVIE met betrekking de bevoegdheid ten aanzien van de gestelde inbreuk op de BX-merken. Ook heeft Netmedia c.s. onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat partijen een gerecht van een lidstaat exclusief hebben aangewezen (als bedoeld in art. 25 Brussel I bis-Vo) voor de kennisneming van de vorderingen die hier voorliggen, die alle verband houden met de afwikkeling van de samenwerking waarvoor de spelregels overeengekomen zijn. Ook anderszins is niet gebleken dat het forumkeuzebeding voor die rechtsbetrekking geldt.

De zaak Mitsubishi tegen Duma draait om de vraag of het zonder toestemming van de merkhouder weghalen van een merk van een product, het zogenaamde de-branding, merkinbreuk oplevert. Met een, volgens mij onjuiste redenering, concludeert het Hof dat dit inderdaad inbreuk oplevert [IEF 16602]. De Advocaat-Generaal kwam in zijn conclusie [IEF 17680] tot het oordeel dat de-branding niet op grond van het merkenrecht kan worden tegengegaan, maar mogelijk wel op basis van regels ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. Waar gaat het om?

BBIE 3 juni 2019, IEF 18503, IEFbe 2893 (WijKopenAutos tegen Dealerdirect) Merkenrecht. Onderscheidend vermogen. Doorhalingsbeslissing. Vervolg op kort geding [IEF 17914]. Verzoeker tot doorhaling WijKopenAutos stelt dat de bekendheid van 'ik wil van mijn auto af' in het Nederlandstalige gebied te laag is om toekenning van een exclusief merkrecht te rechtvaardigen. DealerDirect BV, verweerder, is van mening dat het merk 'ik wil van mijn auto af' door inburgering over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en dat de beslissing van het Bureau om het voor inschrijving toe te laten juist is geweest. Hij verzoekt het nietigheidsverzoek ongegrond te verklaren en de inschrijving te handhaven. Het bestreden merk is ab initio beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen. De bezwaren worden niet weggenomen door het gebruik dat er van het merk is gemaakt. Inburgering is niet aangetoond. Het verzoek tot doorhaling wordt toegekend.

Conclusie AG HvJ EU 4 juni 2019, IEF 18501, IEFbe2891, IT 2790 (Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland Limited) Volledige tekst arrest volgt. Facebook kan ertoe worden verplicht alle commentaar op te sporen en te identificeren dat identiek is aan smadelijk commentaar dat onwettig is bevonden. Dat geldt ook voor commentaar dat qua betekenis verwant is, mits het van dezelfde gebruiker afkomstig is. In dit geval wordt de vraag of Facebook er ook toe kan worden verplicht het betrokken commentaar wereldwijd te verwijderen, niet door het aangevoerde Unierecht geregeld.

Eva Glawischnig-Piesczek, die lid was van de Nationalrat (federaal parlement van Oostenrijk), fractievoorzitter van die Grünen („de Groenen”) in het parlement en federaal woordvoerder van die partij, heeft de Oostenrijkse rechters gevraagd om Facebook bij beschikking in kort geding te gelasten een einde te maken aan de publicatie van smadelijke commentaar. Een gebruiker van Facebook had op zijn persoonlijke pagina namelijk een artikel gedeeld uit het Oostenrijkse onlinemagazine oe24.at, getiteld „De Groenen: vóór het behoud van een minimuminkomen voor vluchtelingen”. Door die posting verscheen op Facebook een „thumbnail” van de website oe24.at, met de titel en een korte samenvatting van het artikel, alsook met een foto van Glawischnig-Piesczek. Die gebruiker had dat artikel bovendien voorzien van een voor deze laatste vernederende commentaar. Alle Facebookgebruikers hadden toegang tot die inhoud.

Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18490, IEFbe 2889; ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel tegen Calvin Klein) Merkenrecht. Auteursrecht. Vernietiging inschrijving. Inbreuk. Diesel is een onderneming die zich bezig houdt met casual kleding, waaronder jeans. In hun collecties zit standaard het 5-pocketmodel. Bij dit model wordt op de zogenoemde ‘coin pocket’ een label met woord-/beeldmerk van Diesel aangebracht (hierna: het positiemerk). Calvin Klein is eveneens een modeconcern dat jeans voorziet van een label op de coin pocket. Diesel stelt dat dit een inbreuk is op haar merk- en auteursrechten. In reconventie vordert Calvin Klein nietigverklaring van het positiemerk. Deze vordering slaagt nu het positiemerk van huis uit het vereiste onderscheidend vermogen mist, en ook inburgering niet overtuigend bewezen kan worden. Voor zover de plaatsing van het merk als een 'werk' in de zin van de auteurswet moet worden aangemerkt, zijn er te veel verschillen om te kunnen spreken van overeenstemmende totaalindrukken. De vorderingen van Diesel worden dus afgewezen. Het positiemerk wordt nietig verklaard, en Diesel wordt veroordeeld in de proceskosten.

EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484, IEFbe 2888; (Van Haren tegen Louboutin) In navolging van de rechtbank Den Haag [IEF 18217] heeft het EUIPO de door Van Haren ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk voor de rode zool afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat:
(i)  de nieuwe nietigheidsgrond bepaald in artikel 7(1)(e)(iii) van de Uniemerkenverordening niet van toepassing is op merken gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe nietigheidsgrond;
(ii) de rode zool hoe dan ook niet onder deze nieuwe nietigheidsgrond valt, nu de rode zool geen wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Zie ook: IEF 17759; IEF 17487; IEF 17209; IEF 16890; IEF 15786; IEF 15746; IEF 14828; IEF 13716; IEF 12902 en IEF 12573.