Merkinbreuk door gebruik tekens zonder toestemming

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 26 september 2019, IEFbe 2976; (Traxxas tegen JSP) Traxxas is een Amerikaanse producent die radiogeleide of telegeleide voertuigen en accessoires, zoals elektrische connectoren, aanbiedt. JSP houdt zich bezig met de verdeling van radiografisch gestuurd modelspeelgoed in Europa. Zij verdeelt verschillende merkproducten in de sector van telegeleide modelbouw in de Benelux en daarbuiten. JSP verdeelde verschillende producten die zij aan had gekocht bij Traxxas in het kader van een mondelinge, niet-exclusieve distributieovereenkomst van onbepaalde duur. Er is een geschil ontstaan over de beëindiging van die distributierelatie door Traxxas en de intellectuele eigendomsrechten van partijen. Traxxas is houdster van verschillende internationale merken, waaronder het woord- en beeldmerk TRX4, en van een octrooi voor een 'Elektrisch verbindingssamenstel'. Traxxas verwijt JSP o.a. merkinbreuk te plegen door zonder haar toestemming originele Traxxas connectoren te verhandelen met het opschrift 'TRX'. Wat de merkinbreuk betreft is niet bewezen geacht dat Traxxas afstand zou hebben gedaan om zich tegen het gebruik van haar merken door JSP te verzetten. Wat de modellen betreft, is onvoldoende gebleken of de connectoren bij normaal gebruik zichtbaar blijven wanneer zij verwerkt zijn in een modelauto en of er andere zichtbare kenmerken zijn die aan de voorwaarden inzake nieuwheid en een eigen karakter voldoen. Omdat de merkinbreuk een onrechtmatig voordeel voor JSP kan opleveren, is tevens sprake van misleidende handelspraktijken.

25. […] De connectoren die JSP verdeelt, zijn onder meer bestemd om te dienen als onderdeel van een modelauto. Dergelijk onderdeel is identiek aan de waren waarvoor Traxxas over een merkinschrijving beschikt. 

[…]

29. De beweerde toestemming voor het aangevochten gebruik dient louter in het licht van artikel 9.2 GMVo beoordeeld te worden. Artikel 9.2 UMVo voorziet dat de merkhouder (i.e. Traxxas) zich enkel kan verzetten indien de derde (i.e. JSP) niet zijn toestemming heeft verkregen voor het aangevochten gebruik van dat teken. Het aangevochten gebruik is het gebruik van het teken “TRX“ in combinatie met het teken “GFORCE“, met andere dan de productcodes, met betrekking tot authentieke Traxxas connectoren. […] De omstandigheden (i) en (ii) dateren uit een periode dat er nog geen sprake was van enig “GFORCE“ teken. Traxxas kan destijds onmogelijk impliciet ingestemd hebben met het gebruik van een - op dat ogenblik - onbestaand teken. Omstandigheid (iii) is feitelijk onjuist aangezien uit het beslag inzake namaak gebleken is dat de kwestieuze verkoop pas echt een aanvang nam begin 2017. In 2014-2016 vonden blijkbaar geen verkopen plaats, zodat er in die periode ook niet te protesteren viel. Nadat Traxxas in de periode 2017-18 kennis gekregen heeft van de praktijken van JSP, heeft zij in september 2018 de eerste gerechtelijke stappen ondernomen door te verzoeken beslag inzake namaak te gen leggen. Uit dat korte tijdsverloop kan geenszins een afstand afgeleid worden van het recht om zich te verzetten.
JSP, op wie de bewijslast rust voor het bestaan van de toestemming, bewijst de beweerde toestemming dus niet. 

30. Op basis van de voorgaande overwegingen besluit de rechtbank tot de gegrondheid van de vordering van Traxxas en stelt zij de merkinbreuk vast bij toepassing van artikel 9.2.b) UMVo. Traxxas heeft geen afstand gedaan van het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het teken “TXR“ voor connectoren op de wijze dat JSP dit gebruikt, met name door toevoeging van het teken “GFORCE“ en het gebruik van andere productcodes (beginnende met “GF“) dan de oorspronkelijke productcodes van de merkhouder. 

[…]

36. […] Bijgevolg stelt de rechtbank het bestaan vast van een verboden misleidende handelspraktijk in de zin van artikel VI.97,6° WER. Dergelijke misleidende handelspraktijk maakt ook een verboden marktpraktijk uit in de zin van artikel VI. 104 WER. Aangezien werd vastgesteld dat het onjuiste gebruik JSP een onrechtmatig voordeel kan opleveren, met name doordat consumenten geneigd kunnen zijn te opteren voor haar producten in plaats van die van de concurrentie, kunnen de beroepsbelangen van concurrent Traxxas geschaad worden.