Herverpakking en hermerking objectief noodzakelijk om effectieve toegang te verkrijgen
Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEFbe 843 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.
19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.
(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.
21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).
24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.
25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.
