Wat leidde tot het verbod op 'The Women Peloton'?

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Op 11 juli 2024 belichtte IE-Forum.be het geschil tussen Belgische wielercommunity The Women Peloton (TWP) en Peloton Interactive Inc. (PI), een Amerikaans bedrijf voor o.m. fitnesstoestellen. Inmiddels is bekend geworden welke overwegingen van het hof van beroep van Brussel aanleiding gaven tot het verbod van de naam “The Women Peloton”.

De argumenten
TWP vorderde de nietigverklaring van het merk “PELOTON” voor zover de geclaimde waren en diensten betrekking hadden op “buiten fietsen en wielrennen”. Zij baseerde zich hiervoor, ten eerste, op de artikelen 2.2bis.1.d Beneluxverdrag voor Intellectuele Eigendom (BVIE) en 7.1.d) Uniemerkenverordening (UMV). Deze sluiten de registratie als merk uit van “tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”. Volgens TWP is “peloton” een dergelijke gebruikelijke term. Als tweede nietigheidsgrond beriep TWP zich op de artikelen 2.2bis.1.b BVIE en 7.1.b) UMV. Deze sluiten de registratie als merk uit van tekens die geen
onderscheidend vermogen hebben, d.w.z. niet de herkomst van de waren of diensten kunnen aangeven. Dit is met name niet het geval voor beschrijvende tekens, d.w.z. tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten. Volgens TWP is “peloton” beschrijvend, alleszins niet onderscheidend voor de waren en diensten van PI “die verband houden met buiten fietsen of wielrennen.” PI vorderde de staking van het gebruik van “THE WOMEN PELOTON” omdat het een inbreuk zou uitmaken op haar merkrechten in de zin van de artikelen 9.2.b) UMV en 2.20.b BVIE. Deze laten de merkhouder toe om het gebruik van een overeenstemmend teken te verbieden indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren of diensten. TWP verweerde zich hiertegen door te stellen dat zij de term “peloton” enkel gebruikt ter aanduiding van haar doelpubliek (fietsers) en niet om zichzelf te onderscheiden, waardoor het gebruik vrij zou moeten zijn volgens de artikelen 2.23.1.b BVIE en 14.1.b) UMV.

De beoordeling
De appelrechter wijst de vorderingen tot nietigverklaring af. Ten eerste is “Peloton” geen gebruikelijke term in de zin van de artikelen 2.2bis.1.d BVIE en 7.1.d) UMV, aangezien het daarbij gaat om tekens die in het normale taalgebruik dienen ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. “Peloton” is weliswaar gebruikelijk voor het aanduiden van “een troep of groep (wiel)renners die in een wedstrijd bij elkaar rijden of lopen”, maar niet voor de waren of diensten die PI aanbiedt (“peloton” wordt bijvoorbeeld niet gebruikt om naar een hometrainer te verwijzen).

Ten tweede is “Peloton” niet beschrijvend in de zin van de artikelen 2.2bis.1.b BVIE en 7.1.b), aangezien het geen onmiddellijke aanduiding is van een kenmerk van de waren of diensten van PI. Dit was bijvoorbeeld wel het geval inzake een eerdere (ongerelateerde) weigering van een merk “peloton”, waarbij de termen “peloton” en “wielerwedstrijden” in de beschrijving van de geclaimde diensten waren opgenomen. In het geval van PI is er slechts sprake van suggestie of zinspeling op bepaalde
kenmerken, wat onvoldoende is voor de toepassing van de weigeringsgrond. De appelrechter besloot wél tot verwarringsgevaar tussen “THE WOMEN PELOTON” en “PELOTON”, waardoor TWP inbreuk maakte op de merkrechten van PI. Dit gelet op (i) de gemiddelde fonetische en visuele, en hoge begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, (ii) de overeenstemming van de waren en diensten van TWP met die van PI (o.m. fitnessaccessoires, sportkleding, online fitnesslessen en podcasts en publicaties i.v.m. beweging), (iii) het feit dat deze worden aangeboden via dezelfde distributiekanalen (online, al dan niet door streaming), (iv) het overlappend doelpubliek (vrouwen geïnteresseerd in sporten met aandacht voor lichaam en geest), en (iii) het normaal inherent onderscheidend vermogen van het merk “PELOTON” voor de betrokken waren en diensten (oftewel afwezigheid van beschrijvend karakter). Door deze zaken zou het publiek “The Women” in het teken van TWP kunnen beschouwen als een variatie op het merk van PI, en dus als afkomstig van deze onderneming. De rechter volgt TWP niet in haar verweer stellende dat zij het teken enkel beschrijvend gebruikt: net zoals dit geldt voor PI, heeft "peloton" ook voor TWP onderscheidend vermogen en vervult het geen louter beschrijvende functie.

Slotopmerking
Deze uitspraak toont dat een gangbare term in een bepaalde sector, zoals "peloton" in de wielersport, niet automatisch betekent dat deze term niet onderscheidend kan zijn voor waren of diensten die verband houden met die sector. Interessant is dat de eerste rechter niet aan de beoordeling toekwam of “PELOTON” wel voldoende onderscheidend was om als merk te dienen, waarna dit in de ogen van TWP klaarblijkelijk de sterke “stok achter de deur” bleef. Het kan dan ook inderdaad wrang aanvoelen dat een term die een dergelijk logisch verband legt met wielrennen, in die context niet in alle omstandigheden vrij kan worden gebruikt. Met het verbod volgt het hof echter louter de doelstelling van de wet om (enkel) echt gangbaar taalgebruik buiten het bereik van de merkbescherming te plaatsen.