Verwarringsgevaar woordmerk DIDI en teken GiGi

Benelux Gerechtshof 4 december 2019, IEF 18902, IEFbe 3010; C 2018/11/9 (BXT tegen GiGi) Op 9 september 2016 heeft BXT een Benelux-depot verricht van het woordmerk DIDI voor waren en diensten in klassen 9, 12,35,36,37,39,42 en 45. Op 15 november 2016 heeft GiGi oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het Benelux woordmerk, Uniewoordmerk GIGI en Benelux gecombineerde woord-/beeldmerk GIGI voor waren in klasse 12: opvouwbare elektrische scooters. De oppositie is terecht gedeeltelijk toegewezen; het verzoek tot vernietiging van de beslissing wordt afgewezen. Tussen het merk en het teken is sprake van een zekere tot aanmerkelijke mate van  overeenstemming. Voor zover het teken is gedeponeerd voor identieke en soortgelijke waren als waarvoor het oudere merk is ingeschreven - in aanmerking genomen dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven - is sprake van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar.

14. Er dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen oudere merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dat merk is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek. In casu heeft GiGi niet, althans onvoldoende onderbouwd gesteld dat het onderscheidend vermogen van haar oudere merk door gebruik is toegenomen.

19. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat tussen het merk en het teken sprake is van een zekere tot aanmerkelijke mate van overeenstemming. Dit betekent dat moet worden onderzocht of er sprake is van (soort)gelijkheid van waren en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

26. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof er sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren waarvoor het teken is gedeponeerd.

28. In het onderhavige geval is de overeenstemming tussen het teken en het oudere merk gelegen is de repeterende tweeletterige lettergrepen steeds met de "I" a1s tweede letter, die het totaalbeeld van het teken en het merk bepalen. Dat in merk en teken de medeklinker verschilt kan - in aanmerking genomen de visuele overeenstemming tussen de G en de D, alsmede de auditieve overeenstemming tussen beide letters, namelijk in beide gevallen een plofklank, indien uitgesproken beginnend met, respectievelijk bestaand uit de D-klank - naar het oordeel van het hof niet afdoen aan de overeenstemmende algemene indruk van het merk en teken. Dat zowel merk als teken de connotatie hebben met een voornaam draagt verder aan de overeenstemmende totaalindruk bij. Het merk is niet beschrijvend voor de betrokken waren, zodat van een normaal onderscheidend vermogen is uit te gaan. Voor zover het teken is gedeponeerd voor identieke en soortgelijke waren als waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is naar het oordeel van het hof, mede in aanmerking nemend dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven, sprake van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Dat geldt temeer omdat het bij het in aanmerking komend publiek bekend is dat het niet ongebruikelijk is dat verschillende voertuigen (auto's, motoren, (al dan niet elektrische) bromfietsen / scooters en/of fietsen) onder hetzelfde merk worden aangeboden.