Uitdrukkelijke toestemming moet expliciet blijken: geen ruimte voor impliciete instemming onder artikel 60, lid 3, UMVo

Gerecht EU 22 oktober 2025, IEF 23366; IEFbe 4141; ECLI:EU:T:2025:972 (Danger Group Co. Ltd tegen EUIPO en Carlos Heredia Casanella). In deze zaak stond vast dat het bestreden EU-beeldmerk Danger identiek was aan een ouder Spaans beeldmerk van de interveniënt en bovendien was ingeschreven voor dezelfde waren in de klassen 25 en 28. De nietigheidsafdeling en vervolgens de Kamer van Beroep van het EUIPO hadden het merk daarom nietig verklaard op grond van artikel 60, lid 1, onder a, UMVo, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder a, UMVo. Voor het Gerecht bestreed Danger Group die dubbele identiteit van teken en waren niet. Het geschil beperkte zich daarom tot de vraag of de uitzondering van artikel 60, lid 3, UMVo toepassing kon vinden, dat wil zeggen of de houder van het oudere Spaanse merk uitdrukkelijk had ingestemd met de registratie van het latere Uniemerk. Danger Group voerde aan dat die toestemming kon worden afgeleid uit de rol van de interveniënt bij de aanvraag van het merk en uit de omstandigheden rond de registratie en overdracht ervan.

In deze zaak stond vast dat het bestreden EU-beeldmerk Danger identiek was aan een ouder Spaans beeldmerk van de interveniënt en bovendien was ingeschreven voor dezelfde waren in de klassen 25 en 28. De nietigheidsafdeling en vervolgens de Kamer van Beroep van het EUIPO hadden het merk daarom nietig verklaard op grond van artikel 60, lid 1, onder a, UMVo, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder a, UMVo. Voor het Gerecht bestreed Danger Group die dubbele identiteit van teken en waren niet. Het geschil beperkte zich daarom tot de vraag of de uitzondering van artikel 60, lid 3, UMVo toepassing kon vinden, dat wil zeggen of de houder van het oudere Spaanse merk uitdrukkelijk had ingestemd met de registratie van het latere Uniemerk. Danger Group voerde aan dat die toestemming kon worden afgeleid uit de rol van de interveniënt bij de aanvraag van het merk en uit de omstandigheden rond de registratie en overdracht ervan.

17       Zoals uitgelegd in paragraaf 9 hierboven, is de grond voor nietigheid die door de Raad van Beroep is gehandhaafd, die bedoeld in artikel 60(1)(a) van Verordening 2017/1001 en is gebaseerd op de dubbele identiteit, in de zin van artikel 8(1)(a) van die Verordening, van de conflicterende tekens en de goederen waarop het betwiste merk en het eerdere merk van de tussenkomende partij vallen. De appellant betwist de gegrondheid van deze beoordeling niet, maar betoogt dat de Raad van Beroep ten onrechte heeft nagelaten te oordelen dat aan de voorwaarden van artikel 60(3) van Verordening 2017/1001 is voldaan.

18       Volgens artikel 60(3) van Verordening 2017/1001 kan een handelsmerk van de Europese Unie niet ongeldig worden verklaard indien de houder van een recht als bedoeld in lid 1 of 2 uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor de registratie van dat handelsmerk vóór de indiening van het verzoek tot nietigverklaring of het tegenverzoek.

19       Uit de formulering van artikel 60(3) van Verordening 2017/1001 volgt dat de toestemming van de houder van het oudere merk voor de registratie van het betwiste merk uitdrukkelijk moet zijn [zie in die zin de arresten van 3 juni 2015, Pensa Pharma tegen OHIM – Ferring en Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA en pensa), T-544/12 en T-546/12, niet gepubliceerd, EU:T:2015:355, punt 37, en van 13 juli 2017, AIA tegen EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.), T-389/16, EU:T:2017:492, punt 45]. Bijgevolg kan de vereiste toestemming niet uitsluitend worden afgeleid uit het gedrag van de houder van het oudere merk.

20       In deze omstandigheden kan uit het feit dat de tussenkomende partij mogelijk betrokken is geweest bij de aanvraag tot registratie van het betwiste merk ingediend door Danger Equipment niet worden afgeleid dat hij als houder van het eerdere merk "uitdrukkelijk heeft ingestemd" met de registratie van het betwiste merk in de zin van artikel 60(3) van Verordening 2017/1001.

21       Bovendien moet worden opgemerkt dat de aanvrager geen bewijs heeft geleverd waaruit blijkt dat de tussenkomende partij uitdrukkelijk heeft ingestemd met de registratie van het betwiste merk. In dit verband zijn de enige documenten die in de procedure bij het EUIPO zijn opgenomen, de aanvraag tot overdracht van het merk die gezamenlijk door de overdrager en de overnemer bij het EUIPO is ingediend, en de volmacht die de aanvrager aan zijn vertegenwoordiger voor de overdrachtsprocedure heeft gegeven. Deze documenten vermelden echter de tussenkomende partij niet en, a fortiori, geven ze geen blijk van haar uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van het betwiste merk.

22       Het is daarom volkomen terecht dat de Raad van Beroep in de punten 28 tot en met 45 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat artikel 60(3) van Verordening 2017/1001 niet van toepassing is.

23       Deze conclusie wordt niet ongeldig gemaakt door het beroep van de verzoeker op de regel “nemo potest venire contra factum proprium”, ook bekend als “venire contra factum proprium non valet”, op grond waarvan niemand kan betwisten wat hij eerder heeft erkend, een regel die, zoals erkend, door de jurisprudentie van het Hof is aanvaard (zie in die zin het arrest van 13 februari 2014, Marszałkowski tegen OHIM, C-177/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:183, punten 73 en 74 en de daarin aangehaalde jurisprudentie). Aangezien het in aanmerking nemen van een eventuele erkenning van een merkregistratie door de houder van een ouder recht juist het doel is van artikel 60, lid 3, van Verordening 2017/1001, moet, bij gebrek aan een dergelijke bepaling, het bestaan ​​van een dergelijke erkenning worden onderzocht in het licht van de daarin genoemde voorwaarden.

24       Het is daarom gepast om het enige verweer van de verzoeker en bijgevolg het huidige beroep af te wijzen, zonder dat het nodig is om te oordelen over de ontvankelijkheid van de tweede reeks vorderingen van de verzoeker.