Rode zool Louboutin is geen zuiver kleur-, maar een beeldmerk

Hof van Beroep Brussel 18 november 2014, IEFbe 1058 (Louboutin tegen Van Dalen)
Uitspraak aangebracht door Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. en Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. 2.20 lid 1 onder a BVIE. Hoger beroep richt zich tegen IEFbe 738 waarin het rode zoolmerk van Louboutin nietig is verklaard. Het Hof verklaart de eerdere vordering tot nietigverklaring van het merk ongegrond en stelt vast dat Van Dalen inbreuk maakt door het aanbieden van damesschoenen met hoge hakken die voorzien van een (quasi) identiek teken. Zij beveelt de staking op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per schoen. Proceskosten: 402,60 + 11.000 (RPV procedure eerste rechter) + 210 (beroepsverzoekschrift) + 11.000 (RVP beroepsprocedure).

p. 28 Het betreft evenmin een zuiver kleurmerk.
In casu ontleent het als merk ingeschreven teken zijn onderscheidend vermogen (cfr. tevens infra) aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld, zodat het als een beeldmerk dient te worden aangemerkt.
De rode kleur Pantone 18-1663TP is een element van het beeldmerk.

Het is niet omdat een beeldmerk op een vorm wordt aangebracht - in casu de zool van een schoen (zoals afgebeeld in de merkinschrijving) - dat het een vormmerk wordt.

p. 29 Louboutin stelt terecht dat er door de merkinschrijving geen bescherming voor een zool wordt opgeëist. De zool zelf waarop de kleur Rood Pantone 18-1663TP wordt aangebracht, is niet het voorwerp van het Beneluxmerk. Hetzelfde geldt voor de schoen zoals afgebeeld in de merkinschrijving. De merkinschrijving stelt uitdrukkelijk "le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque (...)" (voor vertaling zie feitenrelaas).

Alleen al om die reden kan Van Dalen geen nuttig middel putten uit artikel 2.28, lid 1. onder a) juncto artikel 2.1 lid 2 lid 2 BVIE om de nietigverklaring te vorderen van het Beneluxmerk van Louboutin.

26. Hoe dan ook, staat in casu voldoende vast dat het Beneluxmerk van Louboutin minstens na inschrijving, is ingeburgerd en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.
(...)
Dat andere ontwerpers van schoenen met hoge hakken (...) ook een rode kleur hebben aangebracht op de zool van bepaalde schoenen en daarmee een rode zool hebben gebruikt om, veelal incidenteel, een decoratief of bepaald visueel effect te bereiken, doet niets af aan het voortdurend gebruik door Louboutin van het teken dat als Beneluxmerk werd ingeschreven, als merk, op een consequente en zelfde wijze voor schoenen met hoge hakken.