Product wijzigen en doorverkopen is inbreuk op merkrecht

NL Ondernemingsrechtbank Brussel, 15 november 2018, IEFbe 2818; A/18/00618 (Roset tegen Fitesso). Merkenrecht. Roset is een onderneming die design meubelen op de markt brengt. Zij is in deze hoedanigheid houder van verschillende merkinschrijvingen. Roset heeft ook de zogenaamde TOGO zetel op de markt gebracht. Zij heeft voor deze zetel ook een vormmerk in laten schrijven. Fitesso is een onderneming die onder andere meubelen (waaronder de TOGO zetel) aankoopt, deze herstoffeert en vervolgens weer verkoopt. Roset vordert dat Fitesso de genoemde activiteit staakt. De rechtbank oordeelt dat wanneer sprake is van het aanbieden van producten in gewijzigde staat onder de merknaam dit voldoende is om een gegronde reden tot verzet tegen verdere verhandeling aan te nemen. Roset heeft dus het recht om zich te verzetten tegen de handelswijze van Fitesso. Ook is er geen sprake van toestemming zoals Fitesso claimt, nu er nooit uitdrukkelijk afstand is gedaan van bepaalde rechten. Een dergelijke afstand kan niet worden afgeleid of stilzwijgend worden aangenomen. De rechter oordeelt dus dat er sprake is van een merkinbreuk, en beveelt Fitesso deze inbreuk te staken op straffe van dwangsommen, en veroordeelt Fitesso in de proceskosten.

23. Artikel 15, lid 1, UMVo bepaalt dat de rechten van de merkhouder zijn uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. In lid 2 van deze bepaling wordt evenwel een uitzondering voorzien ‘’Wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’’. Dezelfde uitzondering wordt voorzien in artikel 2.23, 3, BVIE.

24. Voor het bestaan van en gegronde reden is het op zichzelf voldoende dat er een wijziging in de toestand van de waar optreedt, zonder dat de aanvullende eis gesteld wordt dat daardoor de goede naam van het merk, van het gemerkte product of van de merkhouder wordt geschaad (BenGH, 6 november 1992, IER 1993, AP/Valeo). Dit houdt verband met het feit dat wanneer de toestand van waren gewijzigd is, de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk wordt geschaad. De integriteit van de band tussen het merk en het product wordt dan aangetast omdat de merkhouder het product niet zo onder het  merk op de markt heeft willen brengen (T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief Kluwer, 2009, 348).

34. De toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de merkhouder, moet worden uitgedrukt ‘’op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht’’. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit ‘’een uitdrukkelijke formulering van de toestemming’’ (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, Zino Davidoff, punten 45 en 46). Volgens het Hof van Justitie van de EU kan er enkel sprake zijn van uitputting indien deze ‘’voor elk exemplaar’’ waarvoor de uitputting wordt aangevoerd afzonderlijk bewezen wordt (HvJEU, 1 juli 1999, C-173/98, EU:C:1999:347, Sebago, punt 22). De handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, moet het bewijs daarvan leveren en het is niet aan de merkhouder om het ontbreken van toestemming te bewijzen (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, Zino Davidoff, punt 54). De toestemming moet zeker zijn en vast staan en kan niet worden vermoed. Zij kan in ieder geval niet uit het stilzwijgen van de merkhouder worden afgeleid en evenmin uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich verzet tegen de verdere verhandeling (HvJEU, 20 november 2001, C-414/99 tot C-416/99, EU:C:2001:617, Zino Davidoff punten 55 en 56 en beschikkend gedeelte).

35. Fitesso laat in casu na om een uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder daartoe voor te leggen, a fortiori voor elke afzonderlijke zetel. Zij draagt daarvan nochtans de bewijslast, zoals bevestigd door de hierboven geciteerde vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. Dit volstaat om het argument van Fitesso af te wijzen.