Prejudiciële vragen: is artistieke vrijheid een geldige reden?

Benelux Gerechtshof 14 oktober 2019, IEF 18795, IEFbe 2983; A 2018/1/8 (Hennessy tegen Cedric Art) Hennessy houdt zich wereldwijd bezig met het produceren en verhandelen van champagnewijnen, waaronder de Dom Pérignon. De fles kenmerkt zich door een lange hals met een schildvormig etiket met daarop de naam Dom Pérignon. Voor deze vormgeving deed Hennessy destijds een beroep op kunstenaar Andy Warhol. Hennessy is houdster van de merkrechten betreffende deze vormgeving. Cédric Peers is kunstenaar en verkent in zijn werken de grenzen tussen marketing en kunst. In zijn schilderijen zijn de Don Pérignon-merken duidelijk identificeerbaar of er is sprake van speelse variaties op deze merken, waarbij de werken een ironiserende en soms ook erotische inslag hebben.

Cedric Art biedt tevens textielproducten, die volgens Hennessy de Don Pérignon-merken vertonen, te koop aan. Hennessy is van mening dat de werken inbreuk maken op haar merkenrecht. Het Benelux-Gerechtshof heeft uitspraak gedaan over de vraag of de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, een 'geldige reden' uitmaken, alsmede de vraag welke criteria in aanmerking moeten worden genomen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk van die criteria moet worden gehecht. De artistieke vrijheid vormt wel degelijk een geldige reden voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Vereist is in een dergelijk geval wel dat de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet gericht is op het toebrengen van schade aan het merk of de merkhouder.
Zie ook de column van Dirk Visser op Mr-online [IEF 18778].

Prejudiciële antwoorden:

6. [..]
In zijn arrest C-65/12 van 6 februari 201,4 (Leidseplein Beheer t/ Red Bul/) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat: "het begrip geldige reden nietaolleen objectief dwingende redenen kon omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dot gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk" (r.o. 45)
en dat:
"het begrip geldige reden er dus niet toe [strekt] een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context von artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 [thans vervangen door artikel L0, lid 2, c), van richtlijn 20L5/24361 en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde een geldige reden inroept voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder von het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren" (r.o. 46).

7. Het begrip "geldige reden" strekt er aldus toe een evenwicht te vinden tussen de rechten van de merkhouder en de belangen van een derde-gebruiker van het teken.

[...]

9. De artistieke vrijheid als aspect van het recht op vrije meningsuiting van de kunstenaar, dat wordt beschermd door artikel 10, lid 1, EVRM, kan aldus een dergelijke 'geldige reden' uitmaken. Dit is het geval wanneer sprake is van een kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces. De artistieke vrijheid als 'geldige reden' is evenwel onderworpen aan de beperkingen vervat in artikel 10 lid2, EVRM, die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, in dit geval de merkhouder. De kunstuiting mag niet erop zijn gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen. De rechter dient deze afweging te maken rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. 

10. De vraag van uitleg die de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel heeft gesteld, dient derhalve in die zin te worden beantwoord dat de artistieke vrijheid een geldige reden vormt in de zin van artikel 2.20 lid 2, d), BVIE voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen.
Gelet op dit antwoord behoeven het tweede en derde onderdeel van de vraag geen afzonderlijke beantwoording.

Prejudiciële vragen:

"Kon de vrijheid von meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 71 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een 'geldige reden' uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake de lntellectuele Eigendom? 

In voorkomend geval, welke zijn de criteria die de nationale rechter in aanmerking moet nemen ter beoordeling van het evenwicht tussen die grondrechten, en het belang dat aan elk von die criteria moet worden gehecht? 

In het bijzonder, kan de nationale rechter rekening houden met onderstaande criteria, en/of andere aanvullende criteria: 

• de mate waarin de uiting een commercieel karakter of doel heeft;
• de mote waarin de uiting een algemeen belang heeft, maatschappelijk relevant is of een debat aangaat;
• de verhouding tussen voorgaande criteria; 
• de mate van bekendheid von het ingeroepen merk;
• de omvang van het inbreukmakende gebruik, zijn intensiteit en systematiek en de mote von verspreiding, naar territorium, tijd en volume, tevens in aanmerking genomen de mate waarin zulks in verhouding staat tot de boodschap die de uiting beoogt;
• de mote waarin de uiting, en omstandigheden die die uiting begeleiden, zoals de naam van de uiting en haar promotie, afbreuk doen aan de reputatie, het onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken (de'reclamefunctie' ) ;
• de mote woorin de uiting een eigen originele inbreng vertoont en de mate woorin gepoogd is verwarring of associatie te voorkomen met de ingeroepen merken, of de indruk dot er een commercieel of ander verband bestoat tussen de uiting en de merkhouder (de 'herkomstfunctie'), mede in oanmerking genomen de wijze waarop de merkhouder in reclame en communicatie een bepoold imago en reputatie heeft opgebouwd."