Ook merkenrechtelijk geen aanprijzing voor Volkswagen
Bijdrage ingezonden door Joop Elzas en Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.
Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.
Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.
De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.
Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.
General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.
Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.
Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.
Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.
De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.
Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.
