Niet voldaan aan BMS-voorwaarden bij herpakken geneesmiddel

Hof van beroep Brussel 14 mei 2019, IEFbe 3515; rolnr. 2017/AR/970 (PI Pharma tegen MSD) MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en heeft het geneesmiddel Montelukast ontwikkeld. Ze is daarbij merkhouder van het EU en Benelux woordmerk Singulair. PI Pharma is een onderneming actief in de parallelinvoer van geneesmiddelen en wenste vanuit Polen het geneesmiddel van MSD te herpakken. MSD is van mening dat het herpakken van het geneesmiddel inbreuk maakt op haar merkenrechten en kreeg in eerste aanleg gelijk. Het hof beoordeelt het herpakken van het geneesmiddel aan de hand van de BMS-voorwaarden. Het hof gaat mee in het hoger beroep door PI Pharma wat betreft de eerste en vierde BMS-voorwaarde. Wat betreft de derde voorwaarde, omtrent de duidelijke vermelding wie het product heeft omgepakt, oordeelt het hof dat de verpakkingen van PI Pharma hier niet aan voldoen. Een inbreukvordering van MSD op grond van haar auteursrechten verklaart het hof tot slot ongegrond.

14.
(...)
De gelaakte verpakkingen vermelden echter alleen een invoerder ("ingevoerd door"). Pl Pharma heeft zich als vergunninghoudende entiteit enkel vermeld als invoerder. Hierdoor kan de consument of de eindgebruiker in de waan worden gebracht dat MSD als merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking (de nieuwe verpakking of de heretikettering). Het begrip Invoerder legt geen enkel verband met het begrip ompakking of ompakker. De consument of de eindgebruiker zou de indruk kunnen hebben dat Pi Pharma niet meer heeft gedaan dan het product invoeren in België en dat voor alle andere aspecten de merkhouder verantwoordelijk is.

De kwestieuze verpakkingen van Pi Pharma voldoen bijgevolg niet aan de derde BMS voorwaarde.
(...)
16.
(...)
Het woordmerk Singulair wordt door MSD zelf in alle andere landen, uitgezonderd België, nog steeds afgebeeld in de twee kleuren blauw (donkerblauw voor Singul en lichtblauw voor Air). Uit de voorgelegde correspondentie tussen MSD en het FAGG volgt overduidelijk dat MSD het oneens is met het standpunt van het FAGG. MSD heeft ook in België jarenlang het merk in twee kleurtinten blauw gebruikt en wenste dit gebruik voort te zetten ware het niet dat het FAGG dit op een bepaald ogenblik verbood. Daarmee geeft MSD zelf aan dat het gebruik van het merk in twee kleurtinten blauw de meest adequate manier is om het geneesmiddel aan het publiek te presenteren zodat dit kleurgebruik geenszins de reputatie van het merk of de merkhouder kan schaden.
(...)
20. 
(...)
In onderhavig geschil is het bovendien treffend dat MSD in het kader van haar merkenrechten Pl Pharma verwijt de MSD verpakking niet voldoende te Imiteren, terwijl zij in het kader van haar auteursrechten Pl Pharma verwijt de MSD verpakking te veel te Imiteren en bovendien vereist dat een volledig neutrale verpakking in zwart lettertype wordt gebruikt. Aangezien MSD zeer goed beseft dat zij dit laatste niet kan bereiken op basis van haar merkenrecht gelet op de voorwaarden die door het Hof van Justitie zijn uitgewerkt om een evenwicht te bewerkstelligen tussen het vrij verkeer (parallelinvoer) en het merkenrecht, probeert ze dit vooralsnog op basis van haar auteursrecht. Het aldus beoogde evenwicht zou volledig worden ondergraven (P. Blomme. "Kan het auteursrecht merkenrechtelijk rechtmatige parallelhandel beletten, R.A.B.G., 2014/18, p. 1263-1269).