Nederlandse HR na HvJ EU: afvullen van blikjes die door derde zijn voorzien van merk geldt niet als gebruik

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/opvolger van Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Zie eerder HvJ EU [IEF 10674]. Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Begrip dienstverlener en derde.
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Frisdranken Industrie Winters aangeleverd. Frisdranken Industrie Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.”

Deze feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van Frisdranken Industrie Winters en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van Frisdranken Industrie Winters leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel, het bestreden arrest kan niet in stand blijven, de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de vorderingen van Red Bull af te wijzen en haar in de kosten te veroordelen.

2.3. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

2.4.1. Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure.

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008;
vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006;
wijst de vorderingen van Red Bull af;
veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot:
- in eerste aanleg op € 1.600,--;
- in hoger beroep op € 2.088,--;
- in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.