MOSTOSTAL: intragroepgebruik en handelsnaamgebruik geen normaal merkgebruik

Gerecht EU 11 maart 2026, IEF 23342; IEFbe 4128; ECLI:EU:T:2026:184 (Mostostal S.A. tegen Mostostal Siedlce sp. z o.o. en EUIPO). Mostostal S.A. is houder van het Uniewoordmerk MOSTOSTAL, dat een lange geschiedenis heeft als naoorlogs Pools collectief teken voor staal‑ en bruggenbouw en later als nationale Poolse merken binnen de Mostostal‑groep werd gebruikt en gelicentieerd. In 2007 kwamen de Poolse merken via een veiling in dezelfde groep terecht, waarna Mostostal in 2010–2011 het EU‑merk liet inschrijven voor een zeer breed pakket bouwgerelateerde goederen (klassen 6, 11, 19) en diensten (o.a. transport, management, development en holding‑activiteiten in klassen 35 en 39). Mostostal Siedlce vroeg in 2017 vervallenverklaring wegens niet‑gebruik; de Cancellation Division verklaarde het merk vervallen voor alle aangevallen waren en diensten, en in beroep beperkte Mostostal zijn verweer feitelijk tot een beroep op gebruik voor een deel van de diensten in klasse 35 (business‑ en organisatiemanagement in de bouw; holding‑diensten) en op het bestaan van “proper reasons” voor niet‑gebruik. De kamer van beroep oordeelde dat het merk in de relevante periode niet naar buiten toe als merk voor die diensten was gebruikt: het bewijs bestond vooral uit historische stukken, intragroep‑facturen en -overeenkomsten, foto’s van bedrijfsnaamborden, handelsregisteruittreksels en een bekendheidsonderzoek, wat hooguit intern gebruik van een bedrijfsnaam binnen de groep aantoonde en geen daadwerkelijk marktgericht aanbod van diensten onder het teken MOSTOSTAL.

Het Gerecht bevestigt dat bij vervallenverklaring de bewijslast voor normaal gebruik volledig bij de merkhouder ligt en dat gebruik publiek en naar buiten moet zijn, met daadwerkelijke en voldoende commerciële exploitatie in de Unie in de relevante periode, beoordeeld via een globale toets van plaats, tijd, aard en omvang van gebruik. Bewijs vóór de periode is slechts relevant voor zover het iets zegt over gebruik in de periode; hier zijn de oude multilateral agreement, correspondentie en verlopen licenties vooral historisch en tonen zij geen gebruik van het Uniemerk na 2012. Voor klasse 35 beperkt het Hof de zaak tot de paar diensten waarvoor Mostostal zelf nog gebruik claimt, en bekrachtigt het dat de relevante facturen vrijwel uitsluitend zijn gericht aan groepsvennootschappen, bedragen zijn weggelakt en de omschrijvingen (“cost of management”) vaag blijven, zodat de aard en omvang van eventuele externe dienstverlening niet objectief zijn vast te stellen. Gebruik van MOSTOSTAL als ondernemingsnaam op briefpapier of facturen volstaat niet: in de concrete lay‑out wordt het teken slechts als bedrijfsnaam met adresgegevens opgevat, zonder duidelijke link met de gefactureerde diensten. Ook het beroep op “proper reasons” voor niet‑gebruik faalt: lopende opposities en conflicten, met mogelijke schadeclaims of concurrentierechtelijke risico’s, zijn normale marktrisico’s, liggen niet voldoende buiten de wil van de merkhouder en maken gebruik niet feitelijk onmogelijk of onredelijk; bovendien had Mostostal nog steeds zelf kunnen gebruiken. Omdat noch normaal extern gebruik noch deugdelijke redenen voor niet‑gebruik zijn bewezen, laat het Gerecht de vervallenverklaring door EUIPO volledig in stand en wordt Mostostal S.A. in de kosten veroordeeld.

118 “It is apparent from the documents before the Court, as the Board of Appeal correctly found in paragraph 78 of the contested decision, that the applicant, when acquiring and registering the contested mark, was aware of other entities’ possible claims to the mark MOSTOSTAL. In that regard, those circumstances cannot be considered to be sufficiently independent of the will of the applicant, within the meaning of the case-law cited in paragraph 101 above, since the emergence of such claims was a risk to which the contested mark was exposed in the course of trade, given its history and the various long-standing disputes.”

119 “Furthermore, as recalled in paragraph 113 above, the applicant claims that it runs the risk of being prohibited from pursuing some of its business activities or of having to pay damages to opponents if their opposition proceedings are successful. However, according to the case-law, an order to pay damages following opposition proceedings does not have a sufficiently direct link to that mark, for the purposes of the case-law cited in paragraph 117 above, to constitute a proper reason for non-use (see, by analogy, judgments of 17 March 2016, Naazneen Investments v OHIM, C‑252/15 P, not published, EU:C:2016:178, paragraph 98, and of 18 March 2015, SMART WATER, T‑250/13, not published, EU:T:2015:160, paragraph 72).”

120 “Furthermore, according to the case-law, it was for the applicant to conduct an adequate assessment of its chances of prevailing in the proceedings, and to draw the appropriate conclusions from that assessment as to whether to continue to use its mark (see, by analogy, judgment of 18 March 2015, SMART WATER, T‑250/13, not published, EU:T:2015:160, paragraph 73).”

121 “In those circumstances, it must be held that the applicant has not submitted sufficient evidence of the existence of proper reasons for non-use of the contested mark during the relevant period, within the meaning of the case-law referred to in paragraphs 101 to 105 above.”

122 “Consequently, in the light of all of the foregoing, it is necessary to uphold the Board of Appeal’s finding, arising from paragraph 79 of the contested decision, that the applicant has not proved genuine use of the contested mark in respect of any of the relevant services or provided proof of the existence of proper reasons for non-use of that mark.”