Merkinbreuk: Straf Wonen en Straf Verzekerd moeten een andere naam gebruiken voor makelaarsdiensten

Hof van beroep Antwerpen 12 juni 2024, IEFbe 3781 (Momad tegen Straf Wonen en Straf Verzekerd). Appellante in de zaak is MOMAD BV (hierna: Momad), de exploitant van een makelaarskantoor in Antwerpen. Voor haar makelaarsdiensten is Momad merkhoudster van het Benelux woordmerk ¨Straf¨. Geïntimeerden zijn STRAF WONEN COMM.V. en STRAF VERZEKERD BV (tezamen hierna: gedaagden): zij verlenen makelaarsdiensten in vastgoed enerzijds en verzekeringen en hypotheken anderzijds. Voor hun werkzaamheden gebruiken zij het teken ¨Straf¨. Momad stelt dat dit gebruik inbreuk maakt op haar rechten en vordert de staking daarvan bij de rechter. In eerste aanleg krijgt zij gelijk voor zover het gebruik van gedaagden ziet op de makelaarsdiensten in vastgoed; voor hun diensten in verzekeringen en hypotheken mogen gedaagden het teken blijven gebruiken. Hiertegen gaat Momad in beroep, met als verzoek om het gebruik alsnog volledig te verbieden. Gedaagden verzoeken het hof om het hoger beroep ongegrond te verklaren.

Het hof bevestigt ten eerste het oordeel dat gedaagden het teken niet mogen gebruiken bij makelaarsdiensten in vastgoed. Wat betreft de makelaarsdiensten in verzekeringen en hypotheken maakt het hof daarnaast een analyse van de wet: Momad kan ieder gebruik van een teken verbieden dat gelijk is of overeenstemt met haar merk en dat in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als waarvoor haar merk is ingeschreven. Het hof constateert dat het door gedaagden gebruikte teken gelijk is aan het merk van Momad. Verder brengen alle relevante factoren volgens het hof mee dat de aangeboden diensten van gedaagden ten aanzien van verzekeringen en hypotheken in zekere mate overeenstemmen met de diensten van Momad. Tot slot bepaalt het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar: het gebruik van het teken door gedaagden wekt de indruk dat gedaagden en Momad onder hetzelfde bedrijf werken, dan wel dat zij aan elkaar verbonden zijn. Het argument van gedaagden dat Momad in een andere regio actief is en verwarringsgevaar daarom is uitgesloten, is ¨merkenrechtelijk volstrekt irrelevant¨, aldus het hof. Hetzelfde geldt wat betreft de opmerking van gedaagden over hun goede trouw. Ook het feit dat een van de gedaagden inmiddels het merk ¨Straf Verzekerd¨ rechtsgeldig heeft gedeponeerd, verandert de situatie niet. Kortom, gedaagden mogen het teken in kwestie niet meer gebruiken voor makelaarsdiensten.

8. Het aangevochten teken is vooreerst gelijk aan of stemt minstens overeen met het ingeroepen merk.

Het teken dat geïntimeerden gebruiken, het teken “Straf”, is gelijk aan het ingeroepen merk. Het feit dat geïntimeerden het teken “Straf” vaak combineren met de woorden “Verzekerd” en “Advies” doet niets af aan deze gelijkheid. Er mag bij de vergelijking tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken immers geen rekening gehouden met elementen die geen onlosmakelijk geheel vormen met het aangevochten teken. In dit geval vormen de woorden “Verzekerd” en “Advies” geen onlosmakelijk geheel met het woord “Straf”. Uit het logo blijkt dat deze woorden in kleiner en minder vet lettertype worden gebruikt en ondergeschikt zijn aan het teken “Straf”. Bovendien zijn deze woorden ook louter beschrijvend.

Het aangevochten teken stemt minstens overeen met het ingeroepen merk, zelfs indien men het teken “Straf” vergelijkt met de tekens “Straf Verzekerd” of “Straf Advies”. De overeenstemming is hierbij zelfs groot vermits bij de vergelijking van twee tekens geen rekening moet gehouden worden met louter beschrijvende elementen, die de overeenstemming niet wegnemen. Bovendien is het woord “Straf” ook visueel veruit het dominante element.

10. Toegepast in casu is er sprake van een grote mate van soortgelijkheid tussen de diensten waarvoor geïntimeerden het teken “Straf” gebruiken, met name makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheken en de diensten waarvoor het merk van appellante is ingeschreven, met name makelaarsdiensten in vastgoed. De betrokken diensten hebben dezelfde aard, het zijn allemaal makelaarsdiensten, die er in essentie in bestaan te bemiddelen tussen potentiële kopers en verkopers. De betrokken diensten hebben deels ook hetzelfde doel, met name kopers en verkopers met elkaar in contact brengen om zo een transactie tot stand te brengen. De betrokken diensten richten zich tot hetzelfde publiek, dit is niet een gespecialiseerd publiek maar het grote publiek dat een woning wil aankopen. De betrokken makelaarsdiensten zijn ook complementair en worden vaak ook samen aangeboden. Een consument die een woning aankoopt moet vaak op hetzelfde tijdstip ook een schuldsaldoverzekering, brandverzekering en hypothecair krediet afsluiten.

De betrokken makelaarsdiensten worden ook vaak samen in dezelfde verkooppunten door dezelfde ondernemingen aangeboden, met name zakenkantoren die zowel makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen als hypothecaire leningen aanbieden. De consument is het ook gewoon dat de betrokken makelaarsdiensten vaak onder dezelfde merknaam worden aangeboden. Tenslotte blijkt op de Belgische markt ook een gevestigde handelspraktijk te zijn die erin bestaat dat makelaars in vastgoed hun werkterrein uitbreiden tot de naburige markt van de makelaardij in verzekeringen en hypotheken.

16. Dat tweede geïntimeerde na het vonnis van de eerste rechter het woord “Straf Verzekerd” inmiddels als Beneluxmerk heeft gedeponeerd, waartgen appellante oppositie heeft ingediend, is niet ter zake dienend.

Onterecht stellen geïntimeerden dat de uitkomst van de oppositieprocedure hoogst relevant is voor huidige procedure en menen zij dat de vordering van appellante om die reden ongegrond is, vermits er gevaar is voor tegenstrijdige beslissingen.

Het gegeven dat tweede geïntimeerde inmiddels een merkdepot heeft gedaan en appellante inmiddels een oppositieprocedure heeft ingediend, belet het Hof niet om ondertussen het gebruik van het teken “Straf Verzekerd” te verbieden. Een merkhouder kan immers een inbreukverbod bekomen tegen een inbreukmaker, ook al is de laatste titularis van een ingeschreven jonger merk. Er is niet vereist dat het jongere merk eerst nietig wordt verklaard Indien de houder van een ouder merk het gebruik door een derde van een teken dat zijn merk schade berokkent, pas zou kunnen laten verbieden wanneer het jongere merk waarvan de derde houder is, nietig is verklaard, zou de hem door artikel 2.20 lid 2 van het Benelux Verdrag geboden bescherming aanzienlijk worden verzwakt.