Merkinbreuk en verzet tegen verhandeling door het ontbreken van toestemming

Hof van Beroep Brussel 6 oktober 2015, IEFbe 1955; (Brand Diageo tegen Alcimex-Algrofin) Merken. Uitputting. Omkering bewijslast. In het bestreden vonnis heeft de eerste rechter in deze zaak dat, wat de herkomst van de goederen betreft, aan de merkhouder kan worden gevraagd dat hij eerst bewijst dat de goederen buiten de EER op de markt werden gebracht. De zaak wordt heropend, teneinde Diageo Brands toe gelaten wordt bewijs te leveren van de herkomst van de litigieuze goederen. Algorfin is handelaar in wijnen en sterke dranken. Diageo spreekt Algrofin aan, omdat zij heeft opgemerkt dat er flessen gin worden verkocht die nagemaakt zijn van Diageo. In deze zaak heeft Diageo aangevoerd dat het gaat om flessen die niet door haar of met haar toestemming in de EER handel werden gebracht. Diageo stelt dan ook terecht dat ten aanzien van Algrofin kan worden vastgesteld dat zij een merkinbreuk heeft gepleegd.

Merkinbreuk

27. Uit het verslag van de deskundige blijkt dat Algrofin op 22 september 2005 in totaal 1200 flessen gin van 1 liter met een alcholopercentage van 40% aankocht bij de Nederlandse onderneming Wysco BV (Farde III, stuk 5, p. 9 en bijlage 4.2.1 van Diageo). Op deze flessen waren de Beneluxmerken van Diageo met nrs. 58693 en 58699, evenals haar Gemeenschapsmerk met nr. 1875038 aangebracht (zie Farde III, stuk 5, bijlage 5.7 van Diageo). Dit wordt niet betwist. Er wordt evenmin betwist dat het flessen betreft die afkomstig zijn van Diageo zelf, te weten flessen die door haar geproduceerd en van Gordon’s-Merken voorzien werden. Het betrof met andere woorden ‘authentieke’ producten.

Diageo voert aan dat het ging om flessen die niet door haar of met haar toestemming in de EER in de werden gebracht. Ter gelegenheid van het beslag inzake namaak werd vastgesteld dat Algrofin 960 litigieuze flessen verkocht aan Alcimex en dat zij op 22 april 2008 nog 120 flessen te koop had aangeboden en verkocht aan een derde partij (zie Farde III, stuk 5, p. 25 en bijlage 4.4 van Diageo). Algrofin verklaarde op datum van het beslag inzake namaak nog 120 litigieuze flessen in voorraad te hebben in haar magazijn (zie Farde III, stuk 5, p. 10 en 25 en bijlage 4.1 van Diageo).

28. Diageo voert aan dat de handelingen van Algrofin van aankopen, aanbieden, verkopen en in voorraad hebben in de EER van authentieke producten, inbreukmakende handelingen van gebruik uitmaken in de zin van artikel 9.2. c) GMVO en artikel 2.20.2 c BVIE.

Uit de voorraadlijsten en de in- en uitgaande facturen van Algrofin die als bijlage gevoegd werden bij het verslag van de deskundige (Farde III, stuk 5, bijlage 4.1, 4.2 en 4.4 van Diageo) blijkt dat Algrofin inderdaad litigieuze flessen te koop heeft aangeboden, verkocht heeft en in voorraad had.

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1 a BVIE en 9.1.a) GMVO zijn in casu vervuld, te weten gebruik in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan eht merk, voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste drie voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Dat de vierde voorwaarde vervuld is, kan niet ernstig betwist worden. Het hof verwijst naar het hiervoor geciteerde arrest Top Logistics van het Hof van Justitie.

Alcimex blijft in gebreke om enig element voor te leggen waaruit de toestemming van Diageo blijkt om elk exemplaar van haar authentieke producten binnen de EER te verhandelen of in voorraad te houden. Diageo is gerechtigd zich te verzetten tegen de verhandeling van de litigieuze flessen in de EER, aangezien zij hiervoor geen toestemming heeft verleend.