Het patroon van de TIJGERNOOT is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen

Rechtbank Gelderland 27 maart 2019, IEF 18345; IEFbe 2856; ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (Frito-Lay tegen Intersnack) Merkenrecht. Inbreuk. Frito-Lay is houder van het woordmerk TIJGERNOOTJES. Intersnack brengt Girafnootjes op de markt. Intersnack stelt dat TIJGERNOOTJES is verworden tot soortnaam, maar heeft dit onvoldoende onderbouwd. De nootjes zelf zijn een samengesteld merk (merk 2) dat zowel kleur- als vormelementen kent, maar hoeft niet te voldoen aan zowel de vereisten voor zuivere kleurmerken, als de vereisten voor zuivere vormmerken. Dit geldt niet voor alle samengestelde merken van Frito-Lay, uit een zwart-wit foto, zonder beschrijving valt niet af te leiden wat beschermd dient te worden. Het patroon van de noot is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Daarnaast is er geen sprake van een technisch effect o.i.d. nu het merk enkel het patroon op de nootjes betreft. Er is onvoldoende overeenstemming tussen de het woordmerk TIJGERNOOTJES en Girafnootjes. Het uiterlijk van de nootjes stemt wel voldoende overeen om van inbreuk te spreken. Het gebruik van een afbeelding van de open noot is geen inbreuk nu dit een informatief doel dient. Geen slaafse nabootsing, wel merkinbreuk op het patroon van de nootjes.

4.3. Intersnack heeft (voorwaardelijk) gesteld dat het merk TIJGERNOOTJES voor nietigverklaring, dan wel vervallenverklaring in aanmerking komt omdat het is verworden tot soortnaam. In haar petitum vordert Intersnack overigens enkel de nietigverklaring en niet de vervallenverklaring van dit merk. Wat daar ook van zij, Intersnack heeft haar stelling dat het teken TIJGERNOOTJES door het in aanmerking komende publiek wordt gepercipieerd als soortnaam voor dit type snackproduct onvoldoende onderbouwd. Met de verwijzing naar een enkele publicatie van Wikipedia, waarvan de bron niet bekend is en waarbij onduidelijk is of de auteur het woord “tijgernootje” gebruikt als soortaanduiding, dan wel om te verwijzen naar het product van Duyvis, voldoet Intersnack niet aan haar steplicht. De voorwaardelijke tegenvordering van Intersnack met betrekking tot het merk TIJGERNOOTJES zal daarom worden afgewezen. 

4.8. Met betrekking tot de merken 733871 en 733872 is de rechtbank van oordeel dat zij voldoen aan de hierboven uiteengezette criteria. Anders dan Intersnack heeft aangevoerd, hoeft een samengesteld merk dat zowel kleur- als vormelementen kent, zoals hier aan de orde, niet te voldoen aan zowel de vereisten voor zuivere kleurmerken, als de vereisten voor zuivere vormmerken. Zo is voor deze samengestelde merken niet vereist dat de gebruikte kleuren worden weergegeven in de vorm van een internationale kleurcode. Dat vereiste geldt op grond van de jurisprudentie ten aanzien van de registratie van zuivere kleurmerken, maar strekt zich niet uit tot alle merken waarbij kleur een rol speelt. 

4.13. Dat is anders wat de inschrijving met nummer 524591 betreft. Deze inschrijving betreft een zwart wit afbeelding en de beschrijving bevat geen informatie ten aanzien van de kleuren. Hetgeen het merk beoogt te beschermen, te weten een noot met een geschakeerd kleurpatroon in de tinten oranje, bruin en geel, volgt niet uit de inschrijving. Voor zover de inschrijving beoogt het geschakeerde patroon – dus los van de kleuren – te beschermen, is de rechtbank van oordeel dat dat niet ondubbelzinnig kan worden afgeleid uit alleen deze afbeelding. De rechtbank zal de tegenvordering tot nietigverklaring van dit merk derhalve toewijzen. 

4.19. Evenzeer betekent dit dat de wettelijke bepalingen die gelden voor vormmerken, zoals bepaald in art. 2.20 lid 2 BVIE (oud) alleen relevant zijn voor zover het merkt beoogt een bepaalde vorm te monopoliseren. Van bescherming zijn uitgesloten tekens die “uitsluitend bestaan uit een vorm” die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Met de onderhavige merkinschrijvingen wordt niet beoogd de vorm te beschermen maar enkel de toepassing van het betreffende patroon op een specifieke plaats van deze waar (vgl. HvJ EU 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423, Louboutin). Met andere woorden, de vorm als zodanig is niet het object van de bescherming maar dient slechts ter afbakening van hetgeen wordt beoogd te beschermen, te weten het geschakeerde kleurpatroon in de kleuren oranje, bruin en geel. De weigeringsgronden van artikel 2.20 lid 2 BVIE vinden daarom geen toepassing, althans naar het recht zoals dat gold tot 1 maart 2019. 

4.23. Intersnack heeft geen argumenten aangevoerd op grond waarvan deze combinatie van elementen in het geheel geen onderscheidend vermogen zou toekomen. Geen van de door Intersnack naar voren gebrachte concurrerende producten kent deze combinatie van elementen. Weliswaar komen de kleuren geel, oranje en bruin vaker voor maar niet in combinatie met het geschakeerde kleurpatroon zoals dit blijkt uit de merkinschrijvingen van Frito-Lay. 

4.31. De rechtbank zal de vorderingen van Frito-Lay, voor zover gebaseerd op het woordmerk TIJGERNOOTJES, afwijzen. Naar oordeel van de rechtbank bestaat er onvoldoende overeenstemming tussen het merk TIJGERNOOTJES en het teken GIRAFNOOTJES. Frito-Lay heeft in dit verband gesteld dat er een hoge mate van begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het bestanddeel “TIJGER” en het bestanddeel “GIRAF” omdat ze tot dezelfde categorie horen, te weten “exotische wilde dieren met geelbruine huid met camouflagepatroon”. Hierin kan Frito-Lay niet worden gevolgd. De, naar oordeel van de rechtbank, zeer beperkte mate van begripsmatige overeenstemming, wordt in ruime mate gecompenseerd door de auditieve en visuele verschillen tussen de bestanddelen TIJGER en GIRAF. Gezien het gebrek aan overeenstemming is er geen verwarringsgevaar te duchten en wordt er geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit, dan wel afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk TIJGERNOOTJES, waarbij de rechtbank in het midden laat of dat merk inderdaad kwalificeert als een bekend merk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (oud), art. 2.20 lid 2 sub c BVIE (nieuw). 

4.36. Dat iedere noot, als gevolg van spontane processen die onderdeel uitmaken van de wijze waarop de Tijgernootjes en de Girafnootjes worden vervaardigd, een iets ander uiterlijk hebben, staat naar het oordeel van de rechtbank er niet aan in de weg dat sprake is van overeenstemmende tekens. Het betreffende patroon is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Het publiek zal in de Girafnootjes hetzelfde patroon herkennen als wordt getoond in de merken van Frito-Lay, terwijl de verschillen tussen individuele noten aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Daarmee is, naar oordeel van de rechtbank, sprake van identieke merken en is de inbreuk door Intersnack op de rechten van Frito-Lay op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (oud), 2.20 lid 2 sub a BVIE (nieuw) gegeven. Of de Girafnootjes ook inbreuk maken of hebben gemaakt op de betreffende merkrechten van Frito-Lay op grond van art 2.20 lid 1 sub b en c BVIE (oud), 2.20 lid 2 sub b en c BVIE (nieuw), kan daarom onbesproken blijven. 

4.38. Met Intersnack is de rechtbank van oordeel dat het in het oog springende element van het merk van Frito-Lay, te weten het openbarsten van de buitenste laag, dient om de consument te informeren over de eigenschappen van het product en niet zozeer de herkomst daarvan. Dit element kan derhalve slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan het onderscheidend vermogen van het merk, terwijl het door Intersnack gebruikte teken ook op wezenlijke punten afwijkt van het merk, zoals blijkt uit de bovenstaande afbeeldingen. 

4.44. Met betrekking tot de verpakking is de rechtbank van oordeel dat de verpakking van de Girafnootjes in voldoende mate afwijkt van de verpakking van de Tijgernootjes, zodat van het teweeg brengen van nodeloze verwarring geen sprake is. De rechtbank verwijst hieromtrent naar hetgeen zij heeft overwogen in punt 4.39 e.v.