Gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk niet aannemelijk gemaakt
Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 429981/KG ZA 12-1198 (SBS en Talpla tegen Screentime)
 |
 |
In navolging van IEF 12008. Merkenrecht. Algemeen bekend merk. Spoedeisend belang.
SBS en Talpa (SBS c.s.) zijn in hoger beroep gegaan tegen het in kort geding gewezen vonnis van 15 november 2012. Vanwege afstemming op het oordeel van de bodemrechter hoeft het hof nog slechts de vraag te beantwoorden of op 15 november 2012 POPSTARS kon worden aangemerkt als een algemeen bekend merk, waarop door het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR inbreuk werd gemaakt of dreigde te worden gemaakt.
SBS c.s. stellen dat de bodemrechter heeft geoordeeld dat (ook) ten tijde van de inleidende dagvaarding in de bodemzaak op 8 november 2012 - en dus ook op 15 november 2012 - geen sprake was van een algemeen bekend merk. Screentime stelt dat de bodemrechter slechts heeft geoordeeld dat anno 2013 geen sprake was/is van een algemeen bekend merk. Het hof oordeelt dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg.
5. Het hof overweegt als volgt. Indien in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening - hetzij na toewijzing hetzij na weigering door de voorzieningenrechter - in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Bij de verminderde vordering (een verbod tot april 2013) heeft Screentime, mede in aanmerking nemende dat vaststaat dat geen dwangsommen zijn verbeurd, geen spoedeisend belang. Al om die reden kan deze vordering in dit kort geding niet worden toegewezen en zal het vonnis in zoverre worden vernietigd. Dit doet er echter niet aan af dat partijen nog wel belang hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrecliter juist was, in het bijzonder in verband met de kostenveroordelingen, waartegen zowel principale grief 3 (mede) als de onvoorwaardelijke incidentele grieven zijn gericiit. De omstandigheid dat in hoger beroep een spoedeisend belang ontbreekt bij het door Screentime gevorderde hoeft aan een beoordeling van de juistheid van het vonnis in eerste aanleg niet in de weg te staan (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Gelet op het bovenstaande zal het hof slechts beoordelen of het vonnis in eerste aanleg juist is.
15. Bij die beoordeling moet het hof op grond van de afstemmingsregel als uitgangspunten in aanmerking nemen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omziclitige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden, dat voor het aannemen van een algemeen bekend merk nodig is dat een aanzienlijk deel van dat relevante publiek het merk kent en voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6i)is UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'. Uit het vonnis in de bodemzaak valt af te leiden dat de bodemrechter van oordeel was dat zowel voor de vraag of de (ingeschreven) merken waren ingeburgerd als voor de vraag of sprake was van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van hetzelfde publiek, namelijk de consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. Dat volgt uit de opbouw van het bodemvonnis en de omstandigheid dat niet specifiek een ander publiek wordt genoemd bij de beoordeling of sprake is van een algemeen bekend merk. Voor zover Screentime heeft willen stellen dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van een beperkter publiek (het publiek dat geïnteresseerd is in talentenjachten), passeert het hof deze stelling derhalve.
19. Tenslotte acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid van POPSTARS op 15 november 2012 is afgenomen sedert de laatste uitzending en de betreffende media-aandaclit in januari 2011. In dit verband is relevant dat ook de bodemrechter, gelet op de rechtsoverwegingen 4.28 en 4.29 van het vonnis in de bodemzaak, er kennelijk van is uitgegaan dat de bekendheid in de periode februari 2011 tot 2013 zodanig is afgenomen, althans gestagneerd dat in elk geval in 2013 geen sprake was van een algemeen bekend merk.
20. Op grond van het bovenstaande is het hof, alles afwegend, voorshands van oordeel dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt.
21. Een en ander leidt ertoe dat de principale grieven van SBS c.s. slagen, het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het het bevel, de veroordelingen en de bepaling onder 5.1, 5.3 , 5.4 en 5.5 betreft en het door Screentime gevorderde in zoverre alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Screentime in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal niet worden vernietigd nu Screentime daar nog belang bij heeft vanwege het bevel onder 5.2, waarvan geen vernietiging is gevorderd. De onvoorwaardelijke incidentele grief 1 van Screentime betreffende de kostenveroordeling in eerste aanleg, kan op grond van het bovenstaande niet tot vernietiging leiden. Incidentele gi-ief II kan niet tot vernietiging leiden omdat deze grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrecliter in de zaak tussen Screentime en reclitspersonen die in dit hoger beroep geen partij zijn. Ook van het incidentele beroep dient Screentime als de in liet ongelijk gestelde partij de kosten te dragen.
Beslissing
Het gerechtshof
in principaal hoger beroep
vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor zover het het/de in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 vennelde bevel, veroordelingen en bepaling betreft
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst het gevorderde oolc in zoverre af;
veroordeelt Screentime in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 november 2012 begroot op€ 19.549,64;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank De Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis,
voor het overige;
in incidenteel hoger beroep
verwerpt het beroep;
in principaal en incidenteel hoger beroep
veroordeelt Screentime in de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden begroot op € 41.723,62;
