Gerecht EU: Indieningsdatum Uniemerkaanvraag bepalend

Gerecht EU 16 maart 2022, IEF 22907; IEFbe 3965; ECLI:EU:T:2022:139 (Nowhere tegen EUIPO, Ye). Het Gerecht van de Europese Unie oordeelt op 16 maart 2022 in de zaak Nowhere Co. Ltd. v. EUIPO over de oppositie tegen het Uniemerk APE TEES. De Japanse onderneming Nowhere verzet zich tegen de inschrijving met een beroep op oudere, niet-geregistreerde apenlogo’s die in het Verenigd Koninkrijk in het handelsverkeer worden gebruikt, en beroept zich daarbij op artikel 8(4) UMVo (voorheen artikel 8(4) Vo. 207/2009) en de common law-actie passing off. De EUIPO wijst de oppositie af met het argument dat, na de Brexit en het verstrijken van de overgangsperiode op 31 december 2020, rechten gebaseerd op het Verenigd Koninkrijk niet langer als grondslag kunnen dienen. Het Gerecht volgt die redenering niet: bepalend voor de beoordeling van een oppositie is de datum waarop de Uniemerkaanvraag wordt ingediend, in dit geval 2015. Dat de betreffende rechten op een later moment buiten de EU vallen, doet volgens het Gerecht niets af aan hun relevantie op het tijdstip van de aanvraag.

Het Gerecht stelt vast dat de Kamer van Beroep ten onrechte de Britse niet-geregistreerde merken buiten beschouwing laat en vernietigt daarom de bestreden beslissing. Daarbij benadrukt het dat de latere terugtrekking van een lidstaat, en het verlies van bescherming in de EU dat daarmee gepaard gaat, geen gevolgen heeft voor opposities die zijn gebaseerd op rechten die bestaan op de datum van indiening. Het verzoek van Nowhere om zelf de inschrijving van het merk te weigeren wijst het Gerecht af, omdat de Kamer van Beroep nog geen inhoudelijke toetsing van de passing off-gronden uitvoert. De zaak gaat terug naar EUIPO voor herbeoordeling, waarbij de Britse rechten zoals die op het relevante tijdstip bestaan moeten worden meegenomen. EUIPO wordt bovendien veroordeeld in de proceskosten. Het arrest maakt duidelijk dat bij relatieve weigeringsgronden steeds de situatie op de indieningsdatum van de merkaanvraag doorslaggevend is, ook wanneer latere geopolitieke ontwikkelingen, zoals Brexit, de bescherming van die rechten raken.

31   Since the application for registration of the mark applied for was filed before the expiry of the transition period, indeed before the entry into force of the withdrawal agreement (see paragraphs 1 and 26 above), it must be held that the earlier non-registered trade marks were, in so far as they had been used in the course of trade in the United Kingdom, in principle, indeed capable of forming the basis of the opposition in the present case. As the applicant correctly submits, the Board of Appeal should therefore have taken them into account in its assessment, which it, however, refused to do for the sole reason that the transition period had expired at the time when the contested decision was adopted (see paragraph 22 above).