Geen normaal gebruik aangetoond voor koalakoekjes

Gerecht EU 12 juli 2018, IEF 17857; IEFbe 2665; T-41/17; ECLI:EU:T:2018:438 (Lotte Co. tegen EUIPO) Lotte is een Japanse onderneming die actief is in de zoetwarenbranche en vraagt een Gemeenschapsbeeldmerk voor een figuur van een koala. Tegen deze inschrijving werd door Neste Schöller met succes oppositie gevoerd. De oppositie was met name gebaseerd op het drie-dimensionale merk van Nestlé Schöller uit 1988 (nr. 1123092). De kamer van beroep achtte dat Nestlé Schöller toch niet het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk bewezen had. Het Hof wees het beroep van Nestlé Schöller hiertegen toe. De procedure werd hervat voor de kamer van beroep en de oppositiebeslissing werd vernietigd. In deze procedure staat het normaal gebruik van het oudere merk en het belang van dergelijk gebruik centraal. In de bestreden beslissing is ten onrechte aangenomen dat het bewijsmateriaal voldoende was om normaal gebruik vast te stellen. Het belang van het gebruik wordt voorts beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid verkopen en andere relevante factoren. De geringe hoeveelheden die van het oudere merk werden verkocht, werden niet gecompenseerd door een hoge intensiteit of grote mate van consistentie in verkoop. Het gebruik kan niet worden beschouwd als een normaal gebruik. De bestreden beslissing wordt vernietigd.

36. Le Tribunal a conclu de ce qui précède, au point 109 de l’arrêt d’annulation, que « les éléments de preuve rapportés au sujet des produits référencés sous les références 2A et 5A dans l’annexe 3 de la lettre du 3 juin 2014 [étaient] susceptibles de rapporter la preuve de l’importance de l’usage sérieux de la marque antérieure en cause ».

37. Par conséquent, le Tribunal a considéré que ces éléments de preuve étaient de nature à établir l’existence dudit usage. À cet égard, le fait que la chambre de recours a indiqué, par erreur, dans la décision attaquée, que le numéro d’article 1460 était mentionné dans les catalogues de 2003 et de 2005 est sans incidence. 

38. Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que, en tirant les conséquences de l’arrêt d’annulation s’agissant des éléments de preuve susceptibles d’être pris en compte pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur entachant la légalité de la décision attaquée.

50. Comme la chambre de recours l’a rappelé dans la décision attaquée (voir point 28 ci-dessus), le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt d’annulation, point 97 et jurisprudence citée).

61. En troisième lieu, le faible volume de produits commercialisés sous la marque antérieure n’est pas, en l’espèce, compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque, aux termes de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus. En effet, si l’EUIPO fait valoir l’existence d’un usage répété, il importe d’observer que les six factures ne prouvent cependant que six actes d’usage ponctuels en cinq ans répartis sur une période d’environ 10 mois (janvier 2003 à mars 2003 et janvier 2005 à juillet 2005). Dès lors, il ne saurait être conclu ni à une forte intensité ni à une certaine constance dans le temps de l’usage desdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, FAIRGLOBE, T‑300/12, non publié, EU:T:2014:864, point 63). La circonstance que les factures fassent état de ventes dans trois régions d’Allemagne est, à elle seule, insuffisante pour compenser la faiblesse du volume d’affaires et le caractère ponctuel des actes d’usage démontrés, d’autant plus que toutes les factures de 2005 correspondent à des actes de commercialisation dans la seule Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tout comme deux des trois factures produites pour l’année 2003 qui ne concernent que la Bavière. 

62. Dans ce contexte, compte tenu de l’envergure de Kuchenmeister – telle qu’elle résulte du chiffre d’affaires réalisé avec les seuls biscuits vendus sous la « marque KOALA » – ,l’usage de la marque antérieure tel qu’il ressort des preuves produites par l’intervenante ne saurait être considéré comme un usage sérieux aux fins de maintenir ou de créer des parts de marché [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA), T‑24/16, EU:T:2016:726, point 44].

63. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’usage démontré par l’intervenante ne constitue pas un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n^o 207/2009 et d’accueillir le premier moyen.