Geen nietigheid Uniemerk op basis van niet-ingeschreven Bulgaars teken: uitsluitend exportgebruik volstaat niet onder artikel 8 lid 4 UMVo

Gerecht EU 10 juni 2026, IEF 23614, IEFbe 4236; ECLI:EU:T:2026:374 (Global Rice EOOD tegen EUIPO en Ricegrowers Ltd). Het Gerecht EU wijst het beroep van Global Rice af tegen de beslissing van EUIPO om het Uniemerk van Ricegrowers niet nietig te verklaren. Global Rice beriep zich op een ouder niet-ingeschreven Bulgaars figuratief teken voor rijst en stelde dat het latere Uniemerk van Ricegrowers ongeldig moest worden verklaard op grond van artikel 60 lid 1 onder c UMVo, gelezen samen met artikel 8 lid 4 UMVo. Voor zo’n beroep op een ouder niet-ingeschreven teken gelden vier cumulatieve voorwaarden: het teken moet in het economisch verkeer worden gebruikt, meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben, vóór het latere Uniemerk zijn verkregen volgens het toepasselijke recht, en dat toepasselijke nationale recht moet de houder het recht geven om het gebruik van het latere merk te verbieden. In deze zaak ging het vooral om die laatste voorwaarde. Volgens het Bulgaarse merkenrecht kan een niet-ingeschreven merk alleen tegen een later merk worden ingeroepen als het daadwerkelijk in het handelsverkeer op het grondgebied van Bulgarije is gebruikt.

Global Rice had erkend dat het teken alleen was gebruikt voor de export van rijst vanuit Bulgarije naar andere landen, waaronder Duitsland, Koeweit, Roemenië en Zweden. Dat is volgens het Gerecht niet genoeg. De regels waarop Global Rice zich beriep, en waarin exportgebruik als merkgebruik kan meetellen, gelden voor ingeschreven merken en niet automatisch voor niet-ingeschreven merken. Ook de Bulgaarse rechtspraak die Global Rice aanhaalde, hielp niet, omdat die vooral over ingeschreven merken ging. EUIPO mocht juist betekenis toekennen aan Bulgaarse rechtspraak waaruit volgt dat een niet-ingeschreven Bulgaars merk dat uitsluitend voor export is gebruikt, niet kan worden ingeroepen tegen een later merk. Omdat deze voorwaarde al niet was vervuld, hoefden de andere voorwaarden van artikel 8 lid 4 UMVo niet meer te worden onderzocht. De motiveringsklacht faalt ook: een onjuiste verwijzing naar een Bulgaarse uitspraak was slechts een kennelijke verschrijving en maakte de beslissing niet onbegrijpelijk. Het beroep wordt volledig afgewezen; Global Rice moet haar eigen kosten en de kosten van Ricegrowers bij het Gerecht betalen, terwijl EUIPO zijn eigen kosten draagt.

14      It should be recalled that, pursuant to Article 8(4) of Regulation 2017/1001, read in conjunction with Article 60(1)(c) thereof, the proprietor of a sign other than a registered mark may apply for a declaration of invalidity of an EU trade mark if that sign satisfies four cumulative conditions: first, the sign must be used in the course of trade; secondly, it must be of more than mere local significance; thirdly, the right to that sign must have been acquired in accordance with EU law or the law of the Member State in which the sign was used prior to the date of application for registration of the EU trade mark; and, fourthly, the sign must confer on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark (see, to that effect, judgment of 1 March 2023, Romedor Pharma v EUIPO – Perfect Care Distribution (PERFECT FARMA CERVIRON), T‑36/22, not published, EU:T:2023:94, paragraph 41 and the case-law cited).

17      For the application of the fourth condition, referred to in Article 8(4)(b) of Regulation 2017/1001, which requires that the applicable national law confer on the proprietor of the non-registered mark the right to prohibit the use of the subsequent mark, regard must be had, in particular, to the national rules relied on and to the judicial decisions delivered in the Member State concerned. On that basis, the proprietor of the earlier sign must establish that the sign concerned falls within the scope of the law of the Member State relied on and that it would allow the use of a subsequent mark to be prohibited. The proprietor of the earlier sign is required, in order to be able to have the use of an EU trade mark prohibited by virtue of an earlier right, to provide EUIPO with not only particulars showing that he or she satisfies the necessary conditions under the national law which he or she seeks to have applied, but also particulars establishing the content of that law (see judgment of 12 July 2023, aTmos Industrielle Lüftungstechnik v EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos), T‑694/21, not published, EU:T:2023:395, paragraph 41 and the case-law cited).

50      Consequently, the Board of Appeal was correct in finding, in essence, in paragraph 60 of the contested decision, that the judgment of 16 September 2020 indicated that a non-registered Bulgarian mark could not be relied on against a subsequent mark if it had been used solely for the purpose of exporting goods from Bulgaria and that, therefore, a non-registered Bulgarian mark which has been used solely for the purpose of exportation from Bulgaria cannot be successfully relied on under Article 8(4) of Regulation 2017/1001.

58      Since the conditions for the application of that provision are cumulative, as is apparent from the case-law cited in paragraph 14 above, the Board of Appeal was correct in finding that there was no need to examine the other conditions for the application of that provision.