FOG maakt inbreuk op het merk Kadine

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 11 december 2020, IEFbe 3166; C/20/00060 (Kadine B.V. tegen Fear of God LLC) Kadine is houder van de "Essentiel-merken" voor o.a. handtassen, kleding en schoenen. Ze verkoopt en verdeelt haar kledingwaren via meer dan 50 eigen retailwinkels verspreid over de hele EU. FOG is de uitbater van het streetwear label 'Fear of God Essentials'. FOG lanceerde in 2018 een nieuw submerk 'Fear of God Essentials', dat voor kleding werd geregistreerd. Op de kleding figureert prominent het opschrift 'Essentials', al dan niet aangevuld met het onderschrift 'Fear of God'. Kadine vordert vast te stellen dat met het gebruik van de benaming 'Essentials', door FOG, zij daarmee inbreuk pleegt op de merkrechten van Kadine. Op 1 juli 2020 heeft FOG een nieuwe collectie Essentials kleding gelanceerd en ze maakt vanaf dan via haar website www.fearofgod.com reclame voor de Essentials kleding die mede op consumenten in de Benelux en de EU gericht is. Daarop heeft Kadine FOG op 18 september 2020 in kort geding gedagvaard. Geoordeeld wordt dat de vordering van Kadine gegrond is, waardoor het FOG verboden wordt om inbreuk te maken op de merkrechten van Kadine in de gehele EU, door het teken 'Essentials' voor waren en diensten commercieel te exploiteren. Dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per overtreding van dit verbod.

25. Uit de nieuwe feiten die Kadine in dit kort geding aanreikt, blijkt dat FOG in de Benelux en elders in de EU gebruik maakt van het teken 'ESSENTIALS'. De website van FOG, die reclame voor en aanbiedingen van Essentials kleding bevat, richt zich met preciseringen inzake verkopen en verschepingen vanuit de Verenigde Staten en de hiermee gepaard gaande taksen naargelang de geografische zone van de internetgebruiker (met name België in de voorgelegde stukken) immers mede tot de Benelux en de EU. Het feit dat FOG, zoals in de beëdigde verklaring van haar CFO van 16 oktober 2020 aangehaald, de Essentials kleding niet zelf rechtstreeks aan consumenten in de Benelux of elders in de EU zou verkopen en verschepen, doet geen afbreuk aan het feit dat ze zich met de preciseringen op haar website specifiek  bestemd voor consumenten in de Benelux en de rest van de EU tot deze consumenten richt en de wil uitdrukt om deze consumenten, rechtstreeks  of onrechtstreeks via tussenpersonen, als klanten te winnen. Het feit dat de preciseringen via een applicatie automatisch op elke websitepagina verschijnen, doet hieraan niets af. Verder doet ook het feit dat FOG intussen, al dan niet nadat de raadslieden van Kadine vanuit België via de website van FOG succesvol een bestelling voor een Essentials sneaker plaatsten, aanpassingen op haar website aanbracht, met name alle preciseringen voor consumenten in de Benelux zou hebben verwijderd en erop zou toezien dat vanuit de Benelux geen bestellingen  (meer) kunnen worden geplaatst en de website ook een disclaimer in die zin bevat, geen afbreuk aan de prima facie inbreuk. Ondanks de aanpassingen heeft de reclame voor en aanbieding van Essentials kleding op de website van FOG overigens in elk geval  ook nog steeds concrete uitwerking in de EU. FOG biedt bovendien op haar website ook een Essentials sneaker aan die ze in Italië  en dus in de EU produceert of laat produceren, wat eveneens op een inbreuk op de merkenrechten van Kadine in de EU wijst. Ten slotte toont de correspondentie tussen Kadine en de online verdelers van de Essentials kledij, meer bepaald het antwoord van Mr. Porter van 15 september 2020 en dat van Nordstrom van 16 oktober 2020, ook aan dat FOG de aanbieding en verkoop van Essentials kledij in de Benelux en de EU door tussenpersonen aanstuurt en hierover, minstens onrechtstreeks, controle uitoefent.  Er is op basis van het voorgaande bijgevolg wel degelijk sprake van een gebruik door FOG van het teken 'ESSENTIALS' in de EU.

27. Vermits het merkenrecht geharmoniseerd is en de beoordeling van een inbreuk op de Beneluxmerken van Kadine nagenoeg gelijkloopt met  de beoordeling van een inbreuk op haar Uniemerk, ligt bij toepassing van artikel 9.2.b UMVO ook een prima facie inbreuk van FOG op het  Uniemerk van Kadine in de EU voor.  Het oordeel van de stakingsrechter dat (i) er een hoge mate van overeenstemming bestaat tussen de Essentiel-Beneluxmerken en het teken 'ESSENTIALS' en (ii) de respectieve waren en diensten uit de klassen 18 (handtassen), 25 (kledingwaren), 35 en 42 (reclame en designer kleding) identiek zijn, dan wel overeenstemmen, geldt immers onverkort voor het Uniemerk van Kadine. Wat het verwarringsgevaar voor de betrokken consumenten betreft, oordeelde de stakingsrechter (i) dat de Essentiel-merken een onderscheidend  vermogen hebben verworven in de Benelux en (ii) dat het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop van gangbare consumptiegoederen  zoals kleding doorgaans laag tot-in het geval van duurdere kleding - gemiddeld is.

Er is prima facie geen enkele reden om aan te nemen dat het aandachtsniveau bij de aankoop van kleding van een consument
in de Benelux afwijkt van dat van een consument in de rest van de EU. Verder blijkt uit de voorgelegde stukken dat het modemerk Essentiel niet alleen in de Benelux maar ook in de rest van de EU een onderscheidend vermogen heeft verworven: Kadine verkoopt en verdeelt haar kleding over de hele EU en dit zowel via eigen retail winkels als via onafhankelijke multimerkenwinkels en online via haar eigen webshop en andere online platformen; de Kadine vennootschapsgroep omvat vennootschappen in diverse Europese landen buiten de Benelux; het modemerk Essentiel wordt in de geschreven pers zowel in binnen- en buitenland vermeld; en Kadine leverde in de periode 2016-2019 meer dan 2,3 miljoen euro aan reclamecampagnes en marketing, inclusief aan advertenties in modemagazines alsook aan grote advertentiepanelen in Brussels Airport  en in straatcampagnes in o.a. Parijs en Maastricht. Ten slotte is ook prima facie aangetoond dat FOG zich niet op de beperking van het merkenrecht in artikel 14.1.b UMVO kan beroepen, nu de stakingsrechter hetzelfde verweer voor wat de Benelux betreft reeds ten gronde heeft afgewezen. Er is prima facie bijgevolg sprake van een inbreuk door FOG op de merkenrechten van Kadine.