Depotverbod voor bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk bekrachtigd

Hof Den haag 14 augustus 2018, IEF 17915; IEFbe 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appelant tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche) Merkenrecht. De rechtbank [IEF 16337] verklaart het merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met het bekende merk PORSCHE. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @. Verbod om bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk te deponeren. Art. 1019h Rv is niet van toepassing in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure; er is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

13. In grief 5 heeft [appellant] vijf bezwaren tegen voormelde onrechtmatigheidsoordelen van de rechtbank en het depotverbod geformuleerd:

ten onrechte heeft de rechtbank de voorgeschiedenis (te zwaar) laten meewegen, omdat elke zaak op zijn eigen merites moet worden beoordeeld;

ten onrechte heeft de rechtbank niet meegewogen dat Porsche onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld door het vonnis van 11 januari 2012 te executeren en te stellen dat [appellant] € 100.000,-- aan dwangsommen zou hebben verbeurd;

ten onrechte heeft de rechtbank niet meegewogen dat van dreigende inbreuk geen sprake is;

een verbod om bepaalde tekens als merk te deponeren is uitzonderlijk;

de omschrijving van de tekens waarop het depotverbod ziet, is arbitrair, zodat het risico bestaat dat de uitspraak tot executieproblemen leidt.

14. Het hof oordeelt over deze bezwaren als volgt:

Ad 1. De eerdere handelingen van [appellant], met name de eerdere depots die te kwader trouw en onrechtmatig zijn geoordeeld zijn omstandigheden die (zwaar) meewegen bij de beantwoording van de vraag of [appellant] door (wederom) soortgelijke tekens te deponeren als merk onrechtmatig handelt. Dit zijn omstandigheden die ook onderdeel uitmaken van deze zaak.

Ad 2. Ook als wordt aangenomen dat Porsche in reactie op een onrechtmatig depot heeft gereageerd door een onrechtmatige executie, ontneemt dat niet het onrechtmatige karakter aan het depot. [appellant] heeft overigens geen vordering ingesteld op grond van zijn stelling dat onrechtmatig is geëxecuteerd.

Ad 3. Voor de nietigverklaring van een inschrijving van een merk wegens rangorde of wegens een depot te kwader trouw is, zoals hiervoor reeds overwogen, niet vereist dat het merk ook daadwerkelijk wordt of zal worden gebruikt. Het BVIE gaat er van uit dat de houder van het oudere merk zich tegen inschrijving van verwarringwekkende overeenstemmende merken kan verzetten, los van de inbreukvraag. Het bovenstaande geldt ook voor de beantwoording van de vraag of een depot onrechtmatig is.

Ad 4. Dat het door de rechtbank opgelegde depotverbod uitzonderlijk is, is onvoldoende reden om te oordelen dat het nooit mogelijk is. Dat stelt [appellant] ook niet. Met Porsche is het hof van oordeel dat de omstandigheden van deze zaak uitzonderlijk zijn.

Ad 5. Het hof stelt voorop dat het bezwaar van [appellant] zich slechts richt tegen de omschrijving van de tekens die onder het verbod vallen en niet tegen het ontbreken van een beperking in het verbod tot depots voor (soort)gelijke waren of diensten. De rechtbank heeft het verbod beperkt tot depots van tekens die, kort gezegd, in haar visie in elk geval (verwarringwekkend) overeenstemmen met het PORSCHE-merk, namelijk tekens, die met uitzondering van de O in PORSCHE gelijk zijn aan het woord PORSCHE, waarbij de O is vervangen door één andere klinker, leesteken of symbool. Zij heeft overwogen dat het niet is uit te sluiten dat verwarringsgevaar bestaat bij andere variaties op het woord PORSCHE maar dat het verbod zich daartoe niet zal uitstrekken ter voorkoming van executieproblemen en omdat het verbod al een zwaarwegende inperking vormt van de handelingsvrijheid van [appellant]. Uit de voorbeelden die [appellant] in punt 29 van zijn memorie van grieven geeft van tekens die wel en tekens die niet onder het verbod vallen blijkt dat dat hem in ieder geval duidelijk is. Aan zijn stelling dat niet is uit te sluiten dat er een teken bestaat dat wel zou voldoen aan het verbod, maar niet verwarringwekkend zou overeenstemmen (hij spreekt hier over inbreuk, maar het gaat in deze zaak over nietigheid) gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.

Overigens is het hof van oordeel dat de inschrijving van in het depotverbod omschreven tekens ook voor niet-soortgelijke waren/diensten nietig zou zijn op grond van artikel 2.28, lid 3, sub a, juncto artikel 2.3, sub c BVIE, waarop Porsche zich in eerste aanleg uitdrukkelijk heeft beroepen. Immers, ook het hof is van oordeel dat de door de rechtbank in het verbod omschreven tekens in (ten minste) aanzienlijke mate visueel en auditief overeenstemmen met het bekende PORSCHE-merk (omdat zes van de zeven letters gelijk zijn en zich op dezelfde plaats bevinden), terwijl [appellant] niet gemotiveerd heeft betwist dat het publiek door het gebruik van zo’n teken een verband zal leggen tussen dat teken en het PORSCHE-merk en dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORSCHE.

De door de rechtbank aangegeven omstandigheden van dit geval maken dat een depot van zo’n teken ook te kwader trouw en onrechtmatig moet worden geoordeeld. Het verweer van [appellant] dat hij niet voornemens is het merk te gaan gebruiken kan aan het bovenstaande, zoals hiervoor al overwogen, niet afdoen.

19. (...) De inbreukvraag is ook aan de orde in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure voor zover die samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie (vergelijk Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). In laatstgenoemde procedure is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer. De inbreukvraag is niet in deze zaak in hoger beroep aan de orde, daar het slechts gaat om een door de merkhouder gevorderde nietigverklaring van een jongere merkinschrijving en een op onrechtmatige daad gebaseerd depotverbod en geen sprake is van een inbreukactie.  Het bedrag van de kostenveroordeling zal worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de proceskostenveroordeling is niet gevorderd.