De merken ´Popstars´ en ´Popstars the Rivals´ zijn niet ingeburgerd in de Benelux

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, HA ZA 12-1360 (Screentime en Five Divas tegen SBS en Talpa)

Ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.
Benelux merk. Zie eerder IEF 12008. Merkenrecht. Beschrijvend merk. Inburgering. Algemeen bekend merk. Screentime vordert dat SBS wordt bevolen de inbreuk op haar merken "Popstars" en "Popstars the Rivals" te staken, in het bijzonder door het gebruik van het teken "The Next Popstar" in de Benelux en het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken. Screentime beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE. De merken van Screentime zijn beschrijvend en voor geldige merken moet sprake zijn van inburgering.

Volgens de voorzieningenrechter waren de merken ingeburgerd, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De merken moeten in de gehele Benelux zijn ingeburgerd bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek, de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. De beoordeling moet ex nunc geschieden voor zover de vorderingen gaan om toekomstige inbreuken. Volgens de rechtbank zijn de merken niet in België ingeburgerd. Het programma Popstars is slechts één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie. Popstars the Rivals is nooit uitgezonden in België. De rechtbank hoeft niet meer te kijken naar inburgering in de rest van de Benelux.

Screentime beroept zich ook op 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP) voor algemeen bekende merken. Het gaat hierbij om de bekendheid in Nederland. Voor een beschrijvend merk is voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig. Nu in 2013, twee jaar na het stoppen van het gebruik van het merk, is 'Popstars' geen algemeen bekend merk meer. Er is geen sprake van een onrechtmatige daad door SBS. Het merk van SBS wordt ook niet nietig verklaard. De rechtbank wijst de vorderingen af.

Beoordeling
4.7. Uit het voorgaande volgt dat het Popstars merk en het Popstars - the Rivals merk van huis uit beschrijvend zijn in de gehele Benelux, in de zin dat zij kenmerken beschrijven van diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-‚ audiovisuele, muziek- en amusementsprogramma's. Screentime voert echter aan dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen, zodat wel sprake is van geldige merken.

4.9. Daarbij is in de eerste plaats van belang welk publiek in dit geval het relevante publiek is. Gelet op het feit dat de Screentime merken zijn gebruikt voor een televisieprogramma dat op prime time werd uitgezonden, bestaat het relevante publiek uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma´s die op prime time worden uitgezonden. Met SBS c.s. is de rechtbank van oordeel dat dat publiek niet beperkt is tot televisiekijkers die specifiek geïnteresseerd zijn in talentenjachten, maar tevens bestaat uit televisiekijken die meer in het algemeen naar amusementsprogramma's kijken. Het feit dat het programma Popstars op prime time in het weekend werd uitgezonden, derhalve op een tijdstip waarop SBS relatief dure reclamezendtijd aanbiedt, duidt er ook op dat beoogd werd een breed publiek te bereiken met het programma.

4.10. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de beoordeling van de inburgering ex nunc dient te geschieden, voor zover de vorderingen van Screentime zien op voorkoming van toekomstige merkinbreuken. Naast de verbodsvorderingen heeft Screentime ook de vernietiging van het SBS merk gevorderd. In dat verband beroept Screentime zich onder meer op oudere merkinschrijvingen. Omdat alleen het Popstars - the Rivals merk eerder is ingeschreven dan het SBS merk, dient de beoordeling van de inburgering van het Popstars — the Rivals merk tevens plaats te vinden ten tijde van de aanvrage van het SBS merk, dat is aangevraagd op 28 maart 2007.

4.12. Op grond van de in r.o. 4.8 tot en met 4.1 l opgesomde toetsingscriteria komt de rechtbank tot het oordeel dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de Screentime merken anno 2013 (ex nunc) en anno 2007 in België zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in de rest van de Benelux niet wordt toegekomen. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. In België is het programma Popstars slechts gedurende één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie, te weten in 2001. Screentime heeft gesteld dat een serie uitzendingen doorgaans bestaat uit 10 afleveringen, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat het programma Popstars in België slechts tien keer is uitgezonden gericht op het Vlaamse publiek en nooit op een Belgische zender die zich richt op het Franstalige kijkerspubliek. Daarnaast is het Popstars — the Rivals merk nooit gebruikt voor een televisieprogramma gericht op het Belgische publiek.

4.20. subsidiair heeft Screentime gesteld dat het Popstars merk in Nederland bescherming geniet als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis UVP. Daardoor kan zij in Nederland ook op grond van ongeregistreerde merkrechten optreden tegen het gebruik door SBS c.s. van het teken ‘The Next Popstar’, aldus Screentime. Daarbij is tussen partijen in geschil welke maatstaf aangelegd moet worden voor een algemeen bekend merk en of het Popstars merk de toepasselijke drempel haalt.

4.29. Zoals hiervoor overwogen is voor bescherming als algemeen bekend merk een grote mate van bekendheid bij het relevante publiek vereist. Gelet op die hoge maatstaf, mag van Screentime ook een uitgebreide motivering en onderbouwing van haar stelling worden gevergd. Gezien de beoordeling ex mmc vormen alleen de in 4.28 geschetste artikelen uit 2012 en 2013 een onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid. Screentime heeft nagelaten om in deze procedure een onderbouwing door middel van marktonderzoek over te leggen, terwijl een dergelijke onderbouwing voor de hand zou liggen en partijen daarover reeds gedurende de kort geding zitting hebben gedebatteerd, zoals onbestreden door SBS c.s. is gesteld. Daarbij is van belang dat de titel ‘Popstars’, zoals hiervoor overwogen, van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. Alles afwegend heeft Screentime de gestelde algemene bekendheid van het merk ‘Popstars’ twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De rechtbank komt dan ook niet toe aan het door Screentime aangeboden bewijs en komt tot de slotsom dat ‘Popstars’ anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is. De daarop gegronde verbodsvorderingen komen derhalve evenmin voor toewijzing in aanmerking.