BenGH over merk NIELSON: kwade trouw en incidenteel beroep buiten de beroepstermijn

Rb. Amsterdam 15 april 2026, IEF 23650; IEF-Be 4243; C 2021/18/V ([verzoeker] tegen [verweerders]). In deze zaak tussen [verzoeker] en [verweerders] gaat het om de vraag of de Eerste Kamer van het Benelux‑Gerechtshof aanleiding ziet een arrest van de Tweede Kamer te corrigeren, waarin een Benelux‑woordmerk NIELSON (gedeeltelijk) nietig is verklaard wegens depot te kwader trouw. Daarnaast speelt de vraag of incidenteel beroep tegen een beslissing van het BBIE mogelijk is nadat de in het BVIE opgenomen beroepstermijn is verstreken. [verzoeker] heeft in 2013 het Benelux‑woordmerk NIELSON aangevraagd, dat in 2013 is ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. In 2020 hebben [verweerders] bij het BBIE een vordering ingediend tot vervallenverklaring en nietigverklaring van het merk voor de in klasse 41 aangeduide diensten. Zij hebben zich daarbij beroepen op verval wegens het ontbreken van normaal gebruik en op kwade trouw bij de aanvraag. Het BBIE heeft het merk vervallen verklaard voor een groot deel van de diensten in klasse 41, maar de inschrijving in stand gelaten voor de diensten van een DJ. Het beroep op kwade trouw is door het BBIE afgewezen. Daarbij is onder meer overwogen dat het gebruik van het teken “Mister Nielson” voor DJ‑diensten niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, dat voor DJ‑diensten normaal gebruik is aangetoond, dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat [verzoeker] ten tijde van de aanvraag geen gebruiksintentie had en dat voor de aanvraag een commerciële logica bestond. [verweerders] hebben beroep ingesteld bij de Tweede Kamer van het Benelux‑Gerechtshof. [verzoeker] heeft incidenteel beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE. De Tweede Kamer heeft dat incidentele beroep niet‑ontvankelijk verklaard omdat het na afloop van de in artikel 1.15bis BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden is ingesteld en BVIE, het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux‑Gerechtshof en het Reglement op de procesvoering geen grondslag bieden voor incidenteel beroep buiten die termijn. Voorts heeft de Tweede Kamer de beslissing van het BBIE vernietigd voor zover het beroep op kwade trouw was afgewezen. Samengevat heeft zij geoordeeld dat de inschrijving te kwader trouw is aangevraagd voor diensten die identiek zijn aan of overeenstemmen met de diensten waarvoor het teken Nielson op het moment van de aanvraag werd gebruikt, waarbij onder meer betekenis is toegekend aan de (door de Tweede Kamer vastgestelde) bekendheid van de artiest Nielson, de bekendheid van [verzoeker] met dat gebruik, diens eigen gebruik van “Mister Nielson” en diens beweegredenen voor het depot. Voor de overige diensten in klasse 41 is het merk reeds vervallen verklaard.

[verzoeker] heeft vervolgens op grond van artikel 9ter van het Verdrag een voorziening ingesteld bij de Eerste Kamer van het Benelux‑Gerechtshof tegen het arrest van de Tweede Kamer. In de voorzieningsprocedure is onder meer aan de orde gekomen of die voorziening tijdig is ingesteld, gelet op een aanvankelijk formeel gebrek (het ontbreken van de handtekening van een advocaat op een eerder ingediend verzoekschrift) dat later is hersteld. De Eerste Kamer komt tot het oordeel dat de voorziening inhoudelijk kan worden beoordeeld. Inhoudelijk volgt de Eerste Kamer de bezwaren van [verzoeker] niet. Zij bevestigt dat het geldende Benelux‑procesrecht geen mogelijkheid kent om incidenteel beroep in te stellen nadat de beroepstermijn is verstreken. Dat de Tweede Kamer in eerdere zaken wel incidenteel beroep na afloop van de termijn heeft behandeld, leidt volgens de Eerste Kamer niet tot een ander oordeel. Evenmin acht zij deze regeling in strijd met artikel 6 EVRM, nu beide partijen gedurende de beroepstermijn de mogelijkheid hadden zelfstandig beroep in te stellen. Ten aanzien van de kwade‑trouw‑beoordeling stelt de Eerste Kamer voorop dat zij is gebonden aan de door de Tweede Kamer vastgestelde feiten. Klachten die in wezen de feitelijke waardering van de Tweede Kamer betreffen, kunnen daarom niet tot vernietiging leiden. Voor zover [verzoeker] aanvoert dat de Tweede Kamer zijn verklaring over de reden voor het depot onjuist heeft weergegeven, oordeelt de Eerste Kamer dat zij aan die feitenvaststelling gebonden is en dat de uitleg die de Tweede Kamer aan die verklaring heeft gegeven niet onbegrijpelijk is. De klacht dat de Tweede Kamer buiten de rechtsstrijd is getreden door in te gaan op het onderscheid tussen “Nielson” en “Mister Nielson” faalt eveneens, nu dit oordeel in het bestreden arrest voortbouwt op eerdere beslissingen van het BBIE en het onderwerp in de procedure aan de orde is geweest. Andere klachten worden afgewezen omdat zij geen rechtsvraag aan de orde stellen of onvoldoende zijn onderbouwd in het licht van de eisen van het Reglement op de procesvoering. De Eerste Kamer verklaart de gevraagde voorziening ongegrond. Het arrest van de Tweede Kamer blijft in stand; [verzoeker] wordt in de kosten van de voorzieningsprocedure veroordeeld.

20. Ten eerste klaagt het onderdeel onder 2.1-2.2 dat de Tweede Kamer heeft miskend dat uit de in rov. 25 e.v. opgenomen bewijzen dat de naam ‘Nielson’ [verweerder] in 2007, 2008 en 2011 gebruikte zonder de toevoeging DJ en/of Mister, blijkt dat geen sprake kan zijn geweest van kwade trouw ten tijde van het aanvragen van het merk op 10 juni 2013.

21. Deze klacht kan niet tot vernietiging leiden, reeds omdat zij geen rechtsvraag aan de orde stelt (art. 5.1 lid 2 Reglement op de procesvoering). Daar komt bij dat de Tweede Kamer in rov. 29-30 heeft vastgesteld dat [verweerders] het teken Nielson in 2007 en 2008 incidenteel heeft gebruikt voor muziekactiviteiten en dat hij vanaf 2009 slechts (en dan nog beperkt) gebruik heeft gemaakt van 7 het teken Mister Nielson voor DJ/muziekactiviteiten. Aan deze feitelijke vaststelling, die niet onbegrijpelijk is, is de Eerste Kamer gebonden (art. 5.1 lid 3 Reglement op de procesvoering).

22. Ten tweede klaagt het onderdeel onder 2.2-2.3 dat de Tweede Kamer in rov. 27 een verklaring van [verzoeker] onjuist heeft weergegeven en vervolgens heeft gebruikt als grondslag voor haar beslissing. In de desbetreffende rechtsoverweging heeft de Tweede Kamer overwogen dat [verzoeker] heeft gesteld dat de reden voor hem om het merk aan te vragen was gelegen in de toenemende bekendheid van Nielson ([verweerder]) en de angst dat [verweerder] c.s. het gebruik (van Mister Nielson) zouden kunnen verbieden, hetgeen hij wilde voorkomen. Volgens [verzoeker] is dit een onjuiste weergave van wat hij heeft aangevoerd, namelijk: “De feitelijke reden van de registratie van de naam Nielson is, dat ik hoe dan ook wilde voorkomen dat ik de naam Nielson moest afstaan, aangezien ik aantoonbaar deze naam eerder dan Nielson [verweerder] in het economisch verkeer heb gebruikt.”

24. Ten derde klaagt het onderdeel onder 2.4-2.5 dat de Tweede Kamer in rov. 33 van het bestreden arrest zelf een grond heeft bijgebracht die niet door partijen in het geschil was betrokken. Partijen zijn volgens de klacht namelijk niet opgekomen tegen het oordeel van het Bureau dat de plaatsing van de Engelse aanspreektitel voor een man voor het merk dat op zijn beurt een voornaam is, leidt tot een gebruik dat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk

25. Deze klacht kan niet slagen op de gronden genoemd in de conclusie van de AdvocaatGeneraal onder 3.33. De klacht is gericht tegen een overweging die ten overvloede is gegeven, zodat belang bij de klacht ontbreekt. Bovendien heeft [verzoeker] zelf in de procedure bij de Tweede Kamer in zijn verweerschrift de relevantie van het element ‘Mister’ aangesneden.

27. Ten slotte betoogt het onderdeel onder 2.9 dat van kwade trouw geen enkele sprake kan zijn, nu uit de eigen Benelux-merkinschrijving van [verweerders] zou blijken dat deze zelf pas op 22 december 2021 van plan was om een merk te gaan gebruiken in de klassen 9, 25, 38 en 41. Volgens de klacht is deze inschrijving van [verweerders] in feite te kwader trouw, niet die van [verzoeker].

28. Deze klacht kan niet slagen, reeds omdat zij niet duidelijk maakt waar dit betoog door [verzoeker] eerder in de procedure is aangevoerd; in het onderdeel wordt ook niet verwezen naar vindplaatsen in de stukken (zie ook art. 5.6 lid 3 Reglement op de procesvoering).