BenGH: beroep op niet-geregistreerd Tsjechisch merk strandt bij gebrek aan onderbouwing

BenGH 2 juni 2026, IEF 23644; IEFbe 4241; C 2025/12 (Mogador tegen Panon). In deze zaak tussen Mogador s.r.o. en Panon Healthy Food d.o.o. staat een oppositie tegen een Benelux-woord-/beeldmerk voor rijstepap en rijstproducten centraal. Mogador beroept zich daarbij op artikel 2.14 lid 2 onder b jo. artikel 2.2ter lid 3 onder b BVIE en stelt dat Panon een teken heeft aangevraagd waarop zij oudere niet-geregistreerde Tsjechische merkrechten bezit. Het Benelux-Gerechtshof moet beoordelen of Mogador voldoende heeft aangetoond dat zij naar Tsjechisch recht als houdster van dergelijke oudere merkrechten kan worden aangemerkt. Panon heeft bij het BBIE een Benelux-woord-/beeldmerk aangevraagd voor rijstepap en rijstproducten voor het snel bereiden van gerechten in klasse 30. Mogador heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld. Volgens Mogador was sprake van oudere niet-geregistreerde merken waarvan zij houdster was en had Panon het teken als vertegenwoordiger of handelspartner zonder toestemming op eigen naam aangevraagd. Het BBIE wees de oppositie af, waarna Mogador beroep instelde bij het Benelux-Gerechtshof. Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling verwerpt het Hof een ontvankelijkheidsverweer van Panon. Het Hof oordeelt op basis van het BVIE en het Reglement op de procesvoering dat, nu de beroepstermijn op een zondag verstreek, de vervaldag verschoof naar de eerstvolgende werkdag (2 juni 2025), zodat het beroep tijdig is ingesteld.Het Hof stelt voorop dat artikel 2.2ter lid 3 onder b BVIE ertoe strekt misbruik door gemachtigden of vertegenwoordigers van een merkhouder tegen te gaan. Het Hof wijst erop dat een beroep op deze bepaling alleen kan slagen wanneer onder meer vaststaat dat de opposant houder is van een ouder merk. Dat begrip omvat niet alleen ingeschreven merken, maar kan ook niet-geregistreerde merken omvatten, voor zover het recht van het land van oorsprong dergelijke rechten erkent.

Volgens Mogador worden niet-geregistreerde merken erkend onder Tsjechisch recht. Zij verwees daarbij naar artikel 7 lid 1 onder e van de Tsjechische Merkenwet, Tsjechische rechtspraak en literatuur. Daarnaast voerde zij aan dat zij de betrokken tekens sinds 2012 gebruikte op productverpakkingen en dat deze producten onder meer naar Servië werden geëxporteerd. Ter onderbouwing legde zij facturen en verklaringen over. Het Hof oordeelt dat uit artikel 7 lid 1 onder e van de Tsjechische Merkenwet wel volgt dat gebruikers van niet-geregistreerde merken oppositie kunnen instellen, maar niet welke voorwaarden gelden voor erkenning van een niet-geregistreerd merk. Ook de door Mogador overgelegde rechtspraak, literatuur en overige stukken verschaffen volgens het Hof onvoldoende duidelijkheid over de criteria die het Tsjechische recht stelt. Uit die stukken lijkt juist te volgen dat factoren als duur, plaats en intensiteit van het gebruik, alsmede de bekendheid van het teken bij het relevante publiek, een rol spelen. Nu Mogador niet heeft uiteengezet welke concrete vereisten naar Tsjechisch recht gelden voor het ontstaan of de erkenning van een niet-geregistreerd merk, kan het Hof niet toetsen of aan die vereisten is voldaan. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld dat Mogador houdster is van een ouder merk in de zin van artikel 2.2ter lid 3 onder b BVIE. Het Benelux-Gerechtshof verwerpt het beroep en laat de beslissing van het BBIE in stand. Mogador wordt veroordeeld in de kosten van de procedure bij het Hof, vastgesteld op € 600.

15. Om te voorkomen dat de betwiste aanvraag wordt ingeschreven, moeten de volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld :

1) De opposant is houder van een ouder merk.

2) De verweerder is of was gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk.

3) De aanvraag is in naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger en zonder toestemming van de houder ingediend zonder dat er legitieme redenen zijn die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen.

4) De aanvraag betreft wezenlijk gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of soortgelijke waren of diensten.

16. Het begrip merk ziet in dit verband niet alleen op ingeschreven merken maar ook op niet-ingeschreven merken, maar alleen voor zover het recht van het land van oorsprong dergelijke rechten erkent. Het is daarbij irrelevant of de aan het oudere merk verbonden rechten gelden binnen de Europese Unie.

19 Dat onder Tsjechisch recht de mogelijkheid bestaat van erkenning van nietgeregistreerde merken volgt uit artikel 7 lid 1 onder e van de Tsjechische Merkenwet. Dat artikel geeft immers de mogelijkheid van oppositie door de gebruiker van een niet-geregistreerd merk. Uit dit artikel volgt echter niet aan welke voorwaarden een niet-geregistreerd merk moet voldoen voor erkenning als zodanig onder Tsjechisch recht. De overige stukken die verzoekster heeft overgelegd (delen uit rechterlijke beslissingen en handboeken) geven evenmin duidelijkheid over de criteria die naar Tsjechisch recht gelden voor erkenning van een niet-geregistreerd merk. Verzoekster stelt op basis van die stukken dat men door het enkele gebruik van het betwiste teken in het handelsverkeer nietgeregistreerde merken verwerft. Die stelling kan niet gevolgd worden. Uit die stukken volgt in elk geval dat voorwaarden lijken te worden gesteld aan de duur, de plaats en de intensiviteit van het gebruik alsmede de bekendheid van de consument met een niet-geregistreerd merk. Verzoekster heeft echter nagelaten om aan te geven welke specifieke eisen gelden voor erkenning als nietgeregistreerd merk in Tsjechië. Nu deze criteria onduidelijk zijn gebleven, kan het hof niet toetsen of daaraan in casu is voldaan en dus ook niet vaststellen of verzoekster zich kan beroepen op een ouder merk. Reeds om die reden kan verzoekster geen beroep doen op art. 2.2ter lid 3 onder b BVIE.