Hof van Cassatie: Ompakking Cozaar is objectief noodzakelijk om effectieve toegang tot markttoetreding te waarborgen

Hof van Cassatie van België 7 november 2016, IEFbe 2013; C.15.0206.N (MSD tegen PI Pharma) Merkenrecht. Het Hof van Beroep Brussel [IEFbe 1141] bepaalde eerder dat MSD zijn merkrecht gebruikt tot kunstmatige afscherming van de interne markt. Dergelijk verzet is echter slechts toegestaan indien ompakking uitsluitend is ingegeven door nastreving van een commercieel voordeel voor de parallelimporteur. De herverpakking naar ander formaat is in dit geval echter objectief noodzakelijk, omdat dit vermijdt dat PI Pharma effectieve toegang tot de Belgische markt wordt geweigerd. Indien de importeur dit product slechts op een beperkt deel van de markt van deze lidstaat kan afzetten, kan dat deel samenvallen met de markt van het product van de merkhouder in een welbepaald verpakkingsformaat in de lidstaat van invoer.

Een ompakking van het product is in dat geval objectief noodzakelijk om een effectieve toegang tot de markt van die lidstaat te waarborgen. Uit rechtspraak (Bristol-Myer-squibb, Upjohn, The Wellcome Foundation, Boehringer I) volgt dat de nationale rechter de voorwaarde van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking moet onderzoeken op het ogenblik dat het geneesmiddel op de markt wordt gebracht in de lidstaat van invoer. Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep

3. Uit bovenstaande rechtspraak volgt duidelijk dat, om te bepalen of het verzet van een merkhouder tegen een ompakking tot een kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen, moet worden onderzocht in welke mate het door de parallelimporteur ingevoerde product in het verpakkingsformaat van de lidstaat van uitvoer kan worden afgezet op de gehele markt van het relevante product van de lidstaat van invoer.

Indien de importeur dit product slechts op een beperkt deel van de markt van deze lidstaat kan afzetten, kan dat deel samenvallen met de markt van het product van de merkhouder in een welbepaald verpakkingsformaat in de lidstaat van invoer.

Een ompakking van het product is in dat geval objectief noodzakelijk om een effectieve toegang tot de markt van die lidstaat te waarborgen.

Een prejudiciële vraag dient derhalve desbetreffend niet te worden gesteld.

9. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet artikel 7.2 Merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij de door de importeur uitgevoerde ompakking objectief noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer (H.v.J., 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a., r.o. 56; H.v.J., 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd, r.o. 23).

De nationale rechter dient derhalve te onderzoeken, of de omstandigheden ten tijde van het op de markt brengen in de lidstaat van invoer, die ompakking objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het geneesmiddel in die lidstaat op de markt te kunnen brengen (H.v.J., 12 oktober 1999, Upjohn, C-379/97, r.o. 43; H.v.J., 23 april 2002, Boehringer I, C-143/00, r.o. 46).
Dit is het geval wanneer de door de parallelimporteur gekochte geneesmiddelen in de lidstaat van invoer niet in hun oorspronkelijke verpakking kunnen worden verhandeld op grond van, met name, een regeling – of een nationale praktijk in die zin – die slechts verpakkingen van een bepaald formaat toestaat, ziektekostenverzekeringsvoorschriften die de vergoeding van ziektekosten afhankelijk stellen van het verpakkingsformaat, of gevestigde recepteergewoonten van artsen die onder meer gebaseerd zijn op door beroepsorganisaties en ziektekostenverzekeringsinstanties aanbevolen formaatnormen (H.v.J., 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a., r.o. 53; H.v.J., 23 april 2002, Boehringer I, C-143/00, r.o. 47)

10. Uit deze rechtspraak volgt dat de nationale rechter de voorwaarde van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking moet onderzoeken op het ogenblik dat het geneesmiddel op de markt wordt gebracht in de lidstaat van invoer.

Het bewijs van deze objectieve noodzakelijkheid kan worden geleverd door alle middelen van recht, met inbegrip van vermoedens die blijken uit feiten die dateren van na het op de markt brengen van het geneesmiddel in de lidstaat van invoer.