Vragen aan HvJ EU over reclame maken voor imitatieproducten in ander land en de bevoegdheid van de Uniemerkrechter

Prejudicieel gestelde vragen gesteld aan HvJ EU 12 februari 2018, IEF  17644; IEFbe 2555; C-172/18 (AMS Neve tegen Heritage Audio) Bevoegdheid. Merkenrecht. Verzoekers produceren, verkopen en leveren audioapparatuur in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Zij stellen dat verweerders inbreuk hebben gepleegd op hun Uniemerk en hun twee Britse nationale merken door reclame te maken voor imitaties van hun producten en deze goederen te verkopen en te leveren aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Verzoekers hebben een inbreukprocedure ingesteld bij de Britse merkenrechtbank (IPEC). Verweerders hebben een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. De IPEC-rechter is van oordeel dat zij krachtens artikel 7 van verordening nr. 1215/2012 bevoegd is ten aanzien van inbreuken op de Britse nationale merken, aangezien het schadeveroorzakende feit zich dan heeft voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk. Voorts stelt de IPEC dat zij niet bevoegd is ten aanzien van inbreuken  op het Uniemerk, gelet op artikel 97(5) van de gecodificeerde Uniemerkverordening, aangezien de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden Spanje is, waar verweerders stappen hebben ondernomen om de desbetreffende tekens op hun website te plaatsen.

Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van de IPEC-rechter voor zover deze had geoordeeld dat hij  niet bevoegd was voor de beweerde inbreuken op het Uniemerk. Partijen zijn het erover eens dat uit het arrest Coty Germany volgt dat krachtens artikel 97(5) van de gecodificeerde Uniemerkverordening rechtsbevoegdheid toekomt aan de rechtbanken van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, waardoor één van de twee plaatsen van rechtsbevoegdheid volgens artikel 7(2) van verordening 1215/2012 wordt uitgesloten.

De verwijzende rechter wenst te vernemen of en, zo ja, onder welke omstandigheden het feit dat een onderneming in lidstaat A een advertentie plaatst op een website die op consumenten in lidstaat B is gericht, voldoende is om krachtens artikel 97(5) van de gecodificeerde Uniemerkverordening bevoegdheid te verlenen aan een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B, en verzoekt derhalve om uitlegging van artikel 97(5) van deze verordening.

Prejudiciële vragen:

Wanneer een onderneming gevestigd is in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om reclame te maken voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op handelaars en consumenten in lidstaat B:

i)          is een rechtbank voor het Uniemerk in lidstaat B in dat geval bevoegd om kennis te nemen van een vordering die is ingesteld wegens een inbreuk op het Uniemerk met betrekking tot het adverteren en te koop aanbieden van de waren op het grondgebied van lidstaat B?
ii)         indien dat niet het geval is, welke andere criteria moet die rechtbank voor het Uniemerk dan in aanmerking nemen om te bepalen of zij al dan niet bevoegd is om die vordering af te doen?
iii)        voor zover het antwoord op de vraag onder ii) vereist dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk nagaat of de onderneming op actieve wijze stappen heeft gezet in lidstaat B, aan de hand van welke criteria kan dan worden onderzocht of dit inderdaad het geval is?