Update WIPO’s LRO-beslissingen (new gTLD objections)

Bijdrage ingezonden door Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.
WIPO is druk doende Panelbeslissingen te publiceren inzake de zogenaamde Limited Right Objections (LRO) tegen aanvragen voor nieuwe generieke top level domains (de new gTLDs, bijvoorbeeld .mail, .home en .google). Zie IEF 12878 en IEF 12942 voor een overzicht van de eerste zaken die in dit kader bekend zijn gemaakt. Waar de WIPO-experts in het begin louter objections leken af te wijzen, zien we sinds kort ook toewijzingen binnen druppelen.

De LRO basis
Voor de volledigheid, LRO-beslissingen betreffen klachten tegen new gTLDs die conflicteren met, al dan niet geregistreerde, merken (of namen van intergouvernementele organisaties). Probleem: hoe vind je de balans tussen de ‘internationale’ gTLD-aanvraag en eventueel botsende nationale merkrechten? Merkregistraties zijn immers in beginsel nationaal/communautair en gelijke merken kunnen in verschillende landen door deze territoriale afbakening gelijktijdig prima naast elkaar bestaan. De aanvraag voor een internationaal te gebruiken new gTLD doorkruist deze afbakening en zorgt voor potentiële botsingen tussen merken in verschillende jurisdicties. Huis-tuin-en-keuken merkenrecht biedt volgens ICANN voor dit probleem onvoldoende soelaas. De LRO-regels stellen daarom aanvullende eisen. Iets vergelijkbaars zien we in de regels voor andere TLD’s, zoals de UDRP, die geldt voor bijvoorbeeld ‘.com’, waar ‘kwade trouw’ een aanvullend vereiste is. De LRO-regels kiezen voor een andere benadering. Een klager kan met succes een new gTLD-aanvraag blokkeren, mits deze aanvraag:

1. takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
2. unjustifiably impairs the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
3. otherwise creates an impermissible likelihood of confusion [..]. (§3.5.2 Application Guidebook)

Hierbij introduceren met name de bestanddelen “unjustifiably” en “impermissible” een aanvullende open redelijkheidstoets. Het is bedoeling dat de expert(s) die over de LRO beslist deze normen invult door een hele waslijst aan niet-exclusieve factoren in overweging te nemen:

1. Whether the applied-for gTLD is identical or similar, including in appearance, phonetic sound, or meaning, to the objector’s existing mark.
2. Whether the objector’s acquisition and use of rights in the mark has been bona fide.
3. Whether and to what extent there is recognition in the relevant sector of the public of the sign corresponding to the gTLD, as the mark of the objector, of the applicant or of a third party.
4. Applicant’s intent in applying for the gTLD, including whether the applicant, at the time of application for the gTLD, had knowledge of the objector’s mark, or could not have reasonably been unaware of that mark, and including whether the applicant has engaged in a pattern of conduct whereby it applied for or operates TLDs or registrations in TLDs which are identical or confusingly similar to the marks of others.
5. Whether and to what extent the applicant has used, or has made demonstrable preparations to use, the sign corresponding to the gTLD in connection with a bona fide offering of goods or services or a bona fide provision of information in a way that does not interfere with the legitimate exercise by the objector of its mark rights.
6. Whether the applicant has marks or other intellectual property rights in the sign corresponding to the gTLD, and, if so, whether any acquisition of such a right in the sign, and use of the sign, has been bona fide, and whether the purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent with such acquisition or use.
7. Whether and to what extent the applicant has been commonly known by the sign corresponding to the gTLD, and if so, whether any purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent therewith and bona fide.
8. Whether the applicant’s intended use of the gTLD would create a likelihood of confusion with the objector’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the gTLD. (§3.5.2 Application Guidebook)

Kortom, een prachtige ‘multiculturele’ cocktail van merkenrechtelijke factoren, die de expert(s) houvast moet bieden (maar tegelijkertijd weinig concreet voorschrijft wat nu precies ‘impermissible’ of ‘unjustifiable’ is). Dit maakt de LRO-beslissingen er niet eenvoudiger op, maar zorgt wel voor boeiende ontwikkelingen en uitkomsten.

Tot nu toe blijken de regels objectors veelal in moeilijkheden te brengen. Op hen rust namelijk de volledige bewijslast (artikel 20(c) Procedure). Het blijkt niet zo makkelijk om aan deze bewijslast voor de nieuwe LRO-regels te voldoen. Menig objector lijkt hier onderuit te gaan, vermoedelijk omdat zij vertrouwden op de hun bekende nationale stel- en bewijsplichten.¹

De eerste LRO toewijzingen
Gelukkig gaat het niet iedere keer mis. Tot nu toe zijn de volgende LRO’s toegewezen en recent gepubliceerd:

.delmonte (LRO 2013-0001)
Het Amerikaanse Del Monte treedt op tegen de aanvraag voor ‘.delmonte’ van haar licentienemer, het Europese Del Monte. De Amerikanen beschikken over verschillende internationale merken. De Europeanen stellen sinds 2011 houder te zijn van een merk in Zuid-Afrika. Twee van de expert-panelleden vinden dat sprake is van een “impermissible likelihood of confusion” en besluiten tot toewijzing van de klacht. Zij vermoeden onder andere kwade trouw aan de zijde van het Europese Del Monte bij het verkrijgen van de Zuid-Afrikaanse merken en gaan ervan uit dat de aanvraag van de gTLD in strijd is met de licentieovereenkomst. Het derde expert-panellid is het daarmee niet eens en ‘dissent’. Hij verwijst onder meer naar de hiervoor besproken bewijslastverdeling en vindt dat klager, het Amerikaanse Del Monte, had moeten aantonen dat de verkrijging van de Zuid-Afrikaanse merken door het Europese Del Monte te kwader trouw was. De overige twee expert-panelleden gingen hier van uit op basis van de gebrekkige bewijsvoering en uitleg van het Europese Del Monte.

.direct (LRO 2013-005)
De grootste satelliettelevisieaanbieder van Amerika, DirecTV, klaagt over de aanvraag van .direct, door concurrent Dish. Het expert-panel oordeelt unaniem dat de aanvraag op alle vlakken inbreuk maakt op de rechten van DirecTV. Zij overwegen dat de gTLD (.direct) overeenstemt met het merk DirecTV en te kwader trouw door Dish is aangevraagd om de bedrijfsactiviteiten van DirecTV te frustreren. Het verweer dat de gTLD een beschrijvende term betreft wordt gepasseerd, omdat de panelleden ervan overtuigd zijn dat Dish zich enkel richtte op het merk van een concurrent. Verder trekt het expert-panel de representativiteit van een door Dish overgelegd marktonderzoek in twijfel. Opvallend is dat het expert-panel geen overweging wijdt aan de bewijslastverdeling.

.weibo/.微博 (LRO 2013-0040/2013-0041)
Het Chinese Sina, aanbieder van de Twitterachtige dienst Weibo, dient een klacht in tegen de aanvragen .微博 en .weibo (de pinyin omzetting van 微博) door concurrent Tencent. Sina beroept zich op haar Chinese merken. Tencent verweert zich en stelt dat ‘weibo’ beschrijvend is voor Twitterachtige microblogdiensten. Het is onduidelijk of de term ‘weibo’ verwaterd is, of dat hier een afgeleide betekenis vanuit gaat. Twee van de expert-panelleden, beide met een Chinese achtergrond, wijzen de LRO toe. Zij zijn van mening dat zolang het merk van klager Sina niet nietig is verklaard, verondersteld mag worden dat het niet beschrijvend is. Het feit dat Tencent het teken al meerdere jaren te goeder trouw gebruikt doet hier niet aan af. Het derde expert-panellid, al wijzend op zijn onbekendheid met de Chinese taal, concludeert dat hij niet met de beslissing kan instemmen. Hij overweegt onder andere dat de voortdurende co-existentie van beide merken vragen oproept over de onderscheidingskracht van het merk. Het feit dat het merk nog niet nietig is verklaard zou onvoldoende grondslag bieden om aan te nemen dat het niet beschrijvend is. Hij gaat expliciet niet zo ver dat Sina niet aan haar bewijslast heeft voldaan, maar acht het wel noodzakelijk dat partijen aanvullende opmerkingen indienen.

Kijk op de WIPO-website voor een overzicht van andere LRO-uitspraken en nieuwe beslissingen.

Joran Spauwen

¹DotMusic Limited v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0058; DotMusic Limited v. Victor Cross, WIPO Case No. LRO2013-0062; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031; Defender Security Company v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0032); Coach, Inc. v. Koko Island, LLC, WIPO Case No. LRO20130-0002; Academy, Ltd, d/b/a/ Academy Sports + Outdoors v. Half Oaks, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0003; hibi (UK) Limited v. Telstra Corporation Limited, WIPO Case No. LRO2013-0013; TLDDOT GmbH v. InterNetWire Web-Development GmbH, WIPO Case No. LRO2013-0052; AC Webconnecting Holding B.V. v. United TLD Holdco Ltd, WIPO Case No. LRO2013-0006; Latin American Telecom, LLC v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0055; Biotechnology Industry Organization v. Starting Dot, WIPO Case No. LRO2013-0056; United States Postal Service v. Victor Dale, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0047; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031