The clash of the Bulls - The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip ‘geldige reden’ nader verklaard door HvJ EU

H. Bongers, 'The clash of the Bulls - The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip ‘geldige reden’ nader verklaard door HvJ EU’, IEF 13720.

Parallel gepubliceerd van de website IE-Forum.nl; Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn. Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari [IEF 13512] jongstleden is het dan zo ver... Eindelijk de ‘geldige reden’ (nader) verklaard door het Europese Hof! Waar het Hof in het bekende Interflora [IEF 10209] arrest al een tip van de sluier oplichtte wordt er nu door het Hof specifiek ingegaan op het begrip ‘geldige reden’. Dient dit begrip restrictief te worden opgevat, in die zin dat er sprake moet zijn van een onontkoombare noodzaak of een objectief dwingende reden? Of kan het begrip een stuk ruimer worden opgevat en is het ook mogelijk om in andere omstandigheden, zoals gebruik te goeder trouw voordat het bekende merk gedeponeerd werd, een geslaagd beroep op de ‘geldige reden’ te doen?

(...) In navolging van het Interflora arrest is nu door het Hof duidelijk gemaakt dat het begrip ‘geldige reden’ niet restrictief geïnterpreteerd dient te worden. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van de merkhouder en de marktdeelnemer die een beroep doet op de geldige reden. Dit houdt in dat het begrip niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die het teken gebruik dat overeenstemt met het merk. Zo kan het de merkhouder uit hoofde van een geldige reden worden verplicht een derde te tolereren die een teken dat overeenstemt met het merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Heeft de Bull in The Bulldog nu gewonnen? Het lijkt er veel op maar het is nog niet geheel zeker. Om na te gaan of er sprake is van ‘gebruik te goeder trouw’ moet er in dat verband volgens het Hof in het bijzonder rekening worden gehouden met de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek, de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk. Het is uiteraard aan de nationale rechter om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. And the story of the bulls will be continued…

Henrike Bongers